Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2014 по делу n А08-2171/2012. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

истца, ответчик произвел и продал, по меньшей мере, 101 изделие. Указанный вывод истец сделал исходя из того, что приобретённая ООО «Лекс» у ответчика «Машина тестоокруглительная БТО, модель «БТО-50 Р» по договору купли-продажи имеет серийный номер 101 и дату изготовления 19.02.2009 г.

В целях определения размера неполученного дохода по ходатайству ЗАО НПП Фирма «Восход» суд первой инстанции определением от 21.06.2013 г. назначил по делу судебную экспертизу.

На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы:

- каковы структура и размер убытков ЗАО Научно-производственное предприятие фирма «Восход» (как патентообладателя изобретений «Машина округления заготовок теста», патент РФ № 2247500 и «Машина округления заготовок теста», патент РФ № 2246833) от использования ЗАО «Белогорье» при производстве 101 единицы изделий «Машина тестоокруглителъная БТО-50, БТО-50Р, БТО-50у БТО-50э» патентов РФ  № 2247500 и № 2246833 за период с 2003 года по 2010 годы?

- каковы структура и размер убытков ЗАО Научно-производственное предприятие фирма «Восход» (как патентообладателя изобретений «Машина округления заготовок теста», патент РФ № 2247500 и «Машина округления заготовок теста», патент РФ № 2246833) от использования ЗАО «Белогорье» при производстве изделий «Машина тестоокруглителъная БТО-50, БТО-50Р, БТО-50у БТО-50э» патентов РФ № 2247500 и                       № 2246833 за период с 02 марта 2009 года по 2010 год?

Согласно заключению эксперта Костина А.В. от 05.11.2013 г. размер убытков ЗАО НПП Фирма «Восход» от использования ЗАО «Белогорье» при производстве 101 единицы изделий «Машина тестоокруглителъная БТО-50, БТО-50Р, БТО-50у БТО-50э» патентов РФ № 2247500 и                       № 2246833 за период с 2003 г. по 2010 г. составляет 16 560 000 руб.

Размер убытков ЗАО НПП Фирма «Восход» от использования ЗАО «Белогорье» при производстве изделий «Машина тестоокруглителъная БТО-50, БТО-50Р, БТО-50у БТО-50э» патентов РФ № 2247500 и                   № 2246833 за период с 02.03.2009 г. по 2010 г. составляет 4 990 000 руб., из которых 3 490 000 значение упущенной выгоды и 1 499 042 руб. 32 коп. (округленно 1 500 000 руб.) расходы по восстановлению нарушенного права.

При этом в заключении эксперта (т. 14 л.д. 147) указано, что в материалах дела № А08-2171/2012 и в поставленных судом вопросах имеются неопределенность в отношении сведений о точных датах начала и окончания нарушения и о количестве контрафактных изделий за год, изготовленных ЗАО «Белогорье» с использованием патентов РФ                    № 2247500 и № 2246833 за период с 2003 по 2010 год. Экспертом для целей расчетов по первому вопросу в качестве начальной даты периода нарушения из двух спорных дат принята дата, соответствующая дате регистрации патента РФ № 2247500 в государственном реестре изобретений РФ - 10.03.2005 г. Общее количество изготовленных ЗАО «Белогорье» изделий - 101 единица эксперт делит на меньшее количество дней. Рассчитанное количество эксперт применяет к периоду, указанному во втором вопросе определения суда.

Как правильно указал арбитражный суд области, принятое экспертом к расчету упущенной выгоды количество, произведенных ЗАО «Белогорье» тестоокруглительных машин за период с 02.03.2009 г. по 2010 год не соответствует представленным в материалы дела первичным документам.

Кроме того из экспертного заключения следует, что упущенная выгода определялась экспертом на основе расчета суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствие со ст. 395 ГК РФ.

Эксперт Костин А.В. был вызван судом первой инстанции в судебное заседание для дачи пояснений по выполненному им по экспертному заключению (ч. 3 ст. 86 АПК РФ).

Из пояснений эксперта следует, что диплома о высшем экономическом образовании он не имеет, а выводы экспертного заключения не носят однозначный характер, имеют погрешность с учетом объема представленных доказательств. В экспертном заключении выдан диапазон, и выводы находятся в середине диапазона. Проанализировав данные, полученные от истца и от ответчика, эксперт исходил из большего значения упущенной выгоды, руководствуясь ст. 15 ГК РФ. Принимая во внимание, что убытки носят определенный временной характер, при расчете упущенной выгоды эксперт ориентировался на ставку банковского процента.

Между тем, согласно Методическим рекомендациям по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности, утвержденными Министерством имущества Российской Федерации от 26.11.2002 г. № СК-4/21297 при определении рыночной стоимости следует учитывать, в том числе, такие факторы, как текущее использование объекта интеллектуальной собственности; наиболее вероятные емкость и долю рынка, издержки на производство и реализацию продукции, выпускаемую с использованием объекта интеллектуальной собственности; объем и временную структуру инвестиций, требуемых для освоения и использования объекта интеллектуальной собственности в той или иной отрасли; стадии разработки и освоения объекта интеллектуальной собственности; возможность и степень правовой защиты; объем передаваемых прав и других условий договоров о создании и использовании объекта интеллектуальной собственности; способ выплаты вознаграждения за использование объекта интеллектуальной собственности и другие.

В данном случае экспертом Костиным А.В. в заключении от 05.11.2013 г. вышеуказанные требования учтены не были.

С учетом изложенных обстоятельств, суд области пришел к обоснованному выводу о несоответствии заключения от 05.11.2013 г. требованиям ст. 86 АПК РФ, в связи с чем правильно признал его недопустимым доказательством, подтверждающим обоснованность размера заявленной к взысканию истцом упущенной выгоды.

Возражая против требований истца о взыскании упущенной выгоды, ответчик заявил о пропуске ЗАО НПП Фирма «Восход» срока исковой давности по заявленному требованию.

В обоснование указанного заявления ответчик ссылался на несостоятельность довода истца о том, что ему стало известно о нарушении его прав после приобретения посредством ООО «Лекс» тестоокруглительной машины.

В частности, ответчик указал, что из представленных документов и пояснений самого истца следует, что ЗАО НПП Фирма «Восход» заключило договор с группой компаний «Альфа-Информ» об оказании детективных услуг по оказанию помощи и содействия по факту предотвращения незаконных действий со стороны ЗАО «Белогорье» еще 01.11.2008 г. Следовательно, обращаясь в группу компаний «Альфа-Информ» за оказанием помощи по факту предотвращения незаконных действий со стороны ЗАО «Белогорье», истец уже 01.11.2008 г. знал о соответствующих действиях ЗАО «Белогорье».

В силу ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

В силу п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Рассмотрев указанные доводы ответчика, арбитражный суд области признал их состоятельными и, учитывая показания свидетелей, допрошенных в ходе судебного разбирательства дела по ходатайству ответчика, из которых следует, что в октябре 2002 года ЗАО «Белогорье» выставило машину БТО на выставке «Современное хлебопечение», участником которой также являлось ЗАО НПП Фирма «Восход», пришел к обоснованному выводу, что с указанного времени (с момента выставления ЗАО «Белогорье» промышленного образца на выставке «Современное хлебопечение») истец должен был узнать о нарушении своего права.

Однако доказательств, свидетельствующих о принятии ЗАО НПП Фирма «Восход» в указанный период каких-либо действий, направленных на установление нарушений его прав, суду представлено не было.

Как правильно указал суд первой инстанции, при должной степени заботливости и осмотрительности истец, как участник гражданских правоотношений, должен был узнать о возможных нарушениях его прав в любое время после демонстрации изделия на выставке.

Таким образом, поскольку ЗАО НПП Фирма «Восход» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском 22.02.2012 г., что подтверждается накладной (экспедиторской распиской) (л.д. 164, т. 2), учитывая обстоятельство заключения 01.11.2008 г. ЗАО НПП Фирма «Восход» с ООО ОЧДП «Альфа-Информ» договора об оказании детективных услуг     № 0111/3-08 в связи нарушением патентных прав ЗАО НПП Фирма «Восход», срок исковой давности по требованию о возмещении убытков в виде упущенной выгоды (три года с 22.02.2009 г. по 22.02.2012 г.) был ЗАО НПП Фирма «Восход» пропущен.

В этой связи в удовлетворении исковых требований ЗАО НПП Фирма «Восход» в части взыскания с ЗАО «Белогорье» упущенной выгоды в размере 15 060 000 руб. арбитражным судом области отказано правильно.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» данная часть ГК РФ применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 01.01.2008 г., данная часть применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31.12.2007 г. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой ГК РФ, продолжают охраняться в соответствии с правилами названной части ГК РФ.

Статьей 12 Патентного закона Российской Федерации от     23.09.1992 г. № 3517-1 установлено, что любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

Согласно ст. 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376). Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (п. 2 ст. 1377).

В силу п. 1 ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

При установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

а) использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению (п. 3 ст. 1358 ГК). Сама тождественность решения, использованного преждепользователем, доказывается судебной экспертизой;

б) независимость создания тождественного решения. Независимость проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя: это означает, что решение «не было разработано на основе описаний, чертежей, моделей лица, получившего патент на полезную модель».

в) добросовестность использования решения.

г) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта.

д) объем преждепользования.

Как правильно указал суд первой инстанции, установление более ранней даты использования тождественного решения, чем дата приоритета изобретения, еще не является достаточным условием для возникновения права преждепользования, право преждепользования - это право не просто использовать тождественное решение, но использовать его в определенном объеме (без расширения объема использования, достигнутого или намеченного к использованию до даты приоритета).

Соответственно, ответчик при ссылке на свое право преждепользования должен указать на объем использования и представить доказательства этого объема.

Бремя доказывания обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение права преждепользования, возлагается на лицо, заявляющее о наличии у него данного права (ст. 65 АПК РФ).

Заявляя встречные исковые требования, о признании права преждепользования на техническое решение (патенты РФ № 2246833 от 27.02.2005 г. приоритет от 14.05.2002 г. и № 2247500 от 10.03.2005 г. приоритет от 14.05.2003 г.) в тестоокруглительной машине БТО 50 Р, ЗАО «Белогорье» ссылалось на то, что решение изготовить тестоокруглитель с регулируемыми желобами по аналогии с машиной «Glimek», желоба и конус изготовить с фторопластовым покрытием, механизм просеивания муки изготовить из нержавеющего суперзеркала принято в августе                   2002 г., что отражено в п. 6 протокола совещания у Генерального директора ЗАО «Белогорье» о подготовке оборудования к выставке. Во исполнении принятого на совещании решения, в период с сентября 2002 г. по январь 2003 г. специалистами общества проведены необходимые расчеты конструкции тестоокруглительной однотипной машины БТО - 50, БТО - 50Р, подготовлены чертежи, технические документы, а также разработаны технические условия ТУ 5131-035-41928547-2003 сроком введения с 01.05.2003 г. В то же время, в тестоокруглительной машине БТО часть узлов и механизмов были использованы от аналогов КУМ 2000 и «Glimek», на основе которых была разработана тестоокруглительная машина. При этом, использованные при создании аналоги и, в частности, тестоокруглительные машины «Glimek» СК 260, СК 310 были созданы еще в 1988 г. и реализовывались на территории России до даты приоритета изобретения ЗАО НПП Фирмы «Восход».

ЗАО «Белогорье» представило в материалы дела протокол совещания у Генерального директора ЗАО «Белогорье» о подготовке оборудования к выставке, состоявшейся в августе 2002 г. из которого следует, что было принято решение: изготовить тестоокруглитель с регулируемыми желобами (аналог «ОНтек»); желоба и конус изготовить с фторопластовым покрытием; механизм просеивания муки изготовить