Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 11.01.2010 по делу n А33-64/2009. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 27 марта 1997 года № 26.

Таким образом, однородность товаров признается по факту в случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

По указанным критериям товары, производимые обществом с ограниченной ответственностью «Успех» и обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ», идентичны.

Суд первой инстанции обоснованно указал, что используемые истцом товары и оказываемые услуги (в отношении которых истцом зарегистрирован товарный знак), а также производимые обществом с ограниченной ответственностью «Успех» товары могут быть объединены родовым понятием, целевым назначением – товары и услуги, предназначенные для профилактики здоровья, проведения оздоровительных процедур, сопутствующие для проведения оздоровительно-медицинских процедур средства (мази, бальзамы, крема).

Кроме того, в материалы дела представлено заключение специалиста общества с ограниченной ответственностью «Красноярское агентство патентной поддержки» от 3 апреля 2008 года (т.1, л.д. 41), выполненное по заказу старшего оперуполномоченного ОРЧ БЭП ГУВД по Красноярскому краю старшего лейтенанта милиции Космачева С.В. При исследовании специалист  пришел к выводу о том, что анализ представленных для сравнения устройств электронагревательных (мини-сауна профилактическая), используемых обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ», и выпускаемого обществом с ограниченной ответственностью «Успех» позволяет сделать вывод о наличии сходства до степени смешения в отношении зарегистрированного в качестве промышленного образца №65448 изображения указанных изделий.

Следовательно, несмотря на различия в классах товаров по Международной классификации товаров и услуг, товары истца и ответчика являются однородными.

Согласно пунктам 4, 5 части 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации под использованием товарного знака понимается, кроме прочего, его использование в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Из материалов дела следует, что использование обществом с ограниченной ответственностью «Успех» обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным истцом товарным знаком, произошло после установленного приоритета товарного знака истца, иными лицами, участвующими в деле, не доказано.

Таким образом, материалами дела подтвержден тот факт, что общество с ограниченной ответственностью «Успех» нарушило принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» исключительно право на использование товарного знака.

Как следует из положений статей 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительного права на товарный знак осуществляется путем предъявления требования:

-      о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

-      об изъятии из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение;

-      об обязании лица, нарушившего исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок;

-      о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права;

-      о возмещении убытков либо выплате компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, или в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Таким образом, исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» к обществу с ограниченной ответственностью «Успех» правомерно удовлетворены судом первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции также отклоняет доводы общества с ограниченной ответственностью «Успех» и общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» о том, что определенная ко взысканию судом первой инстанции компенсация несоразмерна нарушенному праву.

В соответствии с частью 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Суд первой инстанции при рассмотрении дела уменьшил сумму компенсации с 500 000 рублей  до 100 000 рублей. Ни истец, ни общество с ограниченной ответственностью «Успех» не представили доказательства несоразмерности определенной судом компенсации нарушенному праву, как это требует часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку сумма компенсации определяется судом без доказывания суммы убытков, причиненных истцу, ссылка общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» на прайс-лист общества с ограниченной ответственностью «Успех» необоснованна. Более того, как указано выше, принадлежность данного  документа обществу с ограниченной ответственностью «Успех» не доказана.

Суд апелляционной инстанции отклоняет также доводы общества с ограниченной ответственностью «Успех» о неисполнимости принятого судом первой инстанции решения.

Запрет действий и присуждение обязанности судом направлено на прекращение лицом, которому данные требования адресованы, нарушения прав истца. Следовательно, для исполнения такого решения у суда нет необходимости в установлении факта наличия контрафактной продукции. Данный способ защиты основан на добросовестности ответчика и наличии для ответчика неблагоприятных  последствий в случае обнаружения факта  неисполнения им решения суда. Следовательно, доводы общества с ограниченной ответственностью «Успех» о невозможности исполнить решение суда в виду отсутствия у него в настоящее время товара и иной продукции с обозначением «мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» не основаны на законе.

Указание обществом с ограниченной ответственностью «Успех» на то обстоятельство, что определенные судом сайты не принадлежат ответчику также необоснованно. Данные сайты направлены на размещение рекламы, следовательно, общество с ограниченной ответственностью «Успех», разместившее рекламу, может при согласовании с владельцами сайтов разместить там и иную информацию.

В качестве доказательств использования обществом с ограниченной ответственностью «Креатив» сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком обозначения общество с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» представило:

-письма на фирменных бланках 2005, 2007 годов,

-распечатку с указанием «sibkedr.ru» (январь 2009 года);

-письмо Центра красоты б/номера и б/даты, согласно тексту, относящееся к приобретению мини-саун 21 июня 2005 года и 25 мая 2007 года.

Суд апелляционной инстанции  соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что материал, являющийся, по утверждению истца, распечаткой сайта sibkedr.ru, сделанной в январе 2009 года, в действительности является копией цветного рекламного буклета, также имеющегося в деле, поскольку отсутствуют признаки, подтверждающие, что печать данных сведений  именно с какого-либо сайта (подстрочный интернет-адрес сайта, дата печати и др.).

Не принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Креатив» и интернет-сайт med74.ru – «медицина Челябинска – консультации врачей, статьи, новости», как не имеющий в своем содержании данных относительно общества с ограниченной ответственностью «Креатив».

С учетом представленных в отношении общества с ограниченной ответственностью «Креатив» доказательств, относящихся к периоду до 1 января 2008 года, правоотношения общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» и общества с ограниченной ответственностью «Креатив», связанные с защитой права на использование товарного знака, регулируются положениями Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках, обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Согласно статье 4 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках, обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

Использованием признается также и размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Согласно статьям 25, 26 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках, обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем по лицензионному договору или по договору об уступке товарного знака.

Факт использования обществом с ограниченной ответственностью «Креатив» обозначения, тождественного с зарегистрированным обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» товарным знаком до 31 декабря 2007 года подтвержден материалами дела и обществом с ограниченной ответственностью «Креатив» не оспаривается.

Однако, в материалы дела представлен договор от 17 декабря 2004 года №30, подписанный между обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» (организация) и обществом с ограниченной ответственностью «Креатив» (генеральный дистрибьютор), в соответствии с пунктом 1.1. которого организация является производителем «Устройства электронагревательного УЭ-2.1» (мини-сауна профилактическая) и бальзамов серии «Раритет» (восемь видов: «Календула», «Хвойный», «Зверобойный», «Крапивный», «Репейный», «Тысячелистник», «Кедровый», «Ореховый»), далее по тексту продукция, предоставляет эксклюзивные права генеральному дистрибьютору на право приобретения и дальнейшей реализации с целью получения прибыли.

Согласно пункту 2.1 договора от 17 декабря 2004 года генеральный дистрибьютор продает от своего имени и за свой счёт, продукцию, приобретенную у организации.

В силу пункта 7.4 договора настоящий договор заключен на 5 лет и вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Доказательства расторжения данного договора отсутствуют в материалах дела.

Более того, из материалов дела следует, что товарный знак (эскиз) был разработан во исполнение договора на выполнение работ по разработке проекта (эскиза) от 11 мая 2004 года, заключенного между Казанцевым Дмитрием Геннадьевичем (исполнитель) и обществом с ограниченной ответственностью «Креатив» (заказчик), в соответствии с пунктом 1.1. которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство по разработке проекта (эскиза) товарного знака для мини-саун, иного банного оборудования и принадлежностей.

По результатам исполнения договора подписан акт приема-передачи выполненных работ, в акте содержится эскиз, тождественный товарному знаку, зарегистрированному обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ».

Казанцев Д.Г. факт подписания данного договора подтвердил.

Общество с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» не представило доказательства фальсификации указанного выше договора, о проведении экспертизы не заявило.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2006 года №13421/05, если использование обозначения субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак.

Общество с ограниченной ответственностью «Креатив» вправе было реализовывать продукцию общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» с содержащимся на ней товарным знаком, а также распространять рекламу данной продукции. Доказательства того, что общество с ограниченной ответственностью «Креатив» самостоятельно изготавливало какую-либо продукцию и размещало на ней товарный знак общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» либо сходное с ним до степени смешения обозначение не представлены.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Креатив».

При изложенных обстоятельствах решение суда первой инстанции является законным и обоснованным и не подлежит отмене в виду отсутствия оснований, предусмотренных статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины  за рассмотрение апелляционной жалобы возлагаются на общество с ограниченной ответственностью «Успех».

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от «08» сентября 2009 года по делу № А33-64/2009 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Настоящее постановление вступает в законную