Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 11.01.2010 по делу n А33-64/2009. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Красноярск

Дело №

А33-64/2009

«12» января 2010 г.

Резолютивная часть постановления объявлена «10» декабря 2009 года.

Полный текст постановления изготовлен          «12» января 2010 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Гуровой Т.С.,

судей: Магда О.В., Хасановой И.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Ахметшиной Г.Н.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» (истца) – Саушкина Д.В., представителя  по  доверенности от 11 января 2009 года;

от общества с ограниченной ответственностью «Успех» (ответчика) – Митряшиной Е.М.,  представителя  по  доверенности от 19 ноября 2009 года;

от общества с ограниченной ответственностью «Креатив» (ответчика) – Белоусовой С.Н., представителя по доверенности от 19 ноября 2009 года;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика – общества с ограниченной ответственностью «Успех» (г. Красноярск)

на решение Арбитражного суда Красноярского края

от «08» сентября 2009 года по делу № А33-64/2009, принятое судьей Курбатовой Е.В.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» (далее также истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Креатив», к обществу с ограниченной ответственностью «Успех» (далее по тексту также ответчики) с требованиями:

-обязать ответчиков прекратить незаконное использование сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Кедровая здравница» обозначение «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница»;

-обязать ответчиков убрать обозначение «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» с товаров, выпускаемых обществом с ограниченной ответственностью «Успех»;

-изъять из оборота и уничтожить за счет ответчиков контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено сходное до степени смешения обозначение «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница»;

-обязать ответчика не использовать наименование «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» на сайте http://sibkedr.de;

-обязать ответчика опубликовать на сайте http://sibkedr.de сообщение, что использование наименования «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» является нарушением права общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» на зарегистрированный товарный знак «Кедровая здравница»;

-взыскать с ответчиков компенсацию в размере по 500 000 рублей с каждого за незаконное использование зарегистрированного товарного знака общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» (с учетом изменения предмета иска в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, т.1, л.д. 128).

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 2 июня 2009 года принято встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Креатив» к обществу с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» (с учетом изменения предмета иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) о признании права преждепользования обозначения «Кедровая здравница» для мин-саун.

Общество с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» заявило о частичном изменении предмета иска, уточнило требование о публикации следующим образом: обязать ответчиков опубликовать на сайтах www.sibkedr.de и www.sibkedr.ru решение Арбитражного суда Красноярского края с указанием факта нарушения прав общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» и о том, что право на товарный знак «Кедровая здравница» принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» (т.4, л.д. 84).

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 8 сентября 2009 года исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» удовлетворены частично.

Судом запрещено обществу с ограниченной ответственностью «Успех» использовать сходное до степени смешения с зарегистрированным за обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» товарным знаком «Кедровая здравница» обозначение «мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница».

Обществу с ограниченной ответственностью «Успех» присуждена обязанность удалить обозначение «мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» с товаров, выпускаемых обществом с ограниченной ответственностью «Успех».

Суд также присудил изъять из оборота и уничтожить за счет общества с ограниченной ответственностью «Успех» контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено сходное до степени смешения с зарегистрированным за обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» товарным знаком «Кедровая здравница» обозначение «мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница».

Обществу с ограниченной ответственностью «Успех» запрещено использовать наименование «мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» на сайте http://sibkedr.de и http://sibkedr.ru и обязать общество с ограниченной ответственностью «Успех» опубликовать на сайтах http://sibkedr.de и http://sibkedr.ru решение Арбитражного суда Красноярского края по делу №А33-64/2009 с указанием регистрации товарного знака «Кедровая здравница» за обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ».

С общества с ограниченной ответственностью «Успех» также взыскано в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» 100 000 рублей компенсации и 2 650 рублей судебных расходов по государственной пошлине.

В удовлетворении остальной части исковых требований общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» отказано.

В удовлетворении встречного искового заявления общества с ограниченной ответственностью «Креатив» отказано.

Удовлетворяя исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Успех», суд первой инстанции исходил из доказанности факта использования последним в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, права на который зарегистрированы за истцом. В удовлетворении исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью  «Креатив» отказано в связи с недоказанность факта нарушения им прав истца.

Отказывая в удовлетворении встречного искового требования общества с ограниченной ответственностью «Креатив», суд первой инстанции исходил из невозможности применения статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации по аналогии к  отношениям, связанным с использованием товарного знака.

Не согласившись с данным судебным актом, общество с ограниченной ответственностью «Успех» обратилось в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой, с учетом представленных в последующем уточнений, просит отменить решение Арбитражного суда Красноярского края от 8 сентября 2009 года по делу № А33-64/2009 в части удовлетворения исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью «Успех» и принять новый судебный акт об отказе в иске.

По мнению общества с ограниченной ответственностью «Успех» исковые требования не подлежат удовлетворению, поскольку истцом не доказан факт использования обществом товарного знака. С 2006 года, и тем более после регистрации товарного знака, общество с ограниченной ответственностью «Успех» не использовало словесное обозначение «Сибирская здравница»: общество с ограниченной ответственностью «Успех» не производит рекламу и не имеет сайтов; на каких-либо средствах индивидуализации (табличках, упаковках) указанное словесное словосочетание также не использовалось.

Согласно тексту решения вывод суда об использовании обществом с ограниченной ответственностью «Успех» товарного знака сделан  исходя из рекламной информации, распечатанной с сайта. Однако, судом не выяснен вопрос, а истцом не представлены доказательства того, что сайт, с которого распечатан материал, принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Успех». Сайт – sibkedr.ru принадлежит организации 4 Seasons, к которой общество с ограниченной ответственностью «Успех» не имеет отношения.

Истец не указал при регистрации товарного знака классы МКТУ товаров, которые он производит, и оказываемых им услуг. Из описания к классу 44 МКТУ истец выбрал только лечебницы, помощь медицинская, физиотерапевтическая и не включил услуги бань. При регистрации товарного знака под конкретным классом истец должен был конкретизировать услугу, товар, который будет выпускать или оказывать в настоящем (будущем) времени. Сауна, как технически сложный предмет, оказывающий лечебный эффект нагревом, паром, наиболее подходить к 11 классу МКТУ – устройства для нагрева, получения пара. Следовательно, права истца не нарушаются обществом с ограниченной ответственностью «Успех», поскольку истец зарегистрировал товарный знак на товары, наименования которых не совпадает с товарами, производимыми обществом с ограниченной ответственностью «Успех».

Исходя из рекомендаций, данных в пунктах 3.1, 3.2, 3.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (приложение к Приказу Генерального  директора Роспатента от 2 марта 1998 года № 41), товар, выпускаемый обществом с ограниченной ответственностью «Успех» (мини-сауна профилактическая), и услуги саун (класс 44), к которому суд отнес товарный знак, зарегистрированный истцом, неоднородны, так как при схожем функциональном назначении они имеют ряд существенных различий. Мини-сауна продается в специализированном магазине, в то время как услуги саун реализуются в оздоровительных комплексах, где сам товар не приобретается. Мини-сауна и услуги саун имеют разную стоимость, поскольку первое более дорогостоящий товар, чем услуги саун. Они относятся к разным родовым группам.

У зарегистрированного товарного знака «Кедровая здравница» и словосочетания «Сибирская здравница» графическое, фонетическое и семантическое сходство отсутствует. Тождества звучания обозначений «Сибирская здравница» и «Кедровая здравница» нет. Слово «Здравница» является общеизвестным. Семантическое (смысловое) обозначение понятий также отсутствует: словесное обозначение «Сибирская здравница» говорит о месте изготовления товара, в то время как обозначение «Кедровая здравница» указывает на материал, из которого товар изготовлен. Общество с ограниченной ответственностью «Успех» при изготовлении товаров кедр не использует. Слово «здравница» является не охраноспособным элементом.

Принятое судом решение неисполнимо. На товарах, выпускаемых ответчиком, нет обозначений «мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница». У ответчика также отсутствуют контрафактная продукция, какие-либо упаковки и товары, на которых размещено сходное обозначение. Истец не представил доказательства, подтверждающие обратное. Указанные истцом сайты не принадлежат ответчику, следовательно, убрать с них рекламу либо опубликовать на них решение суда не представляется возможным.

Определенная судом сумма компенсации несоразмерна нарушенному праву. При оценке размера начисленной компенсации не учтены требования разумности и справедливости, не учтен характер нарушения, сроки незаконного использования, возможные убытки. Учитывая обороты ответчика по продаже мини-саун, определенная судом сумма компенсации значительна для ответчика.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 23 октября 2009 года апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью «Успех» принята к  производству, рассмотрение жалобы назначено на 20 ноября 2009 года.

От общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» суду апелляционной инстанции поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором истец не согласился с решением суда в части размера взысканной компенсации и отказа в удовлетворении требований к обществу с ограниченной ответственностью «Креатив».

По мнению истца, суду следовало удовлетворить исковые требования в полном объеме.

распространение обществом с ограниченной ответственностью «Успех» рекламных материалов с изображением «Сибирская здравница», сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Кедровая здравница», вводило потребителей в заблуждение о производителе товара. Поскольку продукция общества с ограниченной ответственностью «Янеж» пользуется спросом, то копирование товарного знака принесло данному обществу значительный ущерб.

В настоящее время на заказываемой в частных типографиях рекламной продукции отсутствуют сведения об изготовившей её организации. Сам факт нахождения рекламной продукции в офисе общества с ограниченной ответственностью «Успех» и передаче её потенциальным клиентам общества с ограниченной ответственностью «Успех» свидетельствует о принадлежности данной рекламной продукции ответчику, кроме того, на рекламной продукции есть реквизиты общества с ограниченной ответственностью «Успех».

Представленный обществом с ограниченной ответственностью «Креатив» договор на выполнение работ по разработке проекта (эскиза) товарного знака с Казанцевым Д.Г. сфальсифицирован. Показания вызванного в судебное заседание Казанцева Д.Г. противоречат условиям договора.

Протокольным определением, объявленным в судебном заседании 20 ноября 2009 года в порядке статей 158, 159, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлено протокольное определение об отложении судебного заседания на 10 декабря 2009 года.

В судебном заседании 10 декабря 2009 года представитель общества с ограниченной ответственностью «Успех» поддержал доводы апелляционной жалобы, а также указал, что телефоны, указанные в распечатках к сайту, принадлежат обществу с ограниченной ответственностью «Креатив».

Представитель общества с ограниченной ответственностью «Креатив» подтвердил, что телефонные номера 68-76-76 и 27-60-79 принадлежат обществу с ограниченной ответственностью «Креатив». Поддерживает доводы, изложенные в апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью «Успех».

Представитель общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» отклонил доводы апелляционной жалобы по основаниям изложенным в ранее представленном суду отзыве, а также представил дополнительный отзыв, где указал следующее.

Истец и ответчик производят продукцию одного и того же назначение - минисауны, внешний вид товара, цели и способ использования идентичен. Ссылки ответчика на различия в классах противоречит позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в письме от 24 декабря 2002 года № 10268/202, и статье 2 Ниццкого соглашения об  МКТУ, а также Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда