Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2014 по делу n А70-8699/2013. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

Ответчик выразил несогласие с принятым решением суда, считая, что он привлечён к ответственности неправомерно.

Повторно рассматривая настоящее дело, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения  апелляционной жалобы ответчика исходя из следующего.

В соответствии с частью  1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечёт ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно части 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Сокращённые фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания. Фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания (пункт 2 статьи 1476 ГК РФ).

В силу части 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право   использования  товарного знака в соответствии со статьей   1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 5 части 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (часть 3 той же статьи).

В соответствии со статьёй 9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицированной СССР 01.07.1965) правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака. Согласно статье 10-bis указанной Конвенции «(3).... подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента».

Частью 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с        указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права (часть 3 статьи 1252 ГК РФ).

В рассматриваемом случае истец, являясь правообладателем товарного знака ГЕОТЕРМ, избрал в качестве способа защиты нарушенных прав требование от ответчика возмещения компенсации за нарушенное право,  что соответствует положениям части 3 статьи 1252 ГК РФ, норма которой была применена судом первой инстанции при разрешении спора.

            Поэтому доводы жалобы ответчика о неприменении судом указанной нормы являются несостоятельными.

 Исходя из имеющихся в деле доказательств с учётом доводов сторон спора и положений Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждённых приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32), суд первой инстанции установил, что ответчик использует словесное обозначение ГЕОТЕРМ, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца и с товарным знаком ГЕОТЕРМ, зарегистрированным за истцом,

в отношении однородных и/или услуг классов МКТУ: 01, 35, 37, 39, 42 по свидетельству № 363217.

Материалами дела подтверждается факт государственной регистрации фирменного наименования истца «Геотерм» 08.02.1999 и установления приоритета товарного знака истца ГЕОТЕРМ  08.06.2007 за два месяца до регистрации ответчика (14.08.2007).

Согласно разъяснениям, данным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешён судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Исходя из данных разъяснений Президиума ВАС РФ суд первой инстанции самостоятельно разрешил вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика.

Ответчик указывает в жалобе о том, что суд первой инстанции отказал в удовлетворении его ходатайства о назначении патентоведческой экспертизы на предмет определения сходства до степени смешения фирменного наименования ответчика и товарного знака истца.

Из материалов дела следует, что ответчиком было действительно заявлено в суде первой инстанции ходатайство о назначении такой экспертизы (т. 2 л.д. 6-7), в удовлетворении которого отказано исходя из вышеуказанной правовой позиции Президиума ВАС РФ.

Поддерживая отказ суда первой инстанции в удовлетворении ответчика о назначении судебной экспертизы, суд апелляционной инстанции считает данный отказ правильным, поскольку для определения сходства до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, в настоящем деле применение специальных знаний не требуется. Суд самостоятельно может разрешить данный вопрос.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком в этом случае следует исходить из норм Правил № 32, которые применены судом первой инстанции правомерно при разрешении настоящего спора.

Из пункта 14.4.2. указанных Правил следует, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В качестве товарного знака истца зарегистрировано именно словесное обозначение (пункт 1 статьи 1482 ГК РФ).

В силу подпункта 14.4.2.2. Правил  № 32, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

 В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

С учётом изложенных выше рекомендаций, суд первой инстанции проанализировал словесное обозначение «ГЕОТЕРМНЕФТЬСЕРВИС», содержащееся в наименовании ответчика,  и установил,     что данное обозначение представляет собой сложное слово, состоящее из трёх словесных элементов «ГЕОТЕРМ» «НЕФТЬ» «СЕРВИС».

Словесный элемент «ГЕОТЕРМ» является тождественным словесному товарному знаку «ГЕОТЕРМ» в отношении однородных товаров и/или услуг классов МКТУ: 01, 35, 37, 39, 42 по свидетельству № 363217, так как словесный элемент «ГЕОТЕРМ» совпадает со словесным товарным знаком «ГЕОТЕРМ» во всех элементах.

При определении сходства словесных объектов судом первой инстанции установлены звуковое (фонетическое), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство.

Так, обозначение «ГЕОТЕРМ» и «ГЕОТЕРМНЕФТЬСЕРВИС» фонетически тождественны, при этом в слове «ГЕОТЕРМНЕФТЬСЕРВИС» логическое ударение падает на «ГЕОТЕРМ», словесные элементы «НЕФТЬ» и «СЕРВИС» указывают это сходство, усиливают его, так как обозначают вид отрасли. Обозначениями «ГЕОТЕРМ» и «ГЕОТЕРМНЕФТЬСЕРВИС» создается общее зрительное впечатление, которое включает в себя: стандартный шрифт; печатные буквы; буквы расположены по горизонтали в строчку; буквы выполнены в кириллице в черном - белом цветовом сочетании. Обозначения  «ГЕОТЕРМ» и «ГЕОТЕРМНЕФТЬСЕРВИС» имеют совпадение слогов и их расположение, а также место в составе обозначений, характер совпадающих частей обозначений; обозначение «ГЕОТЕРМ» занимает доминирующее  положение в  обозначении «ГЕОТЕРМНЕФТЬСЕРВИС».

В апелляционной жалобе ответчик оспаривает вывод суда первой инстанции о сходстве наименования ответчика до степени смешения со словесным товарным знаком ГЕОТЕРМ в отношении однородных услуг по 01, 35, 37, 39, 42 классам МКТУ.

Ответчик считает, что фирменные наименования истца и ответчика не тождественны до степени смешения, поскольку фирменное наименование ответчика включает 4 отдельных словесных элемента («ГЕО», «ТЕРМ», «НЕФТЬ», «СЕРВИС»).

Однако данные доводы ответчика несостоятельны.

В обоснование своих доводов о том, что  фирменное наименование ответчика не является сходным до степени смешения с товарным знаком ГЕОТЕРМ, ответчик ссылается в жалобе на заключение эксперта Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ивановой Л.С. по другому делу № А70-7372/2012, из которого следует такой вывод.

            В деле № А70-7372/2012, на которое ссылается ответчик, рассматривался уточнённый в порядке статьи 49 АПК РФ иск ООО НПФ «Геотерм» к ответчику о запрете последним использовать произвольную часть фирменного наименования «Геотерм», зарегистрированную за ООО НПФ «Геотерм» при осуществлении видов экономической деятельности, аналогичных видам деятельности  ООО НПФ «Геотерм», а именно: предоставление услуг по добыче нефти и газа, предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа; розничная торговля моторным топливом, оптовая торговля топливом, оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом; оптовая торговля химическими продуктами; научные исследования и разработки в области естественных наук; запретить ООО «Геотермнефтьсервис» использовать товарный знак, принадлежащий ООО НПФ «Геотерм» (свидетельство № 363217) или обозначение схожее до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим ООО НПФ «Геотерм»; взыскании с ООО «Геотермнефтьсервис» в пользу ООО НПФ «Геотерм» компенсации за незаконное использование товарного знака, принадлежащего ООО НПФ «Геотерм» в размере 3 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 10.01.2014, оставленным без изменения