Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 07.04.2014 по делу n Г. КРАСНОЯРСК. Изменить решение (ст.269 АПК)

Пи Про» патентного поверенного Российской Федерации Леонова А.В. от 07.11.2013 обозначение «Муза», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству № 124606 и словесное обозначение «Муза желаний», используемое на упаковке печенья сахарного с начинкой производства ООО «Кондитерский концерн Черногорский», является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров.

В соответствии с актами экспертизы от 25.10.2013 № 035-01-00551/2, № 035-01-00551/3, № 035-01-00551/5, составленными экспертом торгово-промышленной палаты Республики Хакасия,

- товарный знак «Школьные», зарегистрированный 22.09.1997 (правообладатель ОАО «РОТ ФРОНТ») и товарный знак «Школьное», используемый в отношении своей продукции (печенья) ООО «Кондитерский концерн Черногорский» являются сходными до степени смешения;

- товарный знак «Цветной горошек», зарегистрированный 31.05.1995 (правообладатель ОАО «РОТ ФРОНТ») и товарный знак «Разноцветный горошек», используемый в отношении своей продукции (драже) ООО «Кондитерский концерн Черногорский» являются сходными до степени смешения;

- товарный знак «Любимые», зарегистрированный 18.08.2000 (правообладатель ОАО Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь») и товарный знак «Любимое», используемый в отношении своей продукции (печенья) ООО «Кондитерский концерн Черногорский» являются сходными до степени смешения.

В соответствии с актом экспертизы от 25.10.2013 № 035-01-00551/1, составленным экспертом торгово-промышленной палаты Республики Хакасия, товарные знаки «Муза» и «Муза желаний» по словесным обозначениям смыслового сходства не имеют.

В период с 01.11.2011 по 17.09.2013 ответчик произвёл отгрузку продукции на общую сумму 28 554 969 рублей  87 копеек, в том числе вафель «Детский Артек» на сумму 7 017 550 рублей  50 копеек, драже «Разноцветный горошек» на сумму 1 048 767 рублей  30 копеек, печенья галетного с начинкой «Школьное» на сумму 897 171 рубль  09 копеек, печенья сахарного «Любимое» на сумму 4 791 572 рубля  85 копеек, печенья сахарного с начинкой «Муза желаний» на сумму 1 342 124 рубля  42 копейки, пряников с начинкой «Мои любимые» (с черемухой) на сумму 9 414 356 рублей 20 копеек, пряников с начинкой «Мои любимые» (с маком) на сумму 501 336 рублей, пряников с начинкой «Мои любимые» (с варёным сгущённым молоком) на сумму 3 542 091 рубль 51 копейка.

Директором ООО «Кондитерский концерн Черногорский» 25.10.2013 подписан приказ № 31 о переименовании кондитерских изделий «Мои любимые», «Любимое», «Разноцветный горошек», «Детский Артек», «Школьное» в срок до 15.11.2013, об исключении данных наименований из сертификатов в срок до 31.12.2013.

Ссылаясь на то, что ответчик в период с 2011 по 2013 год осуществлял использование зарегистрированного товарного знака без разрешения правообладателя, истцы просят взыскать с ответчика 57 109 939 рублей 74 копейки  компенсации.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии с частью 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимаемые судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции   находит основания для его изменения, исходя из следующего.

Конституционные гарантии охраны интеллектуальной собственности даны в части 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

В силу статей 1229, 1250, 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, обладающие исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Использование средства индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность. Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, о возмещении убытков. Для отдельных видов средств индивидуализации при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации.

Согласно статьям 1477, 1480, 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Свидетельство на товарный знак выдается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе. Никто не вправе без разрешения правообладателя использовать сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу статьи 1494 Гражданского кодекса Российской Федерации приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Статьями 1515, 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена ответственность за незаконное использование товарного знака. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Размер компенсации определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Если различные средства индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может требовать признания запрета на использование коммерческого обозначения.

Как следует из материалов дела и установлено судами, истцами заявлены исковые требования о  взыскании компенсации за незаконное использование зарегистрированных товарных знаков.

Из материалов дела следует, что  ОАО «РОТ ФРОНТ» является правообладателем товарных знаков «Артек», «Школьные», «Муза», «Цветной горошек», ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» является правообладателем товарного знака «Любимые». Ответчик производит и предлагает к продаже вафли «Детский Артек», вафли «Детский Артек» в кондитерской глазури», печенье «Школьное», печенье «Муза желаний», драже «Разноцветный горошек», пряники «Мои любимые» с начинкой «Варенка», пряники «Мои любимые» с черемухой, пряники «Мои любимые» с маком, печенье «Любимое».

Суд первой инстанции, при принятии обжалуемого решения, исходил из того, что при рассмотрении дела ответчик не отрицал факт непреднамеренного использования обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истцов в период с 01.11.2011 по 17.09.2013. При этом ответчик представил доказательства прекращения использования спорных товарных знаков, и с учётом данного обстоятельства просил уменьшить размер компенсации.

       Учитывая  вышеизложенное, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчиком совершены действия по изготовлению и реализации продукции, на которой размещены обозначения «Детский Артек», «Школьное», «Муза желаний», «Разноцветный горошек», «Мои любимые», «Любимое» в период с 01.11.2011 по 17.09.2013.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах дела доказательства,  с учетом установленных по делу обстоятельств,  суд апелляционной инстанции  не может  полностью согласиться с указанным выводом на основании следующего.

Как следует из материалов дела и обоснованно  установлено  судом первой  инстанции  с ноября 2011 года по сентябрь 2 013 года ответчиком реализован товар (вафли, драже, печенье, пряники) на общую сумму 28 554 969 рублей 87 копеек, в том числе с наименованиями «Детский Артек», «Разноцветный горошек», «Школьное», «Любимое», «Муза Желаний», «Мои любимые» (с черемухой), «Мои Любимые» (с маком), «Мои Любимые» (с вареным сгущенным молоком) (абз.2 стр.6 Обжалуемого Решения). При этом суд первой инстанции исходил из того, что весь указанный товар является контрафактным.

Сходность до степени смешения товарных знаков в отношении однородных товаров суд первой инстанции установил исходя из имеющихся в материалах дела заключений негосударственного судебного эксперта патентного поверенного Российской Федерации  Гоголева Д.О. от 24.10.2013, от 25.10.2013, от 16.10.2013, от 22.10.2013 в отношении товарного знака  «Артек» и  обозначения «Детский Артек»,  товарного знака «Цветной горошек» и обозначения  «Разноцветный горошек»,  товарного знака «Любимые» и  обозначений «Мои любимые», «Любимые» и «Любимое»  и  заключения  генерального директора ЗАО «Ай Пи Про» патентного поверенного Российской Федерации Леонова А. В. от 07.11.2013 в отношении товарного знака  «Муза» и «Муза желаний».

Вместе с тем, как следует из материалов дела  установлено судом апелляционной инстанции в соответствии с имеющимися в материалах дела актом  экспертизы от 25.10.2013 № 035-01-00551/1, составленного  экспертом торгово-промышленной палаты республики Хакасия  товарные знаки «Муза» и «Муза желаний» по словесным обозначениям смыслового сходства не имеют.

Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 "Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство" утверждены «Методические рекомендации  по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» (далее – Методические рекомендации).

В соответствии с разделом 4  Методических рекомендаций  «Определение сходства словесных обозначений» словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

 Учитывая вышеизложенное, суд  апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что  актом экспертизы от 25.10.2013 №035-01-00551/1 в  соответствии с разделом 4 указанных Методических рекомендаций   подтверждается   отсутствие  смыслового сходства до степени смешения ввиду отсутствия смыслового сходства по словесному обозначению в отношении товарных знаков «Муза» и «Муза желаний».

Более того,  как следует из материалов дела, отсутствие степени смешения товарных знаков «Муза» и «Муза желаний» подтверждается наличием иных зарегистрированных товарных знаков с использованием словесного элемента «Муза» для кондитерских изделий («Муза любви» - свидетельство №376216 от 06.04.2009; «Муза вдохновения» - свидетельство N'280614 от 24.12.2004; «Муза творчества» - свидетельство №272 3 60 от 26.07.2004г.; «Девятая муза» - свидетельство №2 972 66 от 2 6.10.2005; «Муза поэта» - свидетельство №384632 от 24.07.2009; «Муза танца» - свидетельство №323084 от 22.03.2007).

Согласно части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Вместе с тем,  судом первой инстанции  в нарушении части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при  оценке доказательств не были  учтены установленные по делу обстоятельства.

Учитывая вышеизложенное,  оснований считать  доказанным контрафактность товара (печенье сахарное «Муза желаний») у суда первой инстанции не имелось.

Как следует из материалов дела, истцами предъявлено требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 57 109 939 рублей  74 копейки, что составляет двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещены товарные знаки.

Суд первой  инстанции,  частично удовлетворяя заявленные требования,  исходил из  возможности снижения размера компенсации.

Учитывая значительный срок незаконного использования ответчиком товарных знаков (с 01.11.2011 по 17.09.2013), применяя принцип соразмерности компенсации допущенному