Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 07.04.2014 по делу n Г. КРАСНОЯРСК. Изменить решение (ст.269 АПК)

ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 апреля 2014 года

Дело №

г. Красноярск

А74-4691/2013

Резолютивная часть постановления объявлена «02» апреля  2014 года.

Полный текст постановления изготовлен          «08» апреля  2014 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего  - Бабенко А.Н.

судей: Радзиховской В.В., Споткай  Л.Е.

при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания Грищенко Ю.А.

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью «Кондитерский концерн Черногорский»: Мохор Е.А., представитель по доверенности от 07.03.2014, Земченков А.Е., представитель по доверенности от 27.02.2014,

от открытого акционерного общества «РОТ ФРОНТ»: Карагиоз С.В., представитель по доверенности 77 АБ 2096471 от 09.01.2014,

от открытого акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»: Карагиоз С.В., представитель по доверенности 77 АБ 2096438 от 09.01.2014,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные  жалобы ООО «Кондитерский концерн Черногорский», ОАО «РОТ ФРОНТ», ОАО «Красный Октябрь»

на решение Арбитражного суда Республики Хакасия от «23» декабря 2013 года по делу             № А74-4691/2013, принятое судьей Ишь Н.Ю.

установил:

Открытое акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»  (далее – ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», истец)  (ИНН 7706043263, ОГРН 1027700247618) и открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ» (далее – ОАО  «РОТ ФРОНТ», истец)  (ИНН 7705033216, ОГРН 1027700042985) обратились в Арбитражный суд Республики Хакасия с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Кондитерский концерн Черногорский» (далее – ООО  «Кондитерский концерн Черногорский», ответчик)  (ИНН 1903016606, ОГРН 1061903011170) о взыскании 45 000 000 рублей  в качестве компенсации за незаконное использование зарегистрированных товарных знаков.

Определением Арбитражного суда Республики Хакасия от 11 ноября 2013 года на основании статьи 49 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации принято изменение предмета иска и увеличение размера исковых требований до 57 109 939 рублей 74 копеек, в соответствии с которым истцы просили взыскать с ответчика компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактных товаров в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации: в пользу ОАО «РОТ ФРОНТ» в размере 20 611 226 рублей  62 копеек, в пользу ОАО  «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»  в размере 36 498 713 рублей 12 копеек.

Решением от 23.12.2013 иск удовлетворен частично. С ООО «Кондитерский концерн Черногорский» в пользу ОАО  «РОТ ФРОНТ»  взыскано 10 305 613  рублей  31 копейка  компенсации, а также 59 971  рубль  94 копейки расходов по уплате государственной пошлины;  в пользу ОАО  «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»  взыскано 18 249 356  рублей 56 копеек компенсации, а также 48 000 рублей  расходов по уплате государственной пошлины.  В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с данным решением, истцы  и ответчик  обратились  с апелляционными жалобами.

 Истцы просят отменить решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 23.12.2013  по делу № А74-4691/2013 в части уменьшения взысканной суммы компенсации и принять по делу новый судебный акт об удовлетворение исковых требований ОАО «РОТ ФРОНТ» и ОАО  «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»  в полном объеме.

Доводы апелляционной жалобы истцов  сводятся к следующему:

- размер компенсации, заявленный истцами, рассчитан в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации  как двойной размер стоимости контрафактной продукции, выпущенной ответчиком. В качестве доказательства размера стоимости произведенной контрафактной продукции истцами была приобщена к материалам дела справка ответчика об объемах произведенной продукции со спорными наименованиями в период времени с 01.11.2011 по 17.09.2013 г. В соответствии с нормами приведенной статьи был произведен расчет как  двукратный размер стоимости продукции, на которой незаконно размещены товарные знаки Истцов. Правомерность заявленных исковых требований соответствует сложившейся практике применения и толкования Высшим Арбитражным Судом РФ нормы, содержащейся в подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- в качестве дополнительного доказательства в поддержку законности и обоснованности своей правовой позиции истцы приобщили к материалам дела заключение ФГБНУ «Исследовательский центр частного права при Президенте РФ» касательно оценки сложившейся практики ВАС РФ по вопросу взыскания компенсации за незаконное использование товарных знаков, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса  Российской Федерации.

 Ответчик  просит отменить решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 23.12.2013 по делу № А74-4691/2013 отменить, вынести по делу новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

Доводы апелляционной жалобы ответчика  сводятся к следующему:

 - товарные знаки «Муза» и «Муза желаний», в соответствии с актом экспертизы от  25.10.2013  №0 35-01-00551/1, не имеют сходства до степени смешения ввиду отсутствия смыслового сходства по словесному обозначению, однако судом первой инстанции при принятии обжалуемого решения отсутствие сходства до степени смешения в отношении товарного знака «Муза желаний» и «Муза» оставлено без внимания и при вынесении обжалуемого решения суд исходил из того, что указанные товарные знаки сходны до степени смешения;

- как следует из материалов дела, словесное обозначение «Школьное», «Разноцветный горошек», «Любимое», «Муза желаний» было размещено ответчиком лишь на упаковках с кондитерскими изделиями и в товарных накладных. Доказательств, подтверждающих реализацию Ответчиком товаров (кондитерских изделий), содержащих словесное обозначение - «Школьное», «Разноцветный горошек», «Любимое», «Муза желаний» непосредственно на самих товарах, в материалах дела не имеется;

- при указанных обстоятельствах у суда отсутствуют основания для взыскания компенсации, определяемой исходя из двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. Следовательно, исковое заявление не подлежит удовлетворению по указанному основанию;

- представленная ответчиком справка об отгрузке продукции на сумму 28 554 969 рублей 87 копеек не является допустимым доказательством для установления факта размещения на товаре товарных знаков, схожих до степени смешения с товарными знаками истцов,  а свидетельствует лишь об объеме продукции по номенклатурным названиям, ввиду чего не может быть положена в основание расчета размера компенсации.

      От истцов в материалы дела поступил отзыв, в котором доводы апелляционной жалобы ответчика отклонены как необоснованные по основаниям, изложенным в отзыве.

      От ответчика в материалы дела поступили пояснения с учетом отзыва истцов на апелляционную жалобу  ответчика, в котором доводы  истцов,  изложенные в отзыве, отклонены как необоснованные, по основаниям, изложенным в пояснениях ответчика.

Определениями  Третьего арбитражного апелляционного суда апелляционные жалобы приняты  к производству, рассмотрение жалоб  назначено на 11.03.2014, рассмотрении апелляционных жалоб откладывалось.

 Апелляционные жалобы рассматриваются в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истцов поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе и в отзыве на апелляционную жалобу ответчика. Не согласен с решением суда первой инстанции. Просит отменить решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 23 декабря 2013 года по делу № А74-4691/2013 и принять по делу новый судебный акт.

Представитель ответчика Земченков А.Е. поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе. Доводы апелляционной жалобы истцов отклонил. Не согласен с решением суда первой инстанции. Просит отменить решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 23 декабря 2013 года по делу № А74-4691/2013 и принять по делу новый судебный акт.

При повторном рассмотрении дела апелляционным судом установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения дела, обстоятельства.

Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ» является обладателем товарных знаков (знаков обслуживания):

- «Артек» (свидетельство № 150317) с приоритетом от 22.12.1995, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мёд, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица, уксус, соусы (за исключением соусов для салатов), пряности, пищевой лёд. Срок действия регистрации товарного знака истекает 22.12.2015;

- «Школьные» (свидетельство № 156618) с приоритетом от 11.06.1996, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса – кондитерские изделия на основе арахиса, вафли, восточные сладости (кондитерские изделия), драже, какао, какао с молоком, какао продукты, карамель (конфеты), кондитерские изделия, кондитерские изделия для украшения новогодних елок, кондитерские изделия мучные, конфеты, конфеты мятные, лакричные конфеты, лакричные палочки (кондитерские изделия), леденцовый сахар, кондитерские изделия на основе миндаля, мучные изделия кондитерские, напитки на основе какао, напитки на основе какао с молоком, пастила (кондитерские изделия), помадки (кондитерские изделия), пралине, резинка жевательная, сладкие плитки, торты, украшения съедобные для тортов и пирожных, шоколад, шоколадная глазурь, шоколадная глазурь с добавлениями, шоколадная для формирования, шоколадный крем (паста), кондитерские изделия на основе фундука-лещиный орех, халва, халвичная паста (паста на основе орехов, масличных семян), жировая глазурь, жировая глазурь с добавлениями, Срок действия регистрации товарного знака истекает 11.06.2016;

- «Муза» (свидетельство № 124606) с приоритетом от 30.08.1993, зарегистрированного в отношении товаров 5 класса – вещества, обладающие диетическими свойствами для медицинских целей; детское питание; 30 класса – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, мороженое; мёд, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лёд. Срок действия регистрации товарного знака истекает 30.08.2023;

- «Цветной горошек» (свидетельство № 126771) с приоритетом от 27.09.1993, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мёд, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лёд. Срок действия регистрации товарного знака истекает 27.09.2023.

Открытое акционерное общество «Красный Октябрь» является обладателем товарного знака (знака обслуживания) «Любимые» (свидетельство № 192958) с приоритетом от 31.03.1999, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса – кондитерские изделия; карамель; шоколад; пралине; вафли; какао-продукты; кондитерские изделия мучные; кремы; шоколадные напитки. Срок действия регистрации товарного знака истекает 31.03.2019.

По товарным накладным от 14.06.2013 № 1678, от 17.06.2013 № 1686 ООО «Кондитерский концерн Черногорский» осуществляло в г. Орёл индивидуальному предпринимателю Зелениной Н.А. поставки кондитерских изделий, в том числе пряников «Мои любимые (с вареным сгущенным молоком)», пряников «Мои любимые (с черемухой)», печенья галетного с начинкой «Школьное», печенья сахарного «Муза желаний», печенья сахарного «Любимое», вафель «Детский Артек», вафель «Детский Артек в шоколадной глазури», драже «Разноцветный горошек», пряников с начинкой «Мои любимые» (с маком), пряников «Мои любимые» (с черемухой), пряников с начинкой «Мои любимые» (с черемухой). Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 28 февраля 2013 года по делу № А74-5819/2012 общество с ограниченной ответственностью «Кондитерский концерн Черногорский» привлечено к административной ответственности на основании статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением административного наказания в виде штрафа в сумме 30 000 рублей  с конфискацией:

- кондитерских изделий, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, в том числе: вафли «ДЕТСКИЙ АРТЕК» в шоколадной глазури декорированные, 6 ящиков по 4 кг, цена за 1 кг 84 рубля 29 копеек; вафли «ДЕТСКИЙ АРТЕК», 10 ящиков по 3 кг, цена за 1 кг 71 рубль 31 копейка; вафли «Детский Артек» (350 гр.), 3 ящика по 12 упаковок, цена за упаковку 31 рубль 18 копеек;

- этикеток, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, в том числе: бумажный ярлык белого цвета с обозначением вафли «Детский Артек», масса нетто 12 х 350 г, в количестве 3 штук; бумажный ярлык красного, сиреневого и белого цветов с обозначением вафли «Детский Артек», масса нетто 350 г, в количестве 3 штук; бумажный ярлык белого цвета с обозначением вафли «ДЕТСКИЙ АРТЕК» в кондитерской глазури декорированные, масса нетто 3.0 кг, масса брутто 3.3 кг, в количестве 3 штук; бумажный ярлык белого цвета с обозначением вафли «ДЕТСКИЙ АРТЕК» в кондитерской глазури декорированные, масса нетто 4.0 кг, масса брутто 4.3 кг, в количестве 3 штук.

Согласно заключениям негосударственного судебного эксперта патентного поверенного Российской Федерации Гоголева Д.О. от 24.10.2013, от 25.10.2013, от 16.10.2013, от 22.10.2013:

- товарный знак «Артек» по свидетельству № 150317 и обозначение «Детский Артек», содержащееся на серии этикеток для упаковок вафель, являются сходными до степени смешения;

- товарный знак «Цветной горошек» по свидетельству № 126771 и обозначение «Разноцветный горошек», содержащееся на серии этикеток для упаковок драже, являются сходными до степени смешения;

- товарный знак «Любимые» по свидетельству № 192958 и обозначение «Мои любимые», содержащееся на серии этикеток для упаковок пряников, являются сходными до степени смешения;

- товарный знак «Любимые» по свидетельству № 192958 и обозначение «Любимое», содержащееся серии на этикетках для упаковки печенья, являются сходными до степени смешения.

Согласно заключению генерального директора закрытого акционерного общества «Ай