Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2015 по делу n А35-3798/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт

незаконным и влечёт ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьёй 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи, в частности путём размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утверждённого информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешён судом без назначения экспертизы.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждённых приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 №32 (далее – Правила рассмотрения заявки), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В силу подпункта 14.4.2.2 названных Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Пунктом 14.4.2.4 Правил рассмотрения заявки предусмотрено, что комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведённые в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 этих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с разделом 6 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утверждённых Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 №197 (далее – Методические рекомендации), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учётом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Как следует из пункта 6.3.1 указанных Методических рекомендаций, при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций).

Руководствуясь перечисленными положениями Правил рассмотрения заявки и Методических рекомендаций, суд апелляционной инстанции полагает ошибочным вывод суда первой инстанции об отсутствии сходства до степени смешения между комбинированным товарным знаком истца  и используемым ответчиком обозначением «Водопад».

Признавая сравниваемые обозначения не сходными, суд первой инстанции руководствовался тем, что в используемом ответчиком обозначении содержится только слово «Водопад», причём имеющее совершенно противоположное оформление, чем рассматриваемый товарный знак. Данное слово в большинстве случаев написано маленькими буквами, за исключением первой заглавной буквы «В». При этом обозначается оно внутри овала белого цвета или тонкой линии в виде овала. В используемом обозначении отсутствуют какие-либо зрительные образы, символы, обозначения, которые бы в чём-то повторяли зрительные образы, символы, обозначения товарного знака ООО «Водопад Групп».

Между тем, судебная коллегия апелляционной инстанции не может признать данный вывод суда области в достаточной степени обоснованным, поскольку имеется тождество между словесными элементами «Водопад» по семантическому и фонетическому признакам.

Графические отличия сравниваемых обозначений в рассматриваемой ситуации не влияют на общий вывод о сходстве обозначений в целом, которое обусловлено фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов.

Несовпадение всех элементов сравниваемых обозначений - количества слов, букв и звуков в противопоставленных обозначениях, графические отличия подтверждает лишь отсутствие между обозначениями тождества, а не отсутствие сходства.

Оценив словесные обозначения «Водопад», входящее в состав наименования магазина ответчика, и «», входящее в состав комбинированного товарного знака истца, с позиции рядового потребителя, судебная коллегия установила, что они схожи до степени смешения и способны ввести в заблуждение потребителей, относительно лица, оказывающего услуги.

В соответствии с правовыми позициями, содержащимися в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 №2050/13, для признания сходства товарного знака и спорного обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Сходство обозначений до степени их смешения рассматривается в отношении однородных товаров (услуг), т.е. товаров (услуг), относящихся к одному и тому же роду и виду, имеющих одинаковые условия сбыта, один круг потребителей, создающих у потребителя представление о принадлежности их одному изготовителю.

При установлении однородности товаров и услуг должны приниматься во внимание такие обстоятельства: род (вид) товаров и услуг, их потребительские свойства и функциональное назначение (объём и цель применения), взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (услуг).

Из материалов дела следует, что истец и ответчик осуществляют свою деятельность, в том числе, в сфере розничной торговли санитарно-техническим оборудованием, его монтажа, что свидетельствует об однородности оказываемых сторонами услуг.

При этом, для признания нарушения права на товарный знак не имеет правового значения осуществление однородной деятельности именно на территории одного региона, поскольку зарегистрированный товарный знак в силу статьи 1479 ГК РФ действует на всей территории Российской Федерации, и правовая охрана товарному знаку предоставляется также на всей территории России.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причинённых ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учётом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещён товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишён права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного в том числе подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершённых лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.09.2011 №3602/11 разъяснил, что пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

В развитие приведённых правовых позиций Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.11.2012 №8953/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 02.04.2013 №16449/12 указал, что поскольку пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), выработанные в постановлении от 20.11.2012 №8953/12 подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. С учётом этого, суд при соответствующем обосновании не лишён возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

За неправомерное использование товарного знака истец просит взыскать с ответчика компенсацию в сумме 100 000 рублей, определяя её в двукратном размере стоимости права использования товарного знака (50 000 руб. ежеквартально), согласно лицензионным договорам от 05.03.2012, заключенным ООО «Водопад Групп» с ООО «Водопад» и ООО «Виктория».

Стоимость вознаграждения по указанным лицензионным договорам установлена за предоставление права использования товарного знака по свидетельству №390911 применительно к сфере оказания услуг и реализации товаров в отношении всех услуг 35 и 37 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак.

Материалами дела подтверждается розничная продажа ответчиком сантехнического оборудования в магазине по ул. А.Невского, дом 13а в г. Курске, на вывеске которого имеется текст «Магазин Водопад», а также использование веб-сайта в сети Интернет http://vodopad46.ru.

Учитывая характер нарушения исключительных прав истца, отсутствие доказательств того, что правонарушение повлекло значительные убытки для истца, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, принимая во внимание размер платы по лицензионному договору 50 000 руб. за предоставление права использования товарного знака в отношении всех услуг 35 и 37 класса МКТУ, судебная коллегия, исходя из принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, полагает возможным определить размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, в сумме 20 000 руб., являющейся соразмерной и адекватной возможным последствиям нарушения прав истца. В удовлетворении остальной части требования о взыскании компенсации следует отказать.

Кроме требования о взыскании компенсации истцом