Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.08.2014 по делу n А14-2608/2013. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

от 13.12.2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, используемых ответчиком с товарным знаком истца  - является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя без назначения экспертизы.

Однако, как правильно указал арбитражный суд области, приведенная позиция не может пониматься как возможность осуществления судом произвольной оценки и исключающая необходимость при установлении факта сходства обозначений до степени смешения руководствоваться требованиями нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие вопросы, и указаниями высшей судебной инстанции о толковании нормы права.

В соответствии с п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 г. № 32 (далее - Правила) при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия:

- проводится поиск тождественных и сходных обозначений;

- определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

- определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п. 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

- близость звуков, составляющих обозначения;

- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

- наличие совпадающих слогов и их расположение;

- число слогов в обозначениях;

- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

- близость состава гласных; 

- близость состава согласных;

- характер совпадающих частей обозначений;

- вхождение одного обозначения в другое;

- ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с п. 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Из представленного ответчиком в материалы дела иного письменного доказательства - экспертного заключения от 16.05.2013 г., выполненного Некоммерческим партнерством «Инновационный патентно-правовой центр Воронежской области» (далее - НП ИППЦ ВО), следует, что обозначение, включающее словесный элемент «КРОХА МИШКА» и использованное для индивидуализации печенья сдобного с начинками карамель, ваниль, производства ИП Сажиной Л.П., не является сходным до степени смешения с товарным знаком № 197294 ОАО «Красный Октябрь»; товары правообладателя, для индивидуализации которых используется товарный знак № 197294, являются однородными с товарами производства ИП Сажиной Л.П., а именно, печеньем сдобным с начинками карамель, ваниль, для которых использовано обозначение, включающее словесный элемент «КРОХА МИШКА»; товары производства ИП Сажиной Л.П., а именно, печенье сдобное с начинками карамель, ваниль, для индивидуализации которых использовано обозначение, включающее словесный элемент «КРОХА МИШКА», не могут ввести в заблуждение потребителей относительно их производителя.

Оценивая представленные по делу доказательства, в том числе заключение НП ИППЦ ВО, а также сопоставив в соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил товарный знак «МИШКА MISHKA» со спорным обозначением «КРОХА МИШКА», суд первой инстанции пришел к правильному о наличии фонетического сходства охраняемого товарного знака «МИШКА MISHKA» и спорного обозначения «КРОХА МИШКА» в связи: с совпадением звуков в словах «МИШКА» охраняемого товарного знака истца и спорного обозначения «КРОХА МИШКА»; расположением совпадающих звукосочетаний в товарном знаке «МИШКА» и спорном наименовании «КРОХА МИШКА» по отношению друг к другу (полное совпадение одного слова, стоящего на втором месте); одинаковым количеством слогов в охраняемом товарном знаке «МИШКА» и втором слове спорного обозначения «КРОХА МИШКА», а также поскольку охраняемый словесный элемент товарного знака «МИШКА» входит в спорное обозначение.

Графическое сходство охраняемого товарного знака «МИШКА» и спорного обозначения «КРОХА МИШКА» подтверждено следующими признаками: охраняемый товарный знак «МИШКА» и спорное обозначение «КРОХА МИШКА» выполнены стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита; словесные элементы «МИШКА» охраняемого товарного знака «МИШКА MISHKA» и спорного обозначения «КРОХА МИШКА» выполнены заглавными буквами; буквы, из которых состоит охраняемый товарный знак «МИШКА» и второе слово спорного обозначения «КРОХА МИШКА» совпадают; охраняемый товарный знак и спорное обозначение выполнены буквами черного цвета.

О наличии семантического (смыслового) сходства охраняемого товарного знака «МИШКА» и спорного обозначения «КРОХА МИШКА» говорят такие признаки как то, что один из элементов спорного обозначения полностью совпадает с охраняемым товарным знаком «МИШКА»; элемент «КРОХА» является дополнительным по отношению к элементу «МИШКА», поскольку указывает на характеристику «МИШКИ» «КРОХА».

По смыслу положений п. 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 г. № 197 (далее - Методические рекомендации) словесный элемент «КРОХА» в спорном обозначении следует отнести к слабому элементу, поскольку он носит описательный (уточняющий) характер по отношению к элементу «МИШКА».

В соответствии с положениями раздела 3 Методических рекомендаций, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

В данном случае имеет место наличие фонетического и графического различий в сопоставляемых обозначениях, обусловленное разным количеством используемых шрифтовых единиц и количества словесных элементов, а также наличие семантического различия, обусловленного добавлением характеризующего элемента «КРОХА…».

Вместе с тем, добавление характеризующего элемента к элементу «МИШКА» не меняет смыслового значения «МИШКА», следовательно, ассоциируется с ним в целом.

Согласно рекомендациям, содержащимся в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 г. № 2979/06 и от 17.04.2012 г. № 16577/11, при анализе фонетического, графического и семантического сходства, вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений.

В соответствии с правовой позицией, отраженной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 г. № 2050/13, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. При этом добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Учитывая изложенное, арбитражный суд области пришел к обоснованному выводу о том, что спорное словесное обозначение содержит слабый словесный элемент «КРОХА…», характеризующий основной (сильный) элемент «МИШКА», который является тождественным по фонетическим, графическим и смысловым характеристикам охраняемому словесному элементу «МИШКА» в товарном знаке истца, что может привести к смешению или угрозе смешения охраняемого товарного знака и спорных обозначений в глазах потребителя.

Доказательств, подтверждающих отсутствие опасности смешения спорного обозначения с охраняемым товарным знаком истца, ответчиком не представлено.

Довод ответчика о том, что различительная способность товарного знака «МИШКА» ослаблена тем, что существует значительное количество товарных знаков, содержащих элемент «МИШКА», зарегистрированных для товаров 30 класса МКТУ, правильно не принят судом во внимание с учетом правовой позиции Президиума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении № 8215/06 от 08.11.2006 г. по делу № А40-21077/05, согласно которой каждый такой товарный знак необходимо рассматривать отдельно.

В рассматриваемом случае из материалов дела не следует, что возражения по данным товарным знакам были предметом рассмотрения патентной палаты, и решения по ним являлись предметом спора.

В соответствии с п. 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Из искового заявления следует, что ОАО «Красный Октябрь» осуществляет производство вафельных тортов «МИШКА», которые приобрели широкую известность среди потребителей.

ИП Сажина Л.П. использовала обозначение «КРОХА МИШКА» на упаковках производимых им кондитерских изделий - печенья сдобного, которое относится к товарам 30 класса МКТУ.

В этой связи вывод суда первой инстанции о том, что товары, для обозначения которых истцом используется товарный знак «МИШКА», являются однородными с товарами, производимыми ИП Сажиной Л.П. под обозначением «КРОХА МИШКА» является верным.

Аналогичный вывод содержится в представленном ответчиком экспертном заключении от 16.05.2013 г., подготовленном НП ИППЦ ВО.

Доказательств отмены регистрации товарного знака в установленном порядке на основании ст. 1483 ГК РФ ответчиком не представлено      (ст.ст. 9, 65 АПК РФ).

Таким образом, использование ответчиком обозначения «КРОХА МИШКА», содержащего словесный элемент «МИШКА», являющийся зарегистрированным товарным знаком истца, может ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товара и привести к смешению в сознании потребителей принадлежности товаров, производимых ответчиком, с товарами истца.

Как правильно указал суд области, учитывая, что ИП Сажина Л.П. является субъектом предпринимательской деятельности, а также правообладателем ряда товарных знаков, то при должной степени разумности и осмотрительности, она могла и должна была осуществить проверку обозначения производимой ею продукции на предмет наличия сходства до степени смешения указанного обозначения с товарными знаками, принадлежащими другим лицам, и принимать меры по недопущению производства и реализации контрафактной продукции.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно п.п. 43.2, 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, пп. 1 п. 4 ст. 1515 или пп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Размер компенсации определяется судом, исходя