Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.08.2014 по делу n А14-2186/2013. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

- близость звуков, составляющих обозначения;

- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

- наличие совпадающих слогов и их расположение;

- число слогов в обозначениях;

- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

- близость состава гласных; 

- близость состава согласных;

- характер совпадающих частей обозначений;

- вхождение одного обозначения в другое;

- ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с п. 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Из представленного ответчиком в материалы дела иного письменного доказательства - экспертного заключения от 16.05.2013 г., выполненного Некоммерческим партнерством «Инновационный патентно-правовой центр Воронежской области» (далее - НП ИППЦ ВО), следует, что обозначение, включающее словесный элемент «Кураж Донской» и использованное для индивидуализации печенья сдобного производства ИП Сажиной Л.П., не является сходным до степени смешения с товарным знаком № 175633 ОАО ТКФ «Ясная Поляна», являющегося правообладателем; товары правообладателя, для индивидуализации которых используется товарный знак № 175633, являются однородными с товарами производства ИП Сажиной Л.П., а именно, печеньем сдобным, для которых использовано обозначение, включающее словесный элемент «Кураж Донской»; товары производства ИП Сажиной ЛП., а именно, печенье сдобное, для индивидуализации которых использовано обозначение, включающее словесный элемент «Кураж Донской» не могут ввести в заблуждение потребителей относительно их производителя.

Оценивая представленные по делу доказательства, в том числе заключение НП ИППЦ ВО, а также сопоставив в соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил товарный знак «КУРАЖ» со спорным обозначением «КУРАЖ ДОНСКОЙ», суд первой инстанции пришел к правильному о наличии фонетического сходства охраняемого товарного знака «КУРАЖ» и спорного обозначения «КУРАЖ ДОНСКОЙ» в связи: с совпадением звуков в словах «КУРАЖ» охраняемого товарного знака истца и спорного обозначения «КУРАЖ ДОНСКОЙ»; расположением совпадающих звукосочетаний в товарном знаке «КУРАЖ» и спорном наименовании «КУРАЖ ДОНСКОЙ» по отношению друг к другу (полное совпадение одного слова); одинаковым количеством слогов в охраняемом товарном знаке «КУРАЖ» и первом слове спорного обозначения «КУРАЖ ДОНСКОЙ», а также, поскольку охраняемый словесный элемент товарного знака «КУРАЖ» входит в спорное обозначение.

Графическое сходство охраняемого товарного знака «КУРАЖ» и спорного обозначения «КУРАЖ ДОНСКОЙ» подтверждено следующими признаками: охраняемый товарный знак «КУРАЖ» и спорное обозначение «КУРАЖ ДОНСКОЙ» выполнены стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита; словесные элементы «КУРАЖ» «ДОНСКОЙ» охраняемого товарного знака «КУРАЖ» и спорного обозначения «КУРАЖ ДОНСКОЙ» выполнены заглавными буквами; буквы, из которых состоит охраняемый товарный знак «КУРАЖ» и первое слово спорного обозначения «КУРАЖ ДОНСКОЙ» совпадают; охраняемый товарный знак и спорное обозначение выполнены буквами черного цвета.

О наличии семантического (смыслового) сходства охраняемого товарного знака «КУРАЖ» и спорного обозначения «КУРАЖ ДОНСКОЙ» говорят такие признаки как то, что один из элементов спорного обозначения полностью совпадает с охраняемым товарным знаком «КУРАЖ»; совпадающий элемент «КУРАЖ» в охраняемом товарном знаке и спорном обозначении является существительным; элемент «ДОНСКОЙ» является, по мнению суда, дополнительным по отношению к элементу «КУРАЖ», поскольку указывает на его природу, связанную с донским казачеством.

По смыслу положений п. 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 г. № 197 (далее - Методические рекомендации) словесный элемент «ДОНСКОЙ» в спорном обозначении следует отнести к слабому элементу, поскольку он носит описательный (уточняющий) характер по отношению к элементу «КУРАЖ».

В соответствии с положениями раздела 3 Методических рекомендаций, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

В данном случае имеет место наличие фонетического и графического различий в сопоставляемых обозначениях, обусловленное разным количеством используемых шрифтовых единиц и количества словесных элементов, а также наличие семантического различия, обусловленного добавлением характеризующего элемента «ДОНСКОЙ».

Вместе с тем, добавление характеризующего элемента к элементу «КУРАЖ» не меняет смыслового значения «КУРАЖ», следовательно, ассоциируется с ним в целом.

Согласно рекомендациям, содержащимся в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 г. № 2979/06 и от 17.04.2012 г. № 16577/11, при анализе фонетического, графического и семантического сходства, вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений.

В соответствии с правовой позицией, отраженной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 г. № 2050/13, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. При этом добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Учитывая изложенное, арбитражный суд области пришел к обоснованному выводу о том, что спорное словесное обозначение содержит слабый словесный элемент «ДОНСКОЙ», характеризующий основной (сильный) элемент «КУРАЖ», который является тождественным по фонетическим, графическим и смысловым характеристикам охраняемому словесному элементу «КУРАЖ» в товарном знаке истца, что может привести к смешению или угрозе смешения охраняемого товарного знака и спорных обозначений в глазах потребителя.

Доказательств, подтверждающих отсутствие опасности смешения спорного обозначения с охраняемым товарным знаком истца, ответчиком не представлено.

Довод ответчика о том, что различительная способность товарного знака «КУРАЖ» ослаблена тем, что существует значительное количество товарных знаков, содержащих элемент «КУРАЖ», зарегистрированных для товаров 30 класса МКТУ, правильно не принят судом во внимание с учетом правовой позиции Президиума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении № 8215/06 от 08.11.2006 г. по делу № А40-21077/05, согласно которой каждый такой товарный знак необходимо рассматривать отдельно.

В рассматриваемом случае из материалов дела не следует, что возражения по данному товарному знаку были предметом рассмотрения патентной палаты, и решения по ним являлись предметом спора.

В соответствии с п. 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указал истец в исковом заявлении, он осуществляет производство крекера «Кураж», который приобрел широкую известность среди потребителей.

ИП Сажина Л.П. использовала обозначение «КУРАЖ ДОНСКОЙ» на упаковках производимых им кондитерских изделий - печенья сдобного, которое относится к товарам 30 класса МКТУ.

В этой связи вывод суда первой инстанции о том, что товары, для обозначения которых истцом используется товарный знак «КУРАЖ», являются однородными с товарами, производимыми ИП Сажиной Л.П. под обозначением «КУРАЖ ДОНСКОЙ», является верным.

Аналогичный вывод содержится в представленном ответчиком экспертном заключении от 16.05.2013 г., подготовленном НП ИППЦ ВО.

Доказательств отмены регистрации товарного знака в установленном порядке на основании ст. 1483 ГК РФ ответчиком не представлено      (ст.ст. 9, 65 АПК РФ).

Таким образом, использование ответчиком обозначения «КУРАЖ ДОНСКОЙ», содержащего словесный элемент «КУРАЖ», являющийся зарегистрированным товарным знаком истца, может ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товара и привести к смешению в сознании потребителей принадлежности товаров, производимых ответчиком, с товарами истца.

Как правильно указал суд области, учитывая, что ИП Сажина Л.П. является субъектом предпринимательской деятельности, а также правообладателем ряда товарных знаков, то при должной степени разумности и осмотрительности, она могла и должна была осуществить проверку обозначения производимой ею продукции на предмет наличия сходства до степени смешения указанного обозначения с товарными знаками, принадлежащими другим лицам, и принимать меры по недопущению производства и реализации контрафактной продукции.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно п.п. 43.2, 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, пп. 1 п. 4 ст. 1515 или пп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Размер компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

Пунктом 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» предусмотрено, что ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, убытков) наступает применительно к ст. 401 ГК РФ, согласно которой, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

Доказательств наличия оснований для освобождения от ответственности в виде компенсации за нарушение прав истца на товарный знак ответчиком в материалы дела не представлено (ст.ст. 9, 65 АПК РФ).

Из материалов дела следует, что истцом заявлено о нарушении исключительных прав на товарный знак «КУРАЖ», который использован ответчиком при производстве и реализации одного вида товара печенья сдобного с обозначением «КУРАЖ ДОНСКОЙ».

В этой связи истец считает, что ответчиком совершено одно правонарушение, связанное с незаконным использованием товарного знака «КУРАЖ».

Суд первой инстанции посчитал указанный довод истца обоснованным, поскольку факт использования ответчиком товарного знака «КУРАЖ» в обозначении выпускаемой им продукции подтверждается материалами дела.

Уменьшая размер компенсации до 59 308 руб., суд первой инстанции обоснованно принял во внимание совокупность следующих обстоятельств: отсутствие доказательств умышленного использования ответчиком