Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2015 по делу n А71-11541/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Изменить решение (определение) суда полностью и принять новый судебный акт

исключительным правом на произведение.

В силу пункта 2 той же статьи к способам использования относятся, в том числе: воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения. При этом запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением.

В силу положений пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель) может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе способами, предусмотренными данным Кодексом) без согласия правообладателя является незаконным и влечет установленную законодательством ответственность.

Согласно пункту 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 указанной статьи в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии со статьей 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Из разъяснений, изложенных в пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» следует, что при рассмотрении споров, связанных с защитой авторских прав, истец должен доказать факт принадлежности ему авторского (смежного) права, а также факт использования этих прав ответчиком.

В соответствии с пунктом 43.2 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Факт принадлежности ООО «Компания Техносбыт» исключительных прав на программу для ЭВМ «Модуль ИК «Сбыт» по расчетам с населением» и факт неправомерного использования данной программы ответчиком на бездоговорной основе после прекращения действия сублицензионного договора в нарушение прав истца на спорную программу установлены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 31.07.2014 по делу № А71-13922/2013 и в соответствии с пунктом 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подлежат доказыванию вновь.

С учетом вышеизложенного как необоснованный отклоняется довод жалобы о неверной оценке договора от 22.08.2007 № 445-1 как лицензионного и о правомерном сохранении прав на использование программ у ответчика после прекращения договора со ссылкой на пункт 10.1 указанного договора.

Оценка соответствующих доводов как необоснованных также была дана в постановлении Суда по интеллектуальным правам по делу № А71-13922/2013, в котором указано, что ответчик стороной лицензионного договора от 22.08.2007 не является; неисключительные права на использование программы для ЭВМ перешли к ответчику не по лицензионному договору от 22.08.2007 с ООО "Сбытовые системы", а по договору от 01.07.2009, заключенному с ООО "Региональный энергосбытовой комплекс" с согласия ООО "Техносбыт-интеграция" и являющемуся по своей природе сублицензионным.

Судом апелляционной инстанции исследован и отклонен довод жалобы о завышенности суммы взысканной компенсации со ссылкой на договор № 12 от 14.08.2008, заключенный между ЗАО «Техно-сбыт» и ООО «Техносбыт-интеграция», договор № 14 от 20.06.2011, заключенный между ООО «Техносбыт-интеграция» и ООО «Компания Техносбыт» в отношении идентичных программ.

Указанные договоры являются договорами полного отчуждения прав на спорную программу между компанией правопредшественником и правопреемником, а не договорами простой (неисключительной) лицензии от лицензиара к лицензиату. Ссылка на указанные договоры при определении размера компенсации противоречит разъяснениям, изложенным в Постановлении Пленумов Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009.

Суд соглашается с доводами сторон об ошибочном указании судом первой инстанции на нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако, с учетом определения размера компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, что соответствует положениям пункта 3 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, полагает, что сама по себе данная ссылка не привела к принятию неверного решения.

При вынесении решения суд первой инстанции руководствовался размером стоимости права использования произведения, установленной в лицензионном договоре от 22.08.2007 № 445-1 в сумме 2 000 000 руб., при этом правомерно указал на необоснованность применения индексов потребительских цен при расчете компенсации за нарушение исключительных прав истца.

Между тем, суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда первой инстанции в части расчета стоимости права использования произведения.

Согласно пункту 43.4 названного Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Таким образом, при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Ссылки апелляционной жалобы ответчика на устаревание и потерю коммерческой ценности спорной программы не подтверждены доказательствами в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Более того, согласно пункту 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами авторских прав являются произведения независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Данная норма не носит императивного характера, а предусматривает рассмотрение ходатайства и принятие судом решения о его удовлетворении либо отклонении. При этом удовлетворение ходатайства о проведении экспертизы является правом, а не обязанностью суда.

Правовое значение заключения экспертизы определено законом в качестве доказательства, которое не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и в силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.

Как отмечено в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.03.2011 № 13765/10, суд назначает экспертизу лишь для разъяснения возникающих у него при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.

При отсутствии таких вопросов спор между сторонами может быть рассмотрен без дополнительной оценки фактов, для установления которых заявитель настаивал на проведении экспертизы.

Как установлено судебными актами по делу № А71-13922/2013, договор от 01.07.2009, на основании которого ответчик приобрел права на использование спорной программы для ЭВМ, прекратил свое действие 22.08.2010 на основании пункта 3 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доказательств продления срока действия договора от 01.07.2009, а равно и доказательств заключения нового лицензионного/сублицензионного договора, ответчиком в материалы дела не представлено.

Истцом размер компенсации был определен в двукратном размере стоимости права использования произведения на основании лицензионного договора от 22.08.2007 № 445-1.

Сведения о наличии иных лицензионных договоров, заключенных в период нарушения исключительных прав истца, в целях определения цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в материалах дела отсутствуют. При рассмотрении настоящего спора на существование таких договоров стороны в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не ссылались.

С учетом изложенного апелляционный суд считает, что в данном случае необходимость проведения экспертизы отсутствовала, и дело правомерно рассмотрено на основании представленных сторонами доказательств.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.5 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009, при передаче третьему лицу исключительного права по договору об отчуждении этого права право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Истец является правообладателем спорных исключительных имущественных прав на спорную программу для ЭВМ на основании договора от 20.06.2011 № 14 об отчуждении исключительного права, следовательно, имеет право на получение компенсации за нарушение исключительных прав только с 20.06.2011.

Решение арбитражного суда первой инстанции по делу № А71-13922/2013 об установлении факта нарушения ответчиком исключительных прав истца и пресечении действий, нарушающих исключительные права истца, вступило в силу 07.11.2014.

Таким образом, выявленный период нарушения ответчиком исключительных прав истца составляет 40 полных месяцев (с июля 2011 года по октябрь 2014 года).

С учетом изложенного, принимая во внимание позицию Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о возможности определения размера компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения расчетным путем, применительно к стоимости правомерного использования исключительных прав на условиях ранее действовавшего лицензионного договора за каждый месяц в течение периода нарушения ответчиком прав истца.

Лицензионный договор от 22.08.2007 № 445-1 предусматривал выплату вознаграждения за передачу неисключительных прав в размере 2 000 000 руб.

Как следует из материалов дела и установлено вступившим в силу решением суда по делу № А71-13922/2013, стороны согласовали условие о сроке использования программы и сроке действия договора № 445-1 от 22.08.2007 на 3 года.

Следовательно, указанный лицензионный договор предусматривал стоимость правомерного использования спорной программы для ЭВМ в течение трех лет, т.е. за период 36 полных месяцев.

Таким образом, в целях расчета подлежащей взысканию компенсации суд определяет, что стоимость правомерного использования исключительных прав по данному договору в месяц составляла 55 555 руб.

Исходя из периода нарушения ответчиком прав истца (40 полных месяцев), стоимость правомерного использования исключительных прав истца составляет 2 222 200 руб. (555 555 руб. х 40 мес.), что может рассматриваться в качестве цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Соответственно, размер компенсации за нарушение исключительных прав истца составляет двукратную стоимость правомерного использования исключительных прав истца и равен 4 444 400 руб. (2 222 200 руб. х 2).

При этом апелляционным судом приняты во внимание момент возникновения прав