Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2014 по делу n А20-2984/2013. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

из двух строк сверху вниз кириллицей и латиницей оригинальным шриф­том белого цвета с коричневым контуром. Товарный знак является фантазийным.

Регистрация данного товарного знака является действующей,  о чем имееся информация о регистра­ции в Реестре товарных знаков и знаков обслуживания на официальном сайте Роспатента (http://wwwl.fips.ru)). Правообладателем товарного знака № 454880 является Общество с ограни­ченной ответственностью «КДВ Нижний Тагил», 622022, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 83 (RU).

            При исследовании однородности товара эксперт установил, что заявленный в декларации товар, маркированный обозначениями «Тоффи Микс» в кар­тонных коробках и пластиковых контейнерах, поименованный в протоколе о взятии проб и образ­цов от 29.03.2013, как: «индивидуальная картонная коробка розового цвета, с прозрачной полиэтиленовой вставкой с одной стороны, с изображением мор­ского штурвала, трехмачтового корабля и каната-веревки с различными морскими узлами         а также приклеена самоклеющаяся бумажная этикетка с маркировкой на русском языке: «тоффи микс»   и «индивидуальный прозрачный пластиковый контейнер круглой формы с изобра- жением деревенского домика. на контейнере приклеена самоклеющаяся бумажная этикетка с маркировкой на русском языке: «тоффи микс», представляет собой конфеты.

            Это же подтверждается и вещественными доказательствами в виде розовой коробки с конфетами и пластикового контейнера с конфетами, приобщенными к делу судом первой инстанции.

            Экспертом сделан правильный вывод о том, что данный товар отно­сится к продукции, для индивидуализации которой предназначен товарный знак, зарегистриро­ванный по свидетельству № 454880.

            Исследовав словесные обозначения на представленных на экспертизу  образцах и содержащиеся в товарном знаке, экспертом отметил их фонетическое и смысловое тождество и графическое сходство фрагментов «Toffi» и «Тоффи» словесных элементов сравни­ваемых обозначений, обусловленное одинаковым набором и последовательностью звуков («Т»-«o»-«f»-«f»-«i») и («Т»-«о»-«ф»-«ф»-«и»), отсутствием у данных слов самостоятельного значения (фантазийные); графическое сходство, обусловленное использованием букв одного алфавита (ла­тиница и кириллица), сходным сочетанием цветовых тонов;  фонетическое и смысловое различие фрагментов «го11», «ролл» и «mix», «мих» словесных элементов сравниваемых обозначений, обу­словленные разным набором звуков в данных словах, их разным смысловым значением, и их гра­фическое сходство, обусловленное использованием букв одного алфавита (латиница и кириллица), написанием с учетом характера букв, расположением, исходным сочетанием цветовых тонов; частичное фонетиче­ское сходство словесных  элементов    «Toffi mix» («Тоффи микс»), «Тоффи микс» и «Toffi roll» («Тоффи ролл»), «Тоффи; ролл.»  сравниваемых обозначений, обусловленное тождественным звучанием их начальных частей,  графическое сходство, обусловленное использованием  букв одного алфавита (латиница, кириллица), написанием с учетом характера букв, расположением букв по отношению друг к другу, сходным сочетанием цветовых тонов, наряду с их смысловым различием; сходство сравниваемых обозначений в целом, определяемое сходными общим зрительным впечатлением, взаиморасположением входящих в их состав элементов и частей словесных элементов и их отно­сительными размерами.

Эксперт также отметил различие сравниваемых обозначений в виде использованного шриф­та и в цветовом исполнении, и пришел к выводу, что это  не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом. Выявленные различия не влияют на существо и восприятие обозначений в целом, так как при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначе­ния  целом, так и составляющих его элементов с учетом значимости положения, занимаемого тожественными или сходными элементами в сравниваемых обозначениях.

Оценив  выявленные признаки в совокупности, несмотря на отмеченные различия, эксперт пришел к выводу о том, что исследуемые словесные обозначения будут являться сходными до степени смешения с комбинированным товарным знаком № 454880.

Эксперт сделал вывод, что установленное сходство, с учетом значимости положения, занимаемых указанных словесных обозначений в товарном знаке № 454880 (данные элементы являются доминирующими, обладают большей различительной способностью по сравнению с остальными элементами товарного знака), дает основание для вывода о том, что и в целом исследуемые обозначения будут сходны до сте­пени смешения с товарным знаком № 454880.

            Суд первой инстанции, отклоняя заключение экспертизы, не учел следующего:

Указанная экспертиза проведена компетентным государственным органом - экспертно-исследовательским отделением №2 (г. Краснодар) экспертно-криминалистической службы - регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Ростов-на-Дону, в пределах своих полномочий. При этом компетентность и полномочия таможенных экспертов оспорены не были.

Специалист - Ермакова Людмила Александровна имеет высшее образование, экспертную специальность - экспертиза объектов интеллектуальной собственности, в том числе по определению установления признаков отличия товара от оригинальной продукции, со стажем экспертной работы по данной специальности - 3 года. Экспертом в подтверждение квалификации представлены документы - диплом серии ПП №673943, сертификат №ТЗ-24-10-08-07 от 24.10.2008, экспертное свидетельство №1784, выданное экспертно-квалификационной комиссией, подтвердившей уровень квалификации эксперта.

  Эксперт, проводившая исследование, в соответствии со ст. 25.9 КоАП РФ  ознакомлена под роспись с правами и обязанностями, а также предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ.

В соответствии с ч.5.ст.26.4 КоАП РФ эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени. В заключении эксперта должно быть указано, кем и на каком основании проводились исследования, их содержание, должны быть даны обоснованные ответы на поставленные перед экспертом вопросы и сделаны выводы.

Экспертное заключение №12-01-2013/0052 соответствует требованиям ст.25 Федерального закона №75-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»: экспертом изложены результаты исследований с указанием примененных методов; обоснованы и сформулированы выводы по поставленным вопросам.

Экспертом проведены исследования объективно, на   научной  и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме дан ответ на поставленный вопрос: тождественно или сходно до степени смешения обозначение товарного знака «Тоффи Мих», указанное на товаре, явившемся предметом административного правонарушения по делу №10802000-88/2013 и товарного знака Правообладателя - «Тоффи ролл, Toffi roll»  для однородных товаров, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) (определение Кабардино-Балкарского таможенного поста Минераловодской таможни от 29.03.2013 о назначении идентификационной экспертизы)

Экспертом в заключении отмечено фонетическое и смысловое тождество и графическое сходство фрагментов «Toffi» и «Тоффи» словесных элементов сравниваемых обозначений, обусловленное использованием букв одного алфавита (латиницы и кириллицы), сходным сочетанием цветовых тонов; фонетическое и смысловое различие фрагментов «roll», «ролл» и «mix», «мих» словесных элементов сравниваемых обозначений, но их графическое сходство, обусловленное использованием букв одного алфавита (латиница и кириллица), сходство сочетанием цветовых тонов; частичное фонетическое сходство словесных элементов «Tqffi т/х»(«Тоффи мих») и «Toffi rolb («Тоффи ролл»).

В соответствии с п.2.4 заключения эксперта №12-01-2013/0052 от 07.05.2013 проведены «Исследования сходства обозначений» (стр.5 заключения): сходство сравниваемых обозначений в целом, сходство составляющих его элементов с учетом значимости положения, занимаемого сходными элементами в сравниваемых обозначениях. Оценивая выявленные признаки в совокупности, несмотря на отмеченные в заключении различия, эксперт пришел к выводу о том, что словесные обозначения («Toffi mix», «Тоффи мих»), будут являться сходными до степени смешения со словесным обозначением товарного знака №454880  («Toffi roll, «Тоффи ролл»), учитывая, что данные элементы являются доминирующими и обладают большей различительной способностью по сравнению с остальными элементами товарного знака и дает основание для вывода о том, что в целом исследуемые обозначения будут сходны до степени смешения с товарным знаком №454880.

Экспертное заключение №12-01-2013/0052 от 07.05.2013 приобщено к материалам административного дела №10802000-472/2013 в качестве одного из доказательств по делу.

 Суд пришел к ошибочному мнению, что доминирующим является слово «DOBOSZ», обозначающее производителя. Суд не учел, что охраняемым элементом товарного знака является слово «Тоффи», размещенное на потребительской таре и упаковке конфет, предъявленных на экспертизу.

Cуд ошибочно пришел к выводу, что в заключении не указано, какие именно предметы (этикетки, упаковки) подлежали сравнению, а также, не обоснованы утверждения суда о том, что экспертом сравнивались только фрагменты этикеток, а не этикетки в целом.

 При этом судом не учтено, что в пункте 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 (ред. от 25.01.2013) "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях указано: « Способы использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара в силу статей 1484 и 1519 ГК РФ не ограничиваются лишь размещением перечисленных средств индивидуализации. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом.

С учетом изложенного статья 14.10 КоАП РФ охватывает в числе прочих такие нарушения, как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации».

 Суд не учел, что на экспертизу переданы образцы с протоколом о взятии проб и образцов;             экспертом описаны два вида упаковки: индивидуальная картонная коробка розового цвета, с прозрачной полиэтиленовой вставкой с одной стороны, с изображением морского штурвала, трехмачтового корабля и каната-веревки с различными морскими узлами…а также приклеена самоклеющаяся бумажная этикетка  с маркировкой на русском языке: «ТОФФИ МИКС»…; индивидуальный прозрачный пластиковый контейнер круглой формы с изображением деревенского домика, на контейнере приклеена самоклеющаяся бумажная этикетка с маркировкой на русском языке «ТОФФИ МИКС».

Суд первой инстанции приобщил в качестве вещественных доказательств две коробки, внешний вид которых совпадает с описанием, указанным экспертом. В коробках находятся конфеты в бумажной обертке с указанием Toffi, Тоффи.

Подробные словесные обозначения «ТОФФИ  МИКС», Toffi, «ТОФФИ МИХ» даны в тексте экспертного заключения.

К заключению приложены иллюстрации (фотографии), на которых показан общий вид образцов товаров, ярлык обеспечения сохранности упаковки, общий вид образцов товаров после вскрытия упаковки, общий вид образца товара в потребительской таре (розовая коробка, пластиковая коробка), общий вид исследуемых обозначений на образцах товара.

Представленными доказательствами подтверждается, что охраняемое обозначение «тоффи» присутствует на потребительской таре, что является способом распространения контрафактной продукции.

 Позиция суда, выражающаяся в том, что слово «Тоффи» является общераспространенным, фактически означает ирис, конфета из сливочного масла и вареной смеси из сахара и воды, в связи с чем, элемент товарного знака      ООО «КДВ Нижний Тагил» («Тоффи») является неохраняемым, является ошибочной.

 Судом не учтено следующее.

В соответствии со статьей 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначении, не обладающий различительной способностью или состоящих из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами;          характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность а также на время, место и способ их производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

 Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые,   если они не занимает в нем доминирующего положения.

Сведения о том, что правовая охрана предоставлена товарному знаку с признанием отдельных его элементов неохраняемыми, приводятся в решении о регистрации товарного знака под кодом ИНИД (526).

    Регистрации товарного знака     «Toffi roll»      за ООО «КДВ Нижний Тагил» товарный знак  подтверждена  свидетельством N  454880, зарегистрированным в Государственном реестре товарных  знаков и знаков обслуживания РФ  24  феврали 2012г. Приоритет товарного знака от 04  августа 2010 г. в отношении товаров 30 класса MKТУ (кондитерские изделия кондитерские изделия мучные; печенье; конфеты и т д.). В данном свидетельстве отсутствует ссылка под кодом ИНИД (526) на то, что правовая охрана предоставлена данному товарному знаку с признанием отдельных его элементов неохраняемыми.

Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык (п.1 ст 68 Конституции РФ). При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке (п. 6 ст.1 Федерального закона от 3105 2005 N 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»).  

В Словаре русского языка (1949, 22-е издание, 1990: с 1992 - 'Толковый словарь русского языка', создан российским языковедом, лексикологом, лексикографом, исследователем норм русского литературного языка Ожеговым С.И. совместно с Н. Ю. Шведовой) имеются такие слова, как: ирис - (значение слова: сорт конфет в виде вязких кубиков обычно шоколадного цвета ); ириска - (значение слова: одна  конфета ириса).

 В   Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, продукции и услуг" (утв. Постановлением