Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2014 по делу n А53-531/2013. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)

кодекса Российской Федерации  товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Пунктом 2 статьи. 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве". товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, Гражданский кодекс Российской Федерации не запрещает использование сходных товарных знаков для индивидуализации неоднородных (не указанных в свидетельстве) товаров другим производителем.

Ответчиком не оспаривался факт использования товарного знака зарегистрированного истцом, однако, ответчик выразил несогласие с тем, что им при этом допускаются какие-либо нарушения законодательства. Ответчик оспорил регистрацию товарного знака истца и предоставление ему правовой защиты в рамках дела № А40-114574/12-15-320, рассмотренного Арбитражным судом г. Москвы.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.02.2013 по делу № А40-114574/2012 в удовлетворении исковых требований ООО "Мир Антенн" о признании недействительным заключения (решения) Палаты по патентным спорам Федеральной Службы интеллектуальной собственности от 24.07.2012 об отказе в удовлетворении возражений от 07.03.2012 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству № 418609 отказано.

Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 20.06.2013, решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.02.2013 оставлено без изменения и вступило в законную силу.

Вышеуказанными судебными актами установлены следующие обстоятельства:

использование обозначения «ELECTRONICS» в том числе стилизованного изображения в виде антенны осуществлялось истцом и ООО "Электроникс" - правообладателем оспариваемого товарного знака в рамках совместного бизнеса; слово «электроникс» предлагалось к использованию в рекламе в качестве «названия товарной группы», то есть средства индивидуализации продукции, а не самого предприятия;  в совместной деятельности общество "Мир Антенн" занималось исключительно реализацией готовой продукции и оказанием связанных с реализацией продукции услуг, производство продукции, осуществляло ООО "Электроникс" и размещало на своей продукции стилизованное изображение антенны и стилизованное словесное обозначение «ELECTRONICS» в том виде, в котором они вошли в оспариваемый товарный знак.

Истец в подтверждение использования им графического изображения антенны, как до даты государственной регистрации ответчика, как юридического лица, так и до государственной регистрации товарного знака правообладателем, в материалы дела представил: заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения от 03.03.2003, карточку, с образцами подписей, договоры на изготовление рекламной продукции от 04.11.2001, 16.09.2004, фото с рекламных сайтов, договоры поставки товаров, заключенные в период июнь 2003, январь 2004, а также договор о совместной работе компаний "Мир Антенн" и "Электроникс", без номера и даты.

Ответчик заявлял о принадлежности ему коммерческого обозначения, содержащего спорный графический элемент товарного знака истца, указанные документы были исследованы в рамках дела №А53-24920/2012, судом было установлено, что вне совместной деятельности истец использовал графическое изображение антенны только на печати предприятия, при этом фирменный бланк предприятия такого элемента не содержал.

С учетом выводов судов, сделанных по делу А53-17228/2012 об оспаривании решения комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области от 03.04.2012, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии прав на спорное средство индивидуализации как у Харченко М.А., так и к общества с ограниченной ответственностью «Мир Антенн».

Вместе с тем арбитражный суд первой инстанции сделал вывод о неоднородности товаров, ввезенных на территорию Российской Федерации по ДТ № 10319070/250112/0000058, к товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак ООО «Электроникс» согласно свидетельству на товарный знак № 418609, полагаясь на заключение учреждения Торгово-промышленной палаты Ростовской области «Донэкспертиза». Заключение, сделанное экспертом ООО «Новая Судебная Экспертиза» Лобановым Б.С. , суд отклонил, указав, что имеются сомнения в достоверности изложенных в нем выводов.

Апелляционный суд, изучив материалы дела, оценив заключения, выслушав пояснения специалиста – профессора Южного федерального университета, доктора физико-математических наук Мануилова М.Б., пришел к выводу, что суд первой инстанции неправильно оценил доказательства, связанные с понятием однородности товара, в связи с чем не применил закон, подлежащий применению.

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции об отсутствии прав на спорное средство индивидуализации у ООО «Мир антенн». Ответчик  ранее неоднократно оспаривал права истца на зарегистрированный товарный знак ООО «Электронике»: дело № А40-11457/2012 по иску ООО «Мир антенн» к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности», третье лицо: ООО «Электроникс » о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.12г. об отклонении возражений общества против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству № 418609, выданному ООО «Электронике», а также дело № А53-24920/2012, рассмотренное Арбитражного суда Ростовской области, по иску общества к ООО «Электронике» о признании права на коммерческое обозначение, включающее графическое изображение антенны с размещённым над ним словесным элементом: «ELECTRONICS». В рамках данных дел ООО «Мир антенн» пыталось доказать законность использования товарного знака ООО «Электронике» либо путем оспаривания регистрации права на товарный знак, либо путем признания своего права на охраняемый элемент товарного знака ООО «Электронике» как на коммерческое обозначение.

            В удовлетворении исков отказано.

            Суд первой инстанции отказал истцу по данному делу в удовлетворении иска об изъятии и уничтожении контрафактных экземпляров, сославшись на отсутствие доказательства однородности введенных товаров и товаров, в отношении которых имеется товарный знак истца.

            Вместе  с тем суд апелляционной инстанции не может согласиться с таким выводом суда первой инстанции.

В силу пункта  1 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Согласно пункту 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Юридически значимым обстоятельством по настоящему делу является установление факта незаконного размещения товарного знака истца  на товарах, этикетках и упаковках товара, который был ввезен ООО «Мир антенн».

В соответствии со ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации  любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в нем (ст. 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товарным знаком товар одного производителя от аналогичных товаров другого производителя.

Статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака. Таким образом, из положений ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что квалифицирующим признаком, позволяющим отнести товары к контрафактным, является незаконность размещения товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковке товаров.

Согласно п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании данной нормы правообладатель вправе запретить другим лицам использовать сходные с его товарным знаком обозначения при одновременном соблюдении условий:

- установлено использование тождественных или однородных товаров,

- установлено, что при использовании возникнет вероятность смешения в отношении индивидуализации лиц - производителей товаров.

Правила определения «однородности» товаров содержатся в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 5 марта 2003 года № 32. Согласно п. 14.4.3 этого документа при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

ООО «Электроникс» и ООО «Мир антенн» являются конкурентами на рынке антенной продукции, осуществляя свою деятельность в одном субъекте Российской Федерации – Ростовской области

При таких обстоятельствах имеются основания полагать, что размещение товарного знака ООО «Электроникс» на продукции, которую ООО «Электроникс» не ввозило, способно ввести будущих потребителей в заблуждение, а также создавать впечатление о наличии связей или особых отношений между ООО «Мир антенн» и обладателем исключительного права на товарный знак - ООО «Электронике». Кроме того, размещение товарного знака на продукции на продукции, к которой ООО «Электронике» не имеет никакого отношения, может повлечь предъявление претензий со стороны в случае возникновения претензий по качеству.

Апелляционный суд отклоняет утверждения третьего лица о том, что в судебных актах по делу А53-12115/2012 установлено отсутствие однородности товаров. Из мотивировки постановления суда апелляционной инстанции по указанному делу  следует, что основанием для отказа в привлечении к административной ответственности ООО «Мир антенн» послужило отсутствие однозначных доказательств незаконности использования ООО «Мир антенн» товарного знака ООО «Электронике», то есть вины общества в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на дату рассмотрения спора

В соответствии с п. 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного  Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

ООО «Электронике» является правообладателем зарегистрированного товарного знака, в соответствии со Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 418609.

Обозначение может считаться охраняемым товарным знаком, исключительное право на который принадлежит конкретному лицу (правообладателю), только после регистрации в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) или международной регистрации.

Товарный знак заявителя был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.09.2010 г., сроком действия до 09.07.2019 г.

В перечень охраняемых данным товарным знаком товаров входят:

DVD-плееры; автоматы торговые; автоответчики телефонные; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; антенны: аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты для передачи звука; аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты кассовые; аппараты сварочные электрические; аппараты светокопировальные; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; вилки;