Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2015 по делу n А12-45858/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя от аналогичных товаров другого производителя.

В силу статьи 1479 ГК РФ правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 1481 ГК РФ свидетельство выдается на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с положениями статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно разъяснениям, данным в п. 29 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 № 5/29 под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко-или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

В пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 разъяснено, что при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав.

В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством РФ. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122).

Согласно п. 5.2.1, 5.2.2. Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Из материалов дела следует, что истец, как правообладатель названных товарных знаков заключил с ООО «Байкал» лицензионный договор на право пользования указанных товарных знаков, который 21.09.2011 зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) за № РД0087353.

В пункте 6.1 названного лицензионного договора указано, что при нарушении третьими лицами прав на товарные знаки, права использование которых предоставлены по договору, лицензиар, по просьбе лицензиата, обязан инициировать иск о защите прав на товарный знак или поддержать в суде иск, поданный лицензиатом, либо лицензиар и лицензиат обязуются совместно предъявлять им иск, что соответствует требованиям статей 1229, 1233, 1235, 1489 ГК РФ.

Расходы и/или поступления, понесенные и/или полученные в результате судебного или арбитражного решения или соглашения между истцом и ответчиком, будут распределены между лицензиаром и лицензиатом согласно договоренности. Кроме того, лицензиар обязан инициировать досудебную защиту прав на товарный знак путем направления претензий, уведомлений и т.д.

ООО «Байкал» заключило с ООО «ПК «Аквалайф» сублицензионный договор на право пользования указанными товарными знаками, который 19.10.2011  зарегистрирован в Роспатенте за № РД0088828.

В пункте 6.1 названного договора указано, что при нарушении третьими лицами прав на товарные знаки, права использование которых предоставлены по договору, сублицензиар совместно с сублицензиатом инициируют иск о защите прав на товарный знак, что соответствует требованиям статей 1229, 1233, 1235, 1489 ГК РФ.

Расходы и/или поступления, понесенные и/или полученные в результате судебного или арбитражного решения или соглашения между истцом и ответчиком, будут распределены между сублицензиаром и сублицензиатом согласно договоренности.

Из материалов дела видно, что этикета, используемая ответчиком, выполнена в форме овала. На этикетке изображен пейзаж с берегом озера, гористой местности, с произрастающим там хвойными деревьями. Вверху этикетки имеется надпись «Бай-куль», выполненная печатным шрифтом красного цвета и обведенным желтым цветом, размером 10 мм. Края этикетки, используемой ответчиком, оформлены двойной обводкой, желтого цвета и золотистый металлик.

На контрэтикетке красного цвета в верхней части стандартным типографским шрифтом золотистого цвета размером 6 мм написано «Бай-Куль», черным шрифтом размером 1,5 мм идет пояснение указанной надписи «Бай-Куль». Одно из древних имен озера «БАЙКАЛ».

В отношении данного случая, наблюдается как фонетическое сходство (по словесному элементу «БАЙКАЛ»), так и семантическое тождество (по композиции словесного элемента и изобразительного элемента в виде берега озера с горным массивом с произрастающими там хвойными деревьями) так и общего зрительного впечатления от концепции этикеток, выполненных в одинаковых пропорциях с использованием сходного подхода в общей композиции знака.

Как видно, в само оформление этикетки ответчика и в словесное обозначение «Бай-Куль» заложена одна и та же идея и одно и то же понятие, тесно связанные с Сибирским озером Байкал, поскольку в состав всех знаков серии входят словесные элементы «БАЙКАЛ», «BAYKAL», объединяющие все, что имеет отношение к этому озеру, к окружающей его природе, а также ассоциирующиеся с народностями, населяющими его побережье, с их традициями, бытом, культурой. Словесный элемент «Байкал» является сильным, самостоятельным элементом данной серии товарных знаков, на него падает логическое ударение и акцентируется наибольшее внимание потребителя.

Как видно из материалов дела, этикетка ответчика является комбинированной. В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого сходным элементом (пункт 14.4.2.4 Правил).

На этикетке ответчика наиболее значимое положение имеет словосочетание «Бай-Куль», поскольку оно размещено в центре этикетки, зрительно выделено, выполнено крупным шрифтом. Изобразительный элемент воспринимается, как фон для данного словосочетания. В связи с этим сходство словосочетания «Бай-Куль» будет определять сходство всего обозначения в целом.

Таким образом, в сравниваемые обозначения заложены одна и та же идея, одно и то же понятие, тесно связанные с Сибирью, с тайгой и озером Байкал, в связи с чем, сравниваемые обозначения относятся к сходным до степени смешения по семантическому признаку.

Кроме этого, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Поскольку сравниваемые обозначения объединены одним и тем же понятием, связанным с озером Байкал, очевидно, что и ассоциации, которые они вызывают, также связаны с озером Байкалом.

На контрэтикетке для потребителя прямо указано, что «Бай-Куль» это «Одно из древних имен озера «БАЙКАЛ», поэтому этикетка со словом «Бай-Куль», используемая ответчиком, воспринимается, как один из вариантов серии товарных знаков «БАЙКАЛ», принадлежащих истцу.

Как верно указано судом первой инстанции, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Поскольку сравниваемые обозначения объединены одним и тем же понятием, связанным с озером Байкал, очевидно, что и ассоциации, которые они вызывают, подобны.

Согласно пункту 4.2.1.4 Методических рекомендаций обозначение, содержащее в своем составе сильный элемент, лежащий в основе серии знаков, может не быть сходным до степени смешения с отдельными обозначениями, составляющими данную серию, однако оно является сходным до степени смешения со всей серией знаков.

Словесное обозначение «Бай-Куль» не только семантически, но и фонетически сходно с товарными знаками «БАЙКАЛ», «BAIKAL» (свидетельства № 59925, № 151442, № 203612). Почти полное фонетическое вхождение части товарных знаков серии («Байкал», «Baikal») в оспариваемое обозначение является веским подтверждением фонетического сходства.

Товары, в отношении которых используется этикетка ответчика и товары, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца – «БАЙКАЛ» по свидетельствам № 59925, № 151442, № 203612 являются однородными.

Товарные знаки истца, «БАЙКАЛ» по свидетельствам № 59925, № 151442, № 203612 и этикетка, используемая ответчиком, в центре которого изображен пейзаж с берегом озера, гористой местностью, с произрастающими там хвойными деревьями, со словесным обозначением «Бай-Куль», сходны до степени смешения, предназначены для маркировки одних и тех же напитков, которые относятся к одному и тому же виду, имеют одно и то же назначение, условия сбыта и круг потребителей, то есть являются однородными товарами, и, следовательно, могут быть восприняты потребителем как обозначения, используемые одним юридическим лицом для индивидуализации изготавливаемых товаров.

Использование ответчиком указанной этикетки, противоречит положениям пункта 3 статьи 1484 ГК РФ. Причем дальнейшее использование данной этикетки нарушает права истца, длительное время маркирующей продукцию своими товарными знаками «БАЙКАЛ» по свидетельствам № 5 9925, № 151442 и № 203612 (более 40 лет), а соответственно повлечь за собой значительные убытки, как в финансовом плане, так и в отношении потребителей к продукции компании.

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 названного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда;

в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

При обращении в арбитражный суд с настоящим иском истец просил о взыскании с ответчика компенсации в размере 5 000 000 рублей.

Согласно выраженной в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» правовой позиции, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товара, круг потребителей и другие признаки.

Исследовав представленные письменные доказательства, а также обозрев образцы закупленной продукции, арбитражный суд 1 инстанции обосновано признал доказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав, принадлежащих истцу.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя,