Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2015 по делу n А55-20196/2013. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации  никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Согласно подпункту 1 пункта 4 указанной статьи Кодекса правообладатель вправе по своему выбору требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

По смыслу приведенных нормативных положений компенсация подлежит взысканию при доказанности незаконного использования товарного знака как средства индивидуализации и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Как следует из материалов дела, Компания «Астеллас» является правообладателем серии товарных знаков со словесным обозначением «СОЛЮТАБ» и «SOLUTAB»  имеющим международную регистрацию: по свидетельству №519817 «FLEMOXIN  SOLUTAB» с приоритетом от 30 декабря 1987 года, по свидетельству № 669940 «FORCID SOLUTAB» с приоритетом от 03 октября 1996 года, по свидетельству № 795202 «FLEMOCLAV SOLUTAB» с приоритетом от 03 июля 2002 года, по свидетельству № 637535 «ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ» с приоритетом 13 декабря 1994 года, по свидетельству № 654395 «ЮНИДОКС СОЛЮТАБ», по свидетельству № 806929 «ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ» с приоритетом от 03 июля 2002 года.

Кроме того, компания «Астеллас» является правообладателем товарных знаков со словесным обозначением «СОЛЮТАБ» и «SOLUTAB» зарегистрированных на территории Российской Федерации по свидетельству Роспатента № 458380 с датой приоритета 19 марта 2010 года и свидетельству Роспатента № 458372 с датой приоритета 19 марта 2010 года.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации словесное обозначение «СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ» в качестве товарного знака по заявке № 2009705596 с приоритетом от 20 марта 2009 года было зарегистрировано Роспатентом 13 октября 2010 года за № 420447 (дата приоритета 20 марта 2009 года) в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя ООО «Трейдсервис».

22 февраля 2011 года за № РД0077122 Роспатентом зарегистрирован лицензионный договор № 3/2010 от 26 ноября 2010 года, заключенный между ООО «Трейдсервис» и ООО «Озон» о предоставлении ООО «Озон» права использования, в том числе, товарного знака по свидетельству № 420447.

Решением Роспатента от 15 февраля 2013 года предоставление правовой охраны указанному товарному знаку признано недействительным полностью.

В связи с признанием недействительной предоставления правовой охраны  товарному знаку  по свидетельству № 420447 «СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ», лицензионный № 3/2010 от 26 ноября 2010 года был расторгнут.

21 мая 2010 года ООО «Трейдсервис» была подана заявка № 2010716511 на государственную регистрацию комбинированного обозначения  представляющего собой лицевую сторону упаковки лекарственного препарата, включающего словесное обозначение «СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ». Указанный товарный знак (комбинированное обозначение) был зарегистрирован Роспатентом 23 января 2012 года за № 451895 (дата приоритета 21 мая 2010 года) в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя ООО «Трейдсервис».

28 января 2013 года за № РД0117759 Роспатентом зарегистрирован лицензионный договор, заключенный между ООО «Трейдсервис» и ООО «Озон» о предоставлении ООО «Озон» прав использования, в том числе, товарного знака по свидетельству № 451895.

На основании заявления правообладателя от 13 ноября 2012 года в указанный товарный знак внесены изменения отдельных элементов, не меняющие его существа, а именно, из указанного товарного знака исключен словесный элемент «СОЛЮТАБ», о чем 17 декабря 2012 года внесена запись в Госреестр.

ООО «Озон» в 2011 году осуществило государственную регистрацию лекарственного препарата под торговым наименованием «СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ» (МНН – АЗИТРОМИЦИН) и имеет соответствующее регистрационное удостоверение от 11 ноября 2011 года № ЛП-001161.

Сравнительный анализ инструкций по применению  лекарственных препаратов Компании «Астеллас» («ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ», «ЮНИДОКС СОЛЮТАБ», «ВИЛЬПРАФЕН СОЛЮТАБ»)  и лекарственного препарата выпускаемого ООО «Озон» под торговым наименованием «СУМАРТОЛИД СОЛЮТАБ» (в период действия регистрации), позволяет сделать вывод о том, что препараты Компании «Астеллас» и  «СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ» показаны к применению при достаточно  большом количестве одних и тех же заболевании, таких как инфекции верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (фарингит, тонзиллит, синусит, средний отит); инфекции нижних дыхательных путей (острый бронхит, обострение хронического бронхита, внебольничная пневмония); инфекции кожи и мягких тканей и. т.д.

Из чего следует, что Компанией «Астеллас» и ответчиками в период с 11 ноября 2011 года по 17 декабря 2012 года осуществлялась деятельность по производству и реализации лекарственных препаратов схожих по наименованию и по показаниям применения при наличии зарегистрированных у обеих организаций товарных знаков на обозначение «СОЛЮТАБ».

Недобросовестная конкуренция — это нарушение общепринятых правил и норм конкуренции. При этом нарушаются законы и неписаные правила. Кроме того нарушается Конституция Российской Федерации, где в статье 34, пункт 2 сказано: «Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию».

Статья 4 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ  «О защите конкуренции» трактует это понятие как: любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Формы недобросовестной конкуренции установлены статьей 14 указанного выше закона. Это распространение ложных, неточных или искажённых сведений, способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации; введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа, места изготовления, потребительских свойств, качества товара; некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов; продажа товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг; получение, использование, разглашение научно-технической, производственной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия её владельца.

При этом суд первой инстанции обоснованно указал, что не усматривает в действиях ответчиков, направленных на регистрацию товарных знаков «СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ», на регистрацию лекарственного препарата с торговым наименованием «СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ», по заключению, регистрации и исполнению лицензионных договоров от 26 ноября 2010 года № 3/2010, от 08 июня 2012 года № 9/2012, признаков недобросовестности конкуренции и злоупотребления правом, поскольку, хоть ответчики и знали о том, что Компания «Астеллас» выпускает лекарственные препараты с использованием в наименовании обозначений «СОЛЮТАБ» и «SOLUTAB»  (не знать не могли в силу того, что значительно давно находятся на фармацевтическом рынке), Компания «Астеллас» на момент подачи ООО «Трейдсервис» заявки о регистрации словесного товарного знака  «СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ» (приоритет от 20 марта 2009 года) не являлась правообладателем товарного знака «СОЛЮТАБ» на территории Российской Федерации. Зарегистрировав словесный товарный знак «СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ», каких-либо сомнений относительно возможности регистрации комбинированного товарного знака «СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ» у ООО «Трейдсервис» не могло возникнуть.

Между тем, при возникновении притязаний Компании «Астеллас» на указанный товарный знак, ООО «Трейдсервис» незамедлительно внесло изменение в зарегистрированный товарный знак, оставив лишь обозначение «Суматролид».

В свою очередь, представленные истцом в материалы дела Мониторинги назначения лекарственных препаратов  2014 года свидетельствуют лишь о значительности использования препаратов Частной компания с ограниченной ответственностью «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» с товарным знаком «Солютаб» среди назначений препаратов группы J01 «Антибактериальные препараты для системного использования, в указанный период, но не в период производства и реализации препарата «Суматролид Солютаб» ответчиками (с 11 ноября 2011 года по 17 декабря 2012 года).

Ссылка заявителя жалобы на необоснованность вывода суда относительно исследований назначений врачей компанией «Комкон-ФАРМА» является несостоятельной.

В материалах дела имеются выписки из ЕГРЮЛ в отношении Закрытого акционерного общества «Исследовательская компания Комкон», которое было ликвидировано 22 июля 2014 года и Общества с ограниченной ответственностью «КОМКОН-ФАРМА», которое было исключено из ЕГРЮЛ 02 июня 2014 года. А компания ООО «Синовейт Комкон» образована 31 января 2011 года.

Поэтому суд первой инстанции обоснованно принял во внимание только исследования, проведенные в 2014 году.

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю)

При этом, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса (пункт 62 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 6 марта 2009 года № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Одновременно в пункте 54 поименованного постановления, отмечено, что решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака.

При этом, следует учитывать, что после признания недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку сделки, заключенные на основе патента или о товарном знаке в период их действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о признании недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, деятельность ответчиков по регистрации и исполнению лицензионных договоров от 26 ноября 2010 года № 3/2010, от 08 июня 2012 года № 9/2012 а также по производству и реализации лекарственных препаратов в период с 11 ноября 2011 года по 17 декабря 2012 года схожих по наименованию с товарными знаками Компании «Астеллас» осуществлялась на законном основании, в связи с чем, основания для взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака, предусмотренной статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют. В связи с чем, исковые требования в части взыскания компенсации в размере 5 000 000 руб. 00 коп. удовлетворению не подлежат.

Как обоснованно указал суд первой инстанции, доводы ответчиков о том, что обозначение «СОЛЮТАБ» является обозначением лекарственной формы, а именно растворимых таблеток, а также что указанное обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, являются несостоятельными. Также как и то, что действия Компании «Астеллас» по регистрации товарных знаков «СОЛЮТАБ» и «SOLUTAB» являются злоупотреблением правом и являются актом недобросовестной конкуренции.

Поскольку Федеральной службой по интеллектуальным правам (Роспатент) на имя Компании «Астеллас» зарегистрированы ряд товарных знаков, которые включают в качестве охраняемого элемента обозначение «СОЛЮТАБ», а также зарегистрированы товарные знаки, состоящие из одного слова «СОЛЮТАБ» и «SOLUTAB». Соответственно права Компании на указанные товарные знаки защищены законом и не подлежат оспариванию в судебном порядке, в том числе не может подвергаться сомнению охраноспособность обозначения, которое было зарегистрировано в качестве товарного знака.

При этом, Роспатент признал допустимой регистрацию товарных знаков, содержащих обозначения «СОЛЮТАБ» в качестве охраняемого элемента, а также товарных знаков состоящих из одного слова «СОЛЮТАБ» и «SOLUTAB», подтвердив тем самым, что обозначение «СОЛЮТАБ» на момент регистрации не являлось вошедшим во всеобщее употребление.

Соответственно данное обозначение признано в установленном законом порядке охраноспособным, в том числе не являющимся вошедшим во всеобщее употребление.

Ответчики указывают, что, по их мнению,