Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2015 по делу n А70-678/2015. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пунктам 1, 3 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания. Фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания (пункт 2 статьи 1476 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (часть 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии со статьей 9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицированной СССР 01.07.1965) правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака. Согласно статье 10-bis указанной Конвенции «(3).... подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента».

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пунктах 43.2, 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, частью 1 пункта 4 статьи 1515, частью 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

   Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

   Из материалов дела усматривается и установлено судом первой инстанции, что общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Геотерм» зарегистрировано 08.02.1999. Сокращенное и фирменное наименование - ООО НПФ «Геотерм».

   Согласно уставу общества основными видами деятельности ООО НПФ «Геотерм» являются, в том числе, предоставление услуг по добыче нефти и газа; предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

В выписке из Единого государственного реестра юридических лиц указано, что основной вид экономической деятельности истца – предоставление услуг по добыче нефти и газа, одним из дополнительных видов его деятельности является предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа.

   ООО СК «ГЕОПЛАСТ 2007» (прежнее наименование - ООО «Геотермнефтьсервис») зарегистрировано в качестве юридического лица 14.08.2007.

   Из сведений из Единого государственного реестра юридических лиц явствует, что видами экономической деятельности ответчика является, в том числе, предоставление услуг по добыче нефти и газа, предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа.

   ООО НПФ «Геотерм» является правообладателем товарного знака «ГЕОТЕРМ», зарегистрированного 27.10.2008 в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, с приоритетом товарного знака 08.06.2007, свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 363217, срок действия регистрации товарного знака истекает 08.06.2017.

   Данный товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении таких услуг, как: бурение скважин; герметизация строительных сооружений; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; очистка; ремонт скважин; строительство, в том числе скважин (37 класс МКТУ), что следует из приложения к свидетельству на товарный знак «ГЕОТЕРМ».

   Согласно неопровергнутым пояснениям представителя истца, услуги по обработке призабойной зоны скважин с освоением струйным насосом, являющиеся предметом заключенного между ответчиком и третьим лицом договора № 014/13У от 10.06.2013, относятся к ремонтно-изоляционным работам скважин, в связи с чем вопреки доводу ответчика, приоритет товарного знака «ГЕОТЕРМ» распространяется в отношении  спорных услуг (услуг по обработке призабойной зоны скважин с освоением струйным насосом).

   Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, данным в пункте 13 информационного письма Президиума от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

   Суд первой инстанции, руководствуясь Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, пришел к выводу о том, что ответчик использует словесное обозначение «ГЕОТЕРМ», сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца и с товарным знаком, зарегистрированным за истцом, при выполнении работ, оказании услуг, аналогичных тем, которые выполняет (оказывает) истец.

   Вывод суда первой инстанции о схожести до степени смешения наименования ООО «Геотермнефтьсервис» с товарным знаком «ГЕОТЕРМ» подтвержден судебными актами первой, апелляционной и кассационной инстанций по делам № А70-7372/2012, 70-8699/2013, А70-8733/2014, А70-13910/2014, имеющими в силу статьи 69 АПК РФ преюдициальное значение для рассматриваемого спора.

   Преюдициальность не только означает отсутствие необходимости доказывать установленные ранее обстоятельства, но и запрещает их опровержение. Такое положение существует до тех пор, пока судебный акт, в котором установлены эти факты, не будет отменен в порядке, установленном в законе.

Судами в рамках указанных дел установлено, что фирменное наименование истца зарегистрировано 08.02.1999; приоритет товарного знака «ГЕОТЕРМ» установлен 08.06.2007, то есть за два месяца до регистрации ООО «Геотермнефтьсервис» (14.08.2007). ООО НПФ «Геотерм» является правообладателем фирменного наименования и товарного знака «ГЕОТЕРМ».

Также в судебных актах по названным делам установлено, что словесное обозначение «ГЕОТЕРМНЕФТЬСЕРВИС» представляет собой сложное слово, состоящее из трех словесных элементов: «ГЕОТЕРМ», «НЕФТЬ», «СЕРВИС»; словесный элемент «ГЕОТЕРМ» является тождественным словесному товарному знаку «ГЕОТЕРМ» в отношении однородных товаров и/или услуг классов МКТУ: 01, 35, 37, 39, 42 по свидетельству № 363217, так как словесный элемент «ГЕОТЕРМ» совпадает со словесным товарным знаком «ГЕОТЕРМ» во всех элементах; словесные обозначения «геотерм» и «геотермнефтьсервис» являются сходными по звуковому, графическому и смысловому признакам, поскольку словесное обозначение товарного знака истца и основная часть наименования ответчика совпадают полностью во всех элементах.

   В судебных актах также признан факт осуществления ООО СК «Геопласт 2007» и ООО НПФ «Геотерм» аналогичной деятельности.

            В связи с изложенным, оснований для переоценки вывода суда первой инстанции о схожести до степени смешения наименования ООО «Геотермнефтьсервис» с товарным знаком «ГЕОТЕРМ» у суда апелляционной инстанции не имеется.

Заключение, на которое ответчик ссылается в обоснование своих возражений против исковых требований, носит рекомендательный характер, составлено патентным поверенным Ржевцевым В.А., имеющим квалификацию «Юрист по специальности «Юриспруденция»», то есть является правовым, тогда как установление вопросов факта является прерогативой судов первой и апелляционной инстанции (пункт 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе»), в связи с чем данное заключение не может быть расценено как доказательство, опровергающее вывод суда первой инстанции о схожести до степени смешения наименования ООО «Геотермнефтьсервис» с товарным знаком «ГЕОТЕРМ».

Осуществление ответчиком коммерческой деятельности в рамках 37 класса МКТУ (оказание однородных услуг) подтверждается представленными в материалы дела договором № 014/13-У от 10.06.2013, актами сдачи-приемки выполненных работ, реестрами, счетами-фактурами, платежными поручениями об оплате услуг.

Как указывалось выше, в связи с незаконным использованием ответчиком принадлежащего истцу товарного знака «Геотерм» ООО НПФ «ГЕОТЕРМ» заявлено требование о взыскании с ООО СК «ГЕОПЛАСТ 2007» компенсации в размере 5 000 000 руб.

Из материалов дела усматривается, что в обоснование заявленной суммы компенсации истец сослался на договор о предоставлении права использования изобретения по патенту (лицензионный договор) от 12.12.2011 № 2352604 между Демичевым С.С. (лицензиаром) и ООО НПФ «ГЕОТЕРМ» (лицензиат), по условиям которого обществу за вознаграждение в виде 30%  выручки от продажи третьим лицам предоставлен патент на изобретение «Состав для повышения нефтеотдачи пласта».

Относительно довода ответчика о том, что положениями пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не предусмотрено право правообладателя фирменного наименования вместо возмещения убытков требовать выплаты компенсации за нарушение права на фирменное наименование, в связи с чем взыскание судом первой инстанции компенсации, в том числе за использование ответчиком фирменного наименования истца, неправомерно, суд апелляционной инстанции указывает, что компенсация на основании указанной нормы в размере 500 000 руб. взыскана с ответчика в связи с установлением судом факта нарушения исключительных прав истца на использование ответчиком в своем фирменном наименовании словесного обозначения ГЕОТЕРМ, схожего до степени смешения с товарным знаком истца ГЕОТЕРМ, во взаимоотношениях с третьим лицом.

Иными словами, положения статьи 1515 ГК РФ применены судом первой инстанции правильно.

Из решения от 14.04.2015 следует, что суд первой инстанции, взыскивая компенсацию в меньшем размере, чем заявлено истцом, руководствовался пунктом 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» и исходил из того, что истец не давал ответчику разрешения на использование принадлежащего ему товарного знака (а не фирменного наименования), напротив, неоднократно обращался в Арбитражный суд с иском об обязании ответчика прекратить нарушения (использовать товарный знак), требования были удовлетворены, судебные акты вступили в законную силу.

Кроме этого, суд первой инстанции принял во внимание стоимость выполненных ответчиком по договору № 014/13-У от 10.06.2013 работ для ООО «Мамонтовский КРС» в размере 10 000 000 руб. и взыскание с ответчика компенсации по делам № А70-7372/2012, № А70-8699/2013, № А70-13910/2014, №