Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2015 по делу n А70-13910/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (часть 3 той же статьи).

Частью 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с   указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права (часть 3 статьи 1252 ГК РФ).

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суд первой инстанции установил, что ответчик использует словесное обозначение «Геотерм», сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца и с товарным знаком, зарегистрированным за истцом, при выполнении работ, оказании услуг, аналогичных тем, которые выполняет (оказывает) истец.

Суд апелляционной инстанции соглашается с такими выводами суда первой инстанции.

Согласно разъяснениям Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, данным в пункте 13 информационного письма от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила).

Из пункта 14.4.2 Правил следует, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В качестве товарного знака истца зарегистрировано именно словесное обозначение (пункт 1 статьи 1482 ГК РФ).

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

С учетом изложенных выше рекомендаций, суд первой инстанции проанализировал словесное обозначение «ГЕОТЕРМНЕФТЬСЕРВИС» и установил,      что данное обозначение представляет собой сложное слово, состоящее из трех словесных элементов «ГЕОТЕРМ» «НЕФТЬ» «СЕРВИС».

Так, обозначение «ГЕОТЕРМ» и «ГЕОТЕРМНЕФТЬСЕРВИС» фонетически тождественны, при этом в слове «ГЕОТЕРМНЕФТЬСЕРВИС» логическое ударение падает на «ГЕОТЕРМ», словесные элементы «НЕФТЬ» и «СЕРВИС» указывают это сходство, усиливают его, так как обозначают вид отрасли.

Обозначениями «ГЕОТЕРМ» и «ГЕОТЕРМНЕФТЬСЕРВИС» создается общее зрительное впечатление, которое включает в себя: стандартный шрифт; печатные буквы; буквы расположены по горизонтали в строчку; буквы выполнены в кириллице в черном - белом цветовом сочетании.

Обозначения  «ГЕОТЕРМ» и «ГЕОТЕРМНЕФТЬСЕРВИС» имеют совпадение слогов и их расположение, а также место в составе обозначений, характер совпадающих частей обозначений; обозначение «ГЕОТЕРМ» занимает доминирующее  положение в  обозначении «ГЕОТЕРМНЕФТЬСЕРВИС».

В апелляционной жалобе ответчик оспаривает вывод суда первой инстанции о сходстве наименования ответчика до степени смешения со словесным товарным знаком «Геотерм» в отношении однородных услуг по 01, 35, 37, 39, 42 классам МКТУ. Настаивает на том, что фирменные наименования истца и ответчика отличаются, в наименовании истца отсутствуют элементы «нефтьсервис», фирменное наименование ответчика включает 4 отдельных словесных элемента («гео», «терм», «нефть», «сервис»), в то время как в составе наименования истца имеются также слова «научно-производственная фирма».

Однако ссылка ответчика на отсутствие полной идентичности звукового и графического сходства не принимается во внимание.

Заключение специалиста Ржевцева В.А., на которое ответчик ссылается в обоснование своих доводов, носит рекомендательный характер, и подлежит оценке в    совокупности с иными представленными в материалы дела доказательствами.

Суд апелляционной инстанции считает, что словесные обозначения являются сходными по звуковому, графическому и смысловому признакам, поскольку словесное обозначение товарного знака истца и основная часть наименования ответчика совпадают полностью во всех элементах (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 № 16577).

Составная часть «нефтьсервис» различительным свойством не обладает, поскольку указывает на сферу и/или вид оказания услуг. Равно как и словосочетание, используемое в наименовании истца  - «научно-производственная фирма».

Кроме того, как следует из материалов дела и указывает ООО СК «ГЕОПЛАСТ 2007» в своей апелляционной жалобе, истец и ответчик являлись аффилированными лицами. Единственный участник и директор ООО «Геотермнефтьсервис» Отрадных О.Г. на момент создания указанного общества, являлся участником ООО НПФ «Геотерм» с долей в размере 25% уставного капитала. В свою очередь, при выборе наименования юридического лица и видов осуществляемой вновь создаваемым обществом экономической деятельности, выбор учредителем наименования ООО «Геотермнефтьсервис», схожего с наименованием ООО НПФ «Геотерм» и схожих сфер деятельности, не может считаться случайным. В жалобе ответчик подтверждает, что организации находились по одинаковому адресу, составляли единую структуру, вели общие проекты и имели общий штат сотрудников.

В данном случае создание второго юридического лица со словесным обозначением «геотерм» имело целью достичь для потребителей создания эффекта ведения деятельности одним лицом. Обратного не доказано.

Изложенное, по убеждению суда апелляционной инстанции, свидетельствует о том, что степень смешения наименования ответчика с зарегистрированным товарным знаком истца очевидна и закладывалась изначально при создании ответчика.

То обстоятельство, что в настоящее время истец и ответчик аффилированными лицами не являются ввиду выхода Отрадных О.Г. из состава участников ООО НПФ «Геотерм», данный вывод не опровергает.

Кроме того, выводы суда о схожести до степени смешения наименования ООО «Геотермнефтьсервис» с товарным знаком «ГЕОТЕРМ» подтверждены судебными актами первой, апелляционной и кассационной инстанций по делу № А70-7372/2012.

В подтверждение использования ответчиком в своих фирменных бланках, печатях товарного знака истца ООО НПФ «Геотерм» представило договор № 1-Р/2013 на проведение ремонтно-изоляционных работ при текущем и капитальном ремонте скважин с использованием тампонажных материалов и специальной промысловой техники подрядчика от 01.01.2013, заключенный между ООО «РН-Юганскнефтегаз» и ООО «Геотермнефтьсервис»; акты сдачи-приемки выполненных работ; реестры; счета-фактуры; платежные поручения.

Указанные документы заверены печатью ответчика, содержащей словесное обозначение «геотерм».

В соответствии с частью 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пунктах 43.2 и 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, пунктом 1 части 4 статьи 1515, пунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

В связи с незаконным использованием ответчиком принадлежащего истцу товарного знака «Геотерм» ООО НПФ «Геотерм» заявлено требование о взыскании с ООО СК «ГЕОПЛАСТ 2007» компенсации в размере 5 000 000 руб.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак обоснованы, в связи с чем удовлетворил заявленные требования, уменьшив при этом размер подлежащей взысканию компенсации.

Установив указанные обстоятельства, учитывая длящийся характер нарушения исключительных прав истца, стоимость работ, выполненных ответчиком для третьего лица в рамках договора № 1-Р/2013 на проведение ремонтно-изоляционных работ при текущем и капитальном ремонте скважин с использованием тампонажных материалов и специальной промысловой техники подрядчика от 01.01.2013 (более чем на 29 000 000 рублей), характер правонарушения и степень вины ответчика, суд первой инстанции  взыскал с ответчика компенсацию в размере 2 000 000 руб.

Суд апелляционной инстанции считает, что компенсация в размере 2 000 000 руб. соответствует принципам разумности и справедливости, а также соразмерна последствиям нарушения. Снижение судом размера подлежащей взысканию компенсации осуществлено на основании исследования и оценки всех представленных в материалы дела доказательств в совокупности.

Доводы ответчика о необоснованном отказе суда в удовлетворении ходатайства ООО СК «ГЕОПЛАСТ 2007» о назначении судебной экспертизы в целях определения рыночной стоимости права пользования товарным знаком «ГЕОТЕРМ» по состоянию на 2013 год отклоняются судом апелляционной инстанции.

Суд первой инстанции указал в решении мотивы отклонения заявленного ходатайства и пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для назначения экспертизы, поскольку степень соразмерности заявленной истцом компенсации последствиям незаконного использования товарного знака является оценочной категорией и в силу положений подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и фактических обстоятельств конкретного дела.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 200 000 руб., которое удовлетворено судом частично в сумме 50 000 руб.

Основания для переоценки указанного вывода суда первой инстанции у суда апелляционной инстанции также отсутствуют.

В силу статьи 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам отнесены расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь