Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2015 по делу n А70-8733/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

исключительное право   использования  товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 той же статьи).

В соответствии со статьёй 9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицированной СССР 01.07.1965) правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака. Согласно статье 10-bis указанной Конвенции «(3).... подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента».

В силу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с        указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

При этом пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

В рассматриваемом случае истец, являясь правообладателем товарного знака ГЕОТЕРМ, избрал в качестве способа защиты нарушенных прав требование от ответчика возмещения компенсации за нарушенное право, что соответствует положениям пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, норма которой была применена судом первой инстанции при разрешении спора.

О правомерности применения указанной нормы права при разрешении аналогичных споров свидетельствует и судебная практика, в частности постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2014 № С01-890/2014 по делу № А70-8699/2013.

            Поэтому доводы жалобы ответчика о неправильном применении судом первой инстанции положений статьи 1252 ГК РФ являются несостоятельными.

Исходя из имеющихся в деле доказательств с учётом доводов сторон спора и положений Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждённых приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32), суд первой инстанции установил, что ответчик использует словесное обозначение ГЕОТЕРМ, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца и с товарным знаком ГЕОТЕРМ, зарегистрированным за истцом,

в отношении однородных и/или услуг классов МКТУ: 01, 35, 37, 39, 42 по свидетельству № 363217.

Материалами дела подтверждается факт государственной регистрации фирменного наименования истца «Геотерм» 08.02.1999 и установления приоритета товарного знака истца ГЕОТЕРМ  08.06.2007 за два месяца до регистрации ответчика (14.08.2007).

Согласно разъяснениям, данным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешён судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Исходя из данных разъяснений Президиума ВАС РФ, суд первой инстанции самостоятельно разрешил вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком в этом случае следует исходить из норм Правил № 32, которые применены судом первой инстанции правомерно при разрешении настоящего спора.

Из пункта 14.4.2. указанных Правил следует, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В качестве товарного знака истца зарегистрировано именно словесное обозначение (пункт 1 статьи 1482 ГК РФ).

В силу подпункта 14.4.2.2. Правил  № 32, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

 В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

С учётом изложенных выше рекомендаций, суд первой инстанции проанализировал словесное обозначение «ГЕОТЕРМНЕФТЬСЕРВИС», содержащееся в наименовании ответчика,  и установил,     что данное обозначение представляет собой сложное слово, состоящее из трёх словесных элементов «ГЕОТЕРМ» «НЕФТЬ» «СЕРВИС».

Словесный элемент «ГЕОТЕРМ» является тождественным словесному товарному знаку «ГЕОТЕРМ» в отношении однородных товаров и/или услуг классов МКТУ: 01, 35, 37, 39, 42 по свидетельству № 363217, так как словесный элемент «ГЕОТЕРМ» совпадает со словесным товарным знаком «ГЕОТЕРМ» во всех элементах.

При определении сходства словесных объектов судом первой инстанции установлены звуковое (фонетическое), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство.

Так, обозначение «ГЕОТЕРМ» и «ГЕОТЕРМНЕФТЬСЕРВИС» фонетически тождественны, при этом в слове «ГЕОТЕРМНЕФТЬСЕРВИС» логическое ударение падает на «ГЕОТЕРМ», словесные элементы «НЕФТЬ» и «СЕРВИС» указывают это сходство, усиливают его, так как обозначают вид отрасли. Обозначениями «ГЕОТЕРМ» и «ГЕОТЕРМНЕФТЬСЕРВИС» создается общее зрительное впечатление, которое включает в себя: стандартный шрифт; печатные буквы; буквы расположены по горизонтали в строчку; буквы выполнены в кириллице в черном - белом цветовом сочетании. Обозначения  «ГЕОТЕРМ» и «ГЕОТЕРМНЕФТЬСЕРВИС» имеют совпадение слогов и их расположение, а также место в составе обозначений, характер совпадающих частей обозначений; обозначение «ГЕОТЕРМ» занимает доминирующее  положение в  обозначении «ГЕОТЕРМНЕФТЬСЕРВИС».

В апелляционной жалобе ответчик оспаривает вывод суда первой инстанции о сходстве наименования ответчика до степени смешения со словесным товарным знаком ГЕОТЕРМ в отношении однородных услуг по 01, 35, 37, 39, 42 классам МКТУ.

Ответчик считает, что фирменные наименования истца и ответчика не тождественны до степени смешения, поскольку фирменное наименование ответчика включает 4 отдельных словесных элемента («ГЕО», «ТЕРМ», «НЕФТЬ», «СЕРВИС»).

Однако данные доводы ответчика несостоятельны.

Так,в деле № А70-7372/2012, на которое ссылается ответчик, рассматривался уточнённый в порядке статьи 49 АПК РФ иск ООО НПФ «Геотерм» к ответчику о запрете последним использовать произвольную часть фирменного наименования «Геотерм», зарегистрированную за ООО НПФ «Геотерм» при осуществлении видов экономической деятельности, аналогичных видам деятельности  ООО НПФ «Геотерм», а именно: предоставление услуг по добыче нефти и газа, предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа; розничная торговля моторным топливом, оптовая торговля топливом, оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом; оптовая торговля химическими продуктами; научные исследования и разработки в области естественных наук; запретить ООО «Геотермнефтьсервис» использовать товарный знак, принадлежащий ООО НПФ «Геотерм» (свидетельство № 363217) или обозначение схожее до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим ООО НПФ «Геотерм»; взыскании с ООО «Геотермнефтьсервис» в пользу ООО НПФ «Геотерм» компенсации за незаконное использование товарного знака, принадлежащего ООО НПФ «Геотерм» в размере 3 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 10.01.2014, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2014, исковые требования удовлетворены. ООО «Геотермнефтьсервис» запрещено использовать произвольную  часть фирменного     наименования «Геотерм», зарегистрированную за ООО НПФ «Геотерм» при осуществлении видов экономической деятельности, аналогичных видам деятельности ООО НПФ «Геотерм», а именно: предоставление услуг по добыче нефти и газа, предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа; розничная торговля моторным топливом, оптовая торговля топливом, оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом; оптовая торговля химическими продуктами; научные исследования и разработки в области естественных наук. ООО «Геотермнефтьсервис» запрещено использовать товарный знак, принадлежащий ООО НПФ «Геотерм» (свидетельство № 363217) или обозначение схожее до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим ООО НПФ «Геотерм» (свидетельство (№ 363217) по 01, 35, 37, 39, 42 классам МКТУ. С ООО «Геотермнефтьсервис» в пользу ООО НПФ «Геотерм» взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака, принадлежащего ООО НПФ «Геотерм» в размере 2 700 000 руб.

Принимая во внимание, что на момент рассмотрения апелляционной жалобы имеется вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Тюменской области от 10.01.2014 по делу № А70-7372/2012, которым запрещено ответчику  использовать произвольную  часть фирменного наименования «ГЕОТЕРМ», зарегистрированную за истцом при осуществлении видов экономической деятельности, аналогичных видам     деятельности истца, а именно: предоставление услуг по добыче нефти и газа, предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа; розничная торговля моторным топливом, оптовая торговля топливом, оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом; оптовая торговля химическими продуктами; научные исследования и разработки в области естественных наук, а также ответчику  запрещено использовать товарный знак, принадлежащий истцу (свидетельство №363217) или обозначение схожее до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу (свидетельство (№ 363217) по 01,35,37,39,42 классам МКТУ, доводы жалобы ответчика  о нетождественности объектов интеллектуальной собственности сторон являются несостоятельными, так как в деле № А70-7372/2012 судом были установлены обстоятельства использования ответчиком словесного обозначения «Геотерм», сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца и с товарным знаком, зарегистрированным за истцом, при выполнении работ, оказании услуг, аналогичных тем, которые выполняет (оказывает) истец, имеющие преюдициальное значение в порядке части 2 статьи 69 АПК РФ по настоящему делу, то есть не требующие повторного доказывания.

Более того, аналогичные обстоятельства установлены при разрешении спора по делу № А70-8699/2013.

На заявленное ответчиком возражение относительно отсутствия сходства до степени смешения между наименованием ответчика и словесным товарным знаком «ГЕОТЕРМ», и фирменным наименованием истца, основанное на заключениях патентного поверенного Ржевцева В.А. , суд считает необходимым указать, что в силу части 1 статьи 71 АПК РФ Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Заключениям патентных поверенных Ржевцева В.А., имеющим рекомендательный характер, судом дана правовая оценка в совокупности с иными, представленными в дело доказательствами.

Исследовав представленные ООО «РН-Юганскнефтегаз» документы, суд первой инстанции также правомерно пришёл к выводу о том, что осуществление ответчиком коммерческой деятельности в рамках 37 класса МКТУ подтверждается представленными третьим лицом