Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2014 по делу n А75-8205/2013. Изменить решение (ст.269 АПК)

ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия [phone], факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, [email protected]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Омск

24 марта 2014 года

                                                    Дело №   А75-8205/2013

Резолютивная часть постановления объявлена  18 марта 2014 года

Постановление изготовлено в полном объеме  24 марта 2014 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Зиновьевой Т.А.,

судей  Веревкина А.В., Глухих А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем Кундос Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-447/2014) индивидуального предпринимателя Сабиряновой Любови Игоревны на решение  Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 ноября 2013 года по делу № А75-8205/2013 (судья Неугодников И.С.) по первоначальному иску индивидуального предпринимателя Загорной Татьяны Васильевны (ОГРНИП 312860329600044) к индивидуальному предпринимателю Сабиряновой Любови Игоревне (ОГРНИП 311860218800066) о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности в виде возврата 300 481 руб., и по встречному исковому заявлению индивидуального предпринимателя Сабиряновой Любови Игоревны к индивидуальному предпринимателю Загорной Татьяне Васильевне о признании сделки притворной и о применении правил о лицензионном договоре и взыскании 101 652 руб. 04 коп.,

при участии в судебном заседании представителей: 

от индивидуального предпринимателя Сабиряновой Любови Игоревны – Сабирянова Л.И. лично, Суров А.Н., доверенность б/н от 17.02.2014, сроком действия один год; после перерыва – не явились, извещены;

от индивидуального предпринимателя Загорной Татьяны Васильевны – не явился, извещена,

установил:

Индивидуальный предприниматель Загорная Татьяна Васильевна (далее - ИП Загорная Т.В., истец) обратилась в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с иском к индивидуальному предпринимателю Сабиряновой Любови Игоревне (далее - ИП Сабирянова Л.И., ответчик) о признании договора от 16.10.2012 коммерческой концессии, заключенного между сторонами недействительным, и применении последствий его недействительности в виде возврата денежных средств в размере 300 481 руб., перечисленных по названному договору. Кроме того, ИП Загорная Т.В. просила взыскать с ИП Сабиряновой Л.И. судебные издержки по оплате услуг представителя в размере 80 000 руб.

До принятия решения по делу истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) заявил об уточнении исковых требований, просил признать договоры от 16.10.2012 № 03 и № 04 коммерческой концессии, заключенные между сторонами, недействительными и применить последствия их недействительности в виде возврата денежных средств в размере 300 481 руб., перечисленных ИП Загорной Т.В. на расчетный счет ИП Сабиряновой Л.И.; взыскать с ИП Сабиряновой Л.И. судебные издержки в размере 80 000 руб., связанные с оплатой услуг представителя.

ИП Сабирянова Л.И. предъявила к ИП Загорной Т.В. встречный иск о признании сделки коммерческой концессии, заключенной на основании договоров от 16.10.2012 № 03, № 04 между сторонами, притворной, применении к договорам от 16.10.2012 № 03, № 04 правил лицензионного договора, а также о взыскании 101 652 руб. 04 коп., в том числе: 98 100 руб. долга по оплате роялти, 3 552 руб. 04 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 16.04.2013 по 23.09.2013.

Решением Арбитражного суда  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 ноября 2013 года по делу № А75-8205/2013 первоначальный иск удовлетворен. Договор от 16.10.2012 № 03 коммерческой концессии и договор от 16.10.2012 № 04 коммерческой концессии, сторонами которых являются ИП Загорная Т.В. и ИП Сабирянова Л.И, признаны недействительными. С ИП Сабиряновой Л.И. в пользу ИП Загорной Т.В. взыскано 300 481 руб. и судебные расходы в размере 48 000 руб. В удовлетворении встречного иска отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ИП Сабирянова Л.И. обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении первоначального иска, встречный иск удовлетворить. В обоснование апелляционной жалобы ответчик указывает, что срок регистрации спорных договоров не установлен, от регистрации договоров ответчик не уклонялся, в связи с чем оснований для признания договоров ничтожным по признаку отсутствия государственной регистрации не имеется. Ссылается на то, что судом первой инстанции не исследованы отношения, фактически сложившиеся между сторонами – отношения по лицензии прав на объекты интеллектуальной собственности; при этом в соответствии со статьей 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации договор лицензии обязательной регистрации не подлежит. По мнению ответчика, попытка истца признать договоры недействительными направлена на возврат денег от невыгодной для истца инвестиции в право использования объектов интеллектуальной собственности ответчика.

В письменном отзыве на апелляционную жалобу ИП Загорная Т.В. указывает на законность и обоснованность обжалуемого решения, с доводами апелляционной жалобы не согласна.

ИП Сабиряновой Л.И. представлены дополнения к апелляционной жалобе, в которых она указывает, что правовая природа спорных договоров не соответствует договорам коммерческой концессии; товарные знак (знак обслуживания) по договору не передавался.

В заседание суда апелляционной инстанции 12.03.2014 ИП Загорная Т.В. своего представителя не направила, о месте и времени судебного разбирательства извещена надлежащим образом в соответствии со статьей 123 АПК РФ.

На основании части 1 статьи 266, части 3 статьи 156 АПК РФ  судебное заседание проведено в отсутствие неявившегося участника процесса.

В судебном заседании ИП Сабирянова Л.И. и ее представитель доводы апелляционной жалобы поддержали, просили приобщить к материалам дела дополнительные документы (копии решений о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака от 11.12.2012, заключения по результатам формальной экспертизы,  уведомления о поступлении заявки).

В судебном заседании 12.03.2014 объявлялся перерыв до 18.03.2014, информация о котором размещена на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в сети «Интернет» в карточке дела № А75-8205/2013 в Картотеке арбитражных дел.

О времени и месте судебного заседания после перерыва ИП Загорная Т.В. дополнительно извещена телеграммой.

После перерыва ответчик и его представитель не явились.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу и отзыв на нее, выслушав представителя ответчика, проверив законность обжалуемого судебного акта, а также правильность применения норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что обжалуемое решение подлежит изменению.

Как следует из материалов дела, 16.10.2012 между ИП Сабиряновой Л.И. (правообладатель) и ИП Загорной Т.В. (пользователь) заключены договоры коммерческой концессии (франшизы) № 03 и № 04.

Согласно пунктам 1.1 договоров правообладатель должен предоставить пользователю за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на знак обслуживания, коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау), на охраняемую коммерческую информацию, на товарный знак и знак обслуживания.

По договору от 16.10.2012 № 03 пользователь вправе использовать комплекс исключительных прав, деловую репутацию и коммерческий опыт правообладателя в сфере выполнения работ и оказания услуг на территории города Тюмени (пункт 1.3), сроком на 3 года (пункт 1.6), с выплатой единовременного вознаграждения за предоставление пакета документов, необходимых для открытия и запуска проекта в размере 127 000 руб. (пункт 3.1), а также ежемесячного вознаграждения за пользование комплексом исключительных прав в размере 6 350 руб. (пункт 3.2).

По договору от 16.10.2012 № 04 пользователь вправе использовать комплекс исключительных прав, деловую репутацию и коммерческий опыт правообладателя в сфере выполнения работ и оказания услуг на территории города Нижневартовска (пункт 1.3), сроком на 3 года (пункт 1.6), с выплатой единовременного вознаграждения за  предоставление  пакета  документов,  необходимых  для  открытия  и  запуска  проекта в размере 100 000 руб. (пункт 3.1), а также ежемесячного вознаграждения за пользование комплексом исключительных прав в размере 10 000 руб. (пункт 3.2).

В соответствии с подпунктом 2.1 договоров правообладатель обязан обеспечить государственную регистрацию договора.

Стороны в пунктах 6.3 и 6.4 договоров указали, что договор подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также, что договор вступает в силу с момента его регистрации.

ИП Загорная Т.В. в период с 14.11.2012 по 15.03.2013 перечислила ИП Сабиряновой Л.И. денежные средства на общую сумму 300 481 руб.

Посредством размещения на Гугл Диске (Google Disk) ответчик передал истцу доступ к фотографиям и картинкам, описанию услуг, порядку найма персонала, макетам (картинкам), алгоритму работы, что подтверждается электронным письмами и не оспаривается сторонами.

Указывая на то, что договоры коммерческой концессии не зарегистрированы в установленном порядке, ИП Загорная Т.В. предъявила к  ИП Сабиряновой Л.И. иск о признании договоров от 16.10.2012 № 03 и № 04 коммерческой концессии, заключенных между сторонами, недействительными и применении последствия их недействительности в виде возврата денежных средств в размере 300 481 руб.

Со своей стороны, ИП Сабирянова Л.И. заявила встречный иск о признании сделки коммерческой концессии, заключенной на основании договоров от 16.10.2012 № 03, № 04 между сторонами, притворной, применении к договорам от 16.10.2012 № 03, № 04 правил лицензионного договора, а также о взыскании 101 652 руб. 04 коп., в том числе: 98 100 руб. долга по оплате роялти, 3 552 руб. 04 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 16.04.2013 по 23.09.2013.

Проанализировав условия пунктов 1.1, 6.3, 6.4 договоров и квалифицировав указанные договоры в качестве договоров коммерческой концессии, руководствуясь нормами статей 167, 168, пункта 1 статьи 1027, пункта 2 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), суд первой инстанции признал подписанные сторонами 16.10.2012 договоры № 03 и № 04 коммерческой концессии (франшизы) ничтожными сделками и применил последствия их недействительности в виде взыскания с ИП Сабиряновой Л.И. в пользу ИП Загорной Т.В. денежных средств в размере 300 481 руб. В удовлетворении встречного иска судом первой инстанции отказано.

Однако данные выводы суда первой инстанции суд апелляционной инстанции считает основанными на неправильном применении норм материального права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Исходя из изложенных норм по договору коммерческой концессии подлежат передаче права на использование комплекса исключительных прав, а не сами исключительные права.

На основании пункта 2 статьи 1027 ГК РФ договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

Согласно пункту 1 сватьи 1028 ГК РФ договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме.

В силу пункта 2 названной статьи договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным.

В соответствии с положениями статьи 1027 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации») по договору коммерческой концессии в предоставляемый комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав должно быть в обязательном порядке включено право на товарный знак.

Именно договор, условия которого соответствуют пункту 1 статьи 1027 Кодекса и являющийся соответственно договором коммерческой концессии, подлежит государственной регистрации в Роспатенте (согласно пункту 2 статьи 1028 Кодекса).

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством договор, по которому предоставляется право на использование только коммерческого обозначения и секрета производства (ноу-хау) и не предоставляется право на использование товарного знака, не может рассматриваться как договор коммерческой концессии и, соответственно, не подлежит регистрации в Роспатенте.

В регистрации такого договора отказывается с приведением вышеизложенных оснований, что следует из пункта 3.4.1 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утвержденных Приказом Роспатента от 29.12.2009 № 186.

Согласно пункту 3.4.2 приведенных Рекомендаций, в случае представления в Роспатент заявления о регистрации договора коммерческой концессии, по которому предоставляется право на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и других объектов, но не предоставлено право на использование товарных знаков, заявителю направляется уведомление об отказе в регистрации такого договора с указанием вышеизложенных причин, а также предлагается сторонам договора