Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 24.02.2010 по делу n А33-324/2009. Отменить решение полностью и принять новый с/а

выполнением корпуса с отверстиями на боковых гранях и круглым отверстием в верхней части;

отличающаяся:

- выполнением из дерева;

- выполнением корпуса из двух частей: нижней – на основе уплощенного горизонтально ориентированного параллелепипеда и верхней – на основе усеченной четырехугольной призмы;

- выполнением передней грани верхней части корпуса в виде откидывающейся вперед дверки;

- выполнением дверки при виде сбоку треугольной формы;

- наличием заглушки отверстия в верхней части корпуса, выполненной из дерева;

- наличием на дверке деревянной ручки и упора, выполненного из двух шарнирно сочлененных частей;

- наличием регулируемого по высоте сиденья и подставки, расположенных внутри корпуса и выполненных из дерева;

- выполнением передней грани в ее нижней части с отверстиями, расположенными поперечными рядами;

- выполнением задней грани корпуса с деревянной решеткой в нижней части;

- наличием выносного блока управления, расположенного на левой стороне корпуса;

- выполнением блока управления в деревянном корпусе с декоративной лицевой панелью, на которую вынесены клавиши и индикаторы».

Истец предъявил требование о защите исключительных прав на использование промышленного образца, охраняемого патентом № 65448. В качестве основания заявленных требований указал на то, что ответчики осуществляют реализацию электронагревательных приборов (мини-сауна профилактическая), схожих до степени смешения с продукцией общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ».

В качестве доказательств по делу общество с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» представило рекламные материалы, распечатанные с сайта sibkedr.de, прайс-листы и релиз общества с ограниченной ответственностью «Успех», брошюры и буклеты общества с ограниченной ответственностью «Успех» и общества с ограниченной ответственностью «Креатив», письмо  Центра Красоты «Нина» о приобретении у общества с ограниченной ответственностью «Креатив» мини-саун (т.1, л.д. 10-16). Согласно представленному письму Центр Красоты «Нина» сообщил обществу с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» о приобретении 21 июня 2005 года у общества с ограниченной ответственностью «Креатив» мини-сауны, охранный документ № 26742, производитель общество с ограниченной ответственностью  «Успех» (т.1, л.д. 50).

Согласно заключению специалиста общества с ограниченной ответственностью «Красноярское агентство патентной поддержки» Игумновой М.А. по материалам проверки (КУСП от 25 марта 2008 года № 629), по заказу старшего оперуполномоченного ОРЧ БЭП ГУВД по Красноярскому краю старшего лейтенанта милиции Космачева С.В. проводилось исследование трех устройств электронагревательных «Сибирская здравница» (мини-сауна профилактическая УН-1, УН-2) в упаковке, выпускаемые обществом с ограниченной ответственностью «Успех», изъятые в ходе проведения осмотра места происшествия с производственных складов общества с ограниченной ответственностью «Успех» 31 марта 2008 года, и одного устройства электронагревательного кедровая здравница (мини-сауна профилактическая УН-2.1), с ярлыком изготовителя общество с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ». В ходе исследования специалистом, имеющим высшее патентное образование, установлено, что продукция, выпускаемая обществом с ограниченной ответственностью «Успех» сходна до степени смешения с продукцией, выпускаемой обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» в отношении внешнего вида самого изделия. Каждый из признаков, включенных в перечень существенных признаков промышленного образца истца по патенту № 65448 «Мини-сауна профилактическая «Кедровая здравница» использован ответчиком в аналогичной продукции в процессе её изготовления, реализации и т.п. Имеющиеся конструктивные различия между продукцией ответчика и запатентованным промышленным образцом не влияют на общий вывод о нарушении патента (т.1, л.д. 35).

Согласно письму ведущего инженера открытого акционерного общества «ИСС» патентного поверенного Калининой В.А. (т.1, л.д. 114) при визуальном идентифицировании ограничительной части перечня существенных признаков промышленного образца один из признаков имущества не обнаружен, то есть отверстий на боковых гранях (во множественном числе) не имеется, на основании пункта 3 абзаца 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации можно сделать вывод о том, что при изготовлении мини-сауны обществом с ограниченной ответственностью «Успех» использованы не все признаки промышленного образеца, что не является нарушением патента № 65448.

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 2 июня 2009 года по ходатайству истца назначена судебная патентоведческая экспертиза. Проведение экспертизы поручено Черепановой Любови Ильиничне. Перед экспертом поставлен следующий вопрос: «Содержит ли изделие «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница», изготовляемая обществом с ограниченной ответственностью «Успех» все существенные признаки, приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца по патенту № 654448 «Мини-сауна профилактическая «Кедровая здравница», выданному обществу с ограниченной ответственностью «Янеж»?».

В соответствии с заключением эксперта Черепановой Л.И. по результатам проведения судебной патентоведческой экспертизы (т.3, л.д. 2), патент на промышленный образец № 65448 был выдан на изделия «Мини-сауна профилактическая «Кедровая здравница» (четыре варианта). Изделие «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница», изготовляемое обществом с ограниченной ответственностью «Успех», содержит все существенные признаки, приведенные в перечне существенных признаков вариантов 3 и 1 промышленного образца по патенту № 65448 «Мини-сауна профилактическая «Кедровая здравница», выданному обществу с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ».

В материалы дела представлена Рецензия на экспертное заключение эксперта Черепановой Л.И. по делу № А33-324/2009 от 8 июля 2009 года (т.3, л.д. 88), в которой патентным поверенным Андреевой Марией Юрьевной (общество с ограниченной ответственностью «Научно исследовательский институт судебной экспертизы») сделан вывод следующего содержания: «Экспертное заключение содержит противоречия методическим материалам, указанным в нем, а также нормативным документам (Правилам) В заключении высказаны суждения относительно фактов, не исследованных экспертом (ближайший аналог). Эксперт сам в заключении признается, что идентификация признака в изделии в соответствии с использованной им методикой вызывает у него затруднения. Таким образом, методологическая ошибка в связи с неприменением нормативных документов, подлежащих применению, приводит эксперта к неверным выводам».

В пункте 5 Рецензии на экспертное заключение патентным поверенным Андреевой М.Ю., указано, что при сопоставлении признака «выполнение корпуса с отверстиями на боковых гранях» с изделием, изготовленным обществом с ограниченной ответственностью «Успех», выявлено отсутствие каких-либо отверстий на боковых гранях корпуса. Признак «выполнение корпуса с отверстиями на боковых гранях» не использован в изделии «Мини-сауна «Сибирская здравница», изготовленном обществом с ограниченной ответственностью «Успех».

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными законом.

Как следует из представленного в материалы дела патента № 65448 и не оспаривается сторонами обществу с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» принадлежат исключительные права на промышленный образец «Мини-сауна профилактическая «Кедровая здравница» (четыре варианта)».

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1225, статье 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации промышленные образцы относятся к результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), и на которые признаются интеллектуальные права.

В силу подпунктов 2, 5 части 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

-               о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

-               о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Статья 1407 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что патентообладатель вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.

Исходя из приведенных выше норм, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что в случае доказанности факта нарушения исключительных прав общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» на запатентованный им промышленный образец, общество с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» вправе требовать от общества с ограниченной ответственностью «Успех» и общества с ограниченной ответственностью «Креатив» прекратить реализацию изделий под названием «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» и публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о нарушении прав общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ».

Из смысла глав 69, 72 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что в предмет доказывания по настоящему делу входят обстоятельства, связанные с введением в гражданский оборот изделия «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница», и обстоятельства, связанные с использованием при этом запатентованного обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» промышленного образца «Мини-сауна профилактическая «Кедровая здравница» (четыре варианта)».

Ни общество с ограниченной ответственностью «Успех», ни общество с ограниченной ответственностью «Креатив» не оспаривают факт изготовления и реализации ими изделия под названием «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница».

Истцом в подтверждение факта реализации обществом с ограниченной ответственностью «Успех» и обществом с ограниченной ответственностью «Креатив» изделия «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» представлены прайс-листы и релизы общества с ограниченной ответственностью «Успех», брошюры и буклеты общества с ограниченной ответственностью «Успех» и общества с ограниченной ответственностью «Креатив», письмо Центра Красоты «Нина» о приобретении у общества с ограниченной ответственностью «Креатив» мини-саун, с указанием на изготовителя – общество с ограниченной ответственностью «Успех», свидетельствующие о том, что продажи изделия осуществлялись в 2007 году.

Кроме того, из представленного в материалы дела заключения специалиста общества с ограниченной ответственностью «Красноярское агентство патентной поддержки» от 3 апреля 2008 года № 2008/18 по материалам проверки (КУСП № 629 от 25 марта 2008 года) следует, что в ходе осмотра места происшествия с производственных складов общества с ограниченной ответственностью «Успех» 31 марта 2008 года были изъяты три устройства электронагревательные «Сибирская здравница» (мини-сауна профилактическая УН-1, УН-2) в упаковке, выпускаемые обществом с ограниченной ответственностью «Успех».

Как разъяснили Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 26 марта 2009 года № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при рассмотрении дел о нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности, допущенных до 1 января 2008 года, судам следует руководствоваться законодательством, действовавшим до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Следовательно, при оценке факта наличия нарушения исключительных прав истца на промышленный образец в настоящем деле подлежат применению как положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, так и положения Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-1, действовавшего до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-1, действовавшего ранее, патентообладателю принадлежит исключительное право на промышленный образец, никто не вправе использовать запатентованный промышленный образец без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие действия, за исключением случаев, если такие действия в соответствии с настоящим Законом не являются нарушением исключительного права патентообладателя: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец.

В силу части 2 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-1 запатентованный промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца.

Действующая в настоящее время часть 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации также предусматривает, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Согласно части 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором использован промышленный образец.

При этом, в силу части 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377).

Таким образом, и по раннее действовавшему