Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 11.11.2009 по делу n А28-9138/2009. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г.Киров, ул.Хлыновская, 3, http://2aas.arbitr.ru

Постановление

арбитражного суда апелляционной инстанции

г.Киров

12 ноября 2009 года                                                        Дело №А28-9138/2009 264/22

Резолютивная часть постановления объявлена        12 ноября 2009 года

Полный текст постановления изготовлен                   12 ноября 2009 года

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Самуйлова С.В.,

судей Тетервака А.В., Поляковой С.Г.,

при ведении протокола судебного заседания Самуйловым С.В.,

при участии в судебном заседании представителей сторон:

от ответчика: Риттер В.В. - по доверенности от 19.05.2009 №69,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭКС»

на решение Арбитражного суда Кировской области от 11.09.2009 по делу №А28-9138/2009 264/22, принятое судом в составе судьи Ворониной Н.П.,

по иску общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭКС»

к закрытому акционерному обществу «Продторг»

о прекращении использования товарного знака и взыскании компенсации,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭКС» (далее ООО «ЭКС», истец, заявитель) обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к закрытому акционерному обществу «Продторг» (далее ЗАО «Продторг», ответчик).

Предметом иска явилось требование об обязании ответчика прекратить незаконное использование товарного знака и взыскании компенсации за его использование в размере 50 000 руб.

Правовым основанием заявленных требований истец указал статьи 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ).

Из искового заявления следует, что истец является правообладателем товарного знака «СемьЯ» в отношении услуг по продвижению товаров (35 класс МКТУ), хранения товаров на складе (39 класс), реализации промышленных и продовольственных товаров (42 класс), услуг по обеспечению пищевыми продуктами (43 класс). Ответчик при реализации продовольственных и непродовольственных товаров в своих магазинах, расположенных в г. Кирове (в том числе по адресу: г.Киров, ул.Блюхера, 29) незаконно использует товарный знак «Семья» путем его размещения на вывесках, ценниках и бейджах сотрудников.

В отзыве ответчик требования не признал и указал, что в своей деятельности использует товарный знак «Экономная семья». Тождество товарных знаков не усматривает. Товарный знак истца ЗАО «Продторг» не использовало.

Решением Арбитражного суда Кировской области от 11.09.2009 в удовлетворении иска отказано. Суд исходил из того, что доказательств использования ответчиком товарного знака истца не представлено.

Не согласившись с принятым решением, ООО «ЭКС» обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении требований истца.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указал, что судом установлено отсутствие тождества между товарными знаками истца и обозначением, используемым ответчиком и не дана правовая оценка заключению торгово-промышленной палаты г.Перми. Заявитель не согласен с выводом суда о несовпадении осуществляемыми сторонами видов деятельности и условиями реализации товаров. Одним из видов деятельности истца является торговая, и на вывеске продовольственного магазина ответчика имелось обозначение «Семья».

Заявитель также указал, что факт использования ответчиком товарного знака «Семья» подтверждается фотографиями от 14-15.06.2007, объяснениями сотрудников истца, газетой «SuperМаркет» №21 от 11.06.2007. Доказательства, представленные ответчиком (фотографии от 25.08.2009) не опровергают доводов истца. По мнению заявителя, за прошедший со дня фиксации нарушения период, ответчик мог изменить вывески.

В апелляционной жалобе заявитель сослался и на то, что о наличии лицензионного договора, имеющегося у ответчика, он не знал, в связи с чем товарный знак «Экономная семья» не мог быть предметом проведенной экспертизы.

Заявитель оспорил оценку, данную судом содержанию газеты «SuperМаркет». Смысл данного доказательства в изображениях, где указано наименование «Семья», адрес и наименование ответчика. Газета издается в г.Кирове и является неоспоримым доказательством использования ответчиком товарного знака истца.

Ответчик в отзыве на апелляционную жалобу решение суда просил оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Законность решения Арбитражного суда Кировской области от 11.09.2009 проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявитель явку своих представителей в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, что подтверждается почтовым уведомлением. В соответствии с пунктом 1 статьи 123, пунктами 3, 5 статьи 156, пунктом 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба заявителя рассмотрена в отсутствие представителей заявителя.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы отзыва на апелляционную жалобу и пояснил, что товарный знак, принадлежащий истцу, ЗАО «Продторг» не использовало. Представитель ответчика подверг сомнению экспертные выводы, указав на отсутствие оценки об общем впечатлении, создающемся у потребителя при комплексном восприятии сравниваемых экспертом вариантов товарного знака.

Арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части.

Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Материалами дела подтверждаются следующие фактические обстоятельства.

13.02.2003 ЗАО «Межрегиональная коммерческая компания» зарегистрировало в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания товарный знак в виде надписи в желто-фиолетовом цветовом сочетании (далее - «Экономная семья»), что подтверждается свидетельством №238486. Здесь же указан приоритет от 05.09.2001 и класс услуг: 36, 39, 41, 42.

29.03.2004 ООО «ЭКС» зарегистрировало товарный знак в виде совокупности символов, цифры «7», буквы «я» и надписи «Семья» (далее «7я Семья») в желто-зеленом исполнении. Данный факт подтверждается свидетельством №266169, где указан приоритет товарного знака - 30.04.2003 и перечень товаров (услуг), для которых зарегистрирован знак: 16, 35, 36, 39. Истец представил также копию свидетельства на товарный знак «7я СемьЯ» №300530 (класс услуг 43, приоритет с 27.10.2004) и копию свидетельства на товарный знак «7я» в ином исполнении №300530 (класс услуг 30,32, 42, приоритет с 04.08.2000).

01.03.2007 ЗАО «Межрегиональная коммерческая компания» (лицензиар) передала по договору ЗАО «Продторг» (лицензиат) право неисключительного пользования товарным знаком «Экономная Семья» для использования при функционировании сети магазинов самообслуживания на территории Кировской области.

21.09.2007 ООО «ЭКС» обратилось к ответчику с требованием о прекращении незаконного использования товарного знака «Семья» и выплате компенсации. Требования истца основывались на пункте 1 статьи 4 и пунктах 2, 4 статьи 46 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» и были мотивированы использованием ответчиком надписи «Семья» на вывесках магазинов, в буклетах, листовках, дисконтных картах, иных материалах.

Документов, подтверждающих факт использования товарного знака, в адрес ответчика не направлялось.

25.10.2007 письмом №298 ответчик просил истца направить в его адрес документальное подтверждение требований и расчет взыскиваемой в качестве компенсации суммы.

30.06.2009 истец обратился с иском в суд по настоящему делу.

В подтверждение обстоятельств, связанных с использованием ответчиком товарного знака истца, ООО «ЭКС» представило в суд:

- фотографии фасадов зданий, имеющих вывески с надписью «Семья» в желто-синем исполнении и силуэтами двух взрослых человек и ребенка;

- копию газеты «SuperМаркет» №21 от 11.06.2007 со статьей «Магазин «Семья» - мой второй дом» и фотографией заведующей магазина;

- объяснения сотрудников ООО «ЭКС», данные сотрудникам милиции.

Кроме того, истцом представлено заключение от 08.08.2007 Пермской Торгово-Промышленной палаты, проводившей исследование на предмет схожести знаков, представленных истцом на экспертизу, и тому, что принадлежит и ООО «ЭКС». Как отмечено в заключении, для исследования на экспертизу представлялись цветные фотографии трех вывесок магазинов «Семья» (г.Киров), газета SuperМаркет №21 от 11.06.2007, копии свидетельств на товарный знак «Семья». Эксперт сделал вывод о том, что размещенное на вывесках магазинов «Семья» (г.Киров) обозначение является фонетически и семантически тождественным и графически сходным с зарегистрированными товарными знаками «7яСемья», свидетельства №№266169, 300530 в отношении следующих по классам 35, 39, 43.

В подтверждение своих возражений ответчик представил в суд письмо в адрес истца от 18.08.2009 с приглашением на фотографирование объектов, акт о проведении фотографирования входных групп магазинов «Экономная Семья» от 25.08.2009 и фотографии к нему. В акте указаны адреса магазинов в г. Киров, где производилось фотографирование. На фотографиях изображены фасады зданий с вывесками «Экономная семья». Помимо представителей ответчика, акт подписан представителем Вятской ТПП.

В соответствии со статьей 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

В силу статьями 1229, 1250, 1252 ГК РФ юридическое лицо, обладающие исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Использование средства индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность. Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

- о возмещении убытков.

Для отдельных видов средств индивидуализации при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации.

Согласно статьям 1477, 1480, 1481 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Свидетельство на товарный знак выдается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе. Никто не вправе без разрешения правообладателя использовать сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Право использования товарного знака в силу статей 1235, 1489, 1490 ГК РФ в определенных договором пределах, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности, может быть передано лицензиаром (правообладателем) лицензиату по лицензионному договору. Лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В силу статьи 1494 ГК РФ приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно статьей 1512 ГК РФ оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481).

Статьями 1515, 1252 ГК РФ установлена ответственность за незаконное использование товарного знака. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Размер компенсации определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Если различные средства индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть