Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2014 по делу n А08-489/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт

смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В силу ч.1 ст.14.10 КоАП РФ незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.

Для установления события административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ, необходимо установить факт использования лицом, привлекаемым к административной ответственности, обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. То есть сравнению подлежат два обозначения, одно из которых используется лицом, привлекаемым к административной ответственности, другое зарегистрировано в качестве товарного знака.

Указанное административное правонарушение является оконченным с момента перемещения товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений, через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации.

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 6 , п.1 ст.328 Таможенного Кодекса Таможенного Союза (далее - ТК ТС) и п.п.7,8 ст. 12 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» одной из задач таможенных органов является обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на территории таможенного союза в пределах своей компетенции.

Согласно п.1 ст.100 ТК ТС таможенные органы проводят таможенный контроль при обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию таможенного союза, в целях проверки сведений, подтверждающих факт выпуска таких товаров в соответствии с требованиями и условиями таможенного законодательства ТС, в т.ч. проверки наличия на товарах маркировки или иных идентификационных знаков, используемых для подтверждения легальности ввоза товаров на таможенную территорию таможенного союза.

В силу положений ст. 98 ТК ТС таможенный орган вправе запрашивать  документы и сведения, необходимые для проведения таможенного контроля.

Как следует из материалов дела 02.12.2013 на Белгородский таможенный пост ООО «АВК» была подана декларация на товары № 10101035/021213/0004245, согласно которой в соответствии с таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления» заявлен товар № 3 – кондитерские изделия неглазированные шоколадом – сластики, весовые, вес брутто 12 870 кг, в количестве 3 960 коробов.

В ходе контрольных мероприятий в отношении ДТ № 10101035/021213/0004245 (декларант ООО «АВК»), связанных с обеспечением мер по защите интеллектуальной собственности, таможенный орган пришел к выводу о том, что обозначение на обертке продукции, ввозимой Обществом - «Очумелая Клубничка»,  сходно до степени смешения с товарным знаком «КЛУБНИЧКА».

Согласно результатам проведенной таможенной экспертизы  (заключение эксперта от 19.12.2013 №01-1129) словесное обозначение «Очумелая Клубничка», размещенное на индивидуальной упаковке (обертке), с кондитерского изделия является сходным до степени смешения с товарным знаком «КЛУБНИЧКА», который в свою очередь зарегистрирован в установленном законом порядке (свидетельство № 402106). Исключительное право на товарный знак «КЛУБНИЧКА» принадлежит ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: кондитерские изделия.

Указанные обстоятельства послужили поводом для возбуждения дела об административном правонарушении, проведения административного расследования и обращения в суд с рассматриваемыми требованиями.

Принимая обжалуемое решение о привлечении Общества к административной ответственности по основаниям  ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ и назначении наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей с конфискацией продукции, арбитражный суд исходил из того, что в действиях ООО «АВК»  имеется состав вменяемого Белгородской таможней административного правонарушения.

Обосновывая выводы, изложенные в обжалуемом судебном акте, суд первой инстанции указал, что сравниваемые товарные знаки схожи до степени смешения (тождественности), которое определяется общим зрительным впечатлением в силу графического сходства и фонетического /семантического тождества общих словесных элементов, по основным признакам однородности товара.

Однако, суд апелляционной инстанции не может с ними согласиться ввиду следующего.

ЧАО «АВК» (г.Донецк, Украина) является единственным учредителем ООО «АВК» (г.Белгород), о чем свидетельствует представленная в материалы дела выписка из ЕГРЮЛ.

За ЧАО «АВК» на территории Российской Федерации зарегистрирован товарный знак «Шалена Полуниця» (классы МКТУ 29, 30 - изделия кондитерские, карамели, конфеты, леденцы, мармелад) что также подтверждается представленным в материалы дела свидетельством, дата регистрации – 08.08.2005.

Как видно из заявки, которая была подана на регистрацию товарного знака, «Шалена полуниця» - это наименование, которое указывает на разнообразие фруктовых вкусов сладкой продукции, которая будет выпускаться под этим названием и переводится как «Шальная клубника» или «Очумелая клубника».

За ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» зарегистрирован товарный знак «КЛУБНИЧКА», дата приоритета 05.03.2008, класс МКТУ – 30.

Таким образом, товарный знак, зарегистрированный за ЧАО «АВК» имеет более раннюю дату приоритета, чем товарный знак третьего лица.

Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003 утверждены Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.

 В соответствии с п.14.4.2 названных Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах, а сходным до степени смешения - если ассоциируется с другим обозначением в целом несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с п.14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно п.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.09 №197, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может превосходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето - графического решения и др.  

Оценив имеющиеся в материалах документы, в т.ч. свидетельство на товарный знак ОАО «Красный октябрь», свидетельство на товарный знак ЗАО «АВК», изображение и информацию, имеющуюся на обертке спорного товара, апелляционный суд приходит к следующему.

При сравнении обозначений «КЛУБНИЧКА» и «Очумелая Клубничка» суд апелляционной инстанции отмечает, что в соответствии с п. 4.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12. 2009 № 197, они имеют различия как фонетического (звукового), визуального (графического) и смыслового (семантического) характера.

Как видно из представленных в материалы дела документов, обертка товара - сластики ООО «АВК» представляет собой композицию (комбинированное обозначение), в центре которой размещена «поющая клубничка в наушниках» и маркировка, выполненная объемными буквами, разного цвета, расположенными вокруг указанной картинки, «Очумелая Клубничка».

Зарегистрированный товарный знак «КЛУБНИЧКА» представляет собой словесное обозначение, выполненное одним шрифтом, одним цветом, прямой строкой.

По мнению апелляционной инстанции, словесный элемент «Очумелая Клубничка» на обертке изъятых кондитерских изделий и товарный знак «КЛУБНИЧКА» не могут быть признаны фонетически сходными, поскольку словесный элемент состоит из двух слов, связанных неразрывно. При этом, слово «ОЧУМЕЛАЯ» является более сильным словесным элементом, доминирующим элементом по отношению к слову «КЛУБНИЧКА», поскольку обладает признаком неожиданности, неестественности по отношению ко второму слову (учитывая их смысл и  расположение на обертке вокруг рисунка), а также своего рода «взрывным» эффектом и явно выраженным семантическим смыслом.

Сопоставляемые обозначения, также различны по графическому признаку. Элемент «Очумелая Клубничка»  имеет ярко выраженные визуальные отличия, а именно имеет различное количество используемых шрифтовых единиц (букв) и словесных элементов, вид шрифта, цветовое сочетание графических элементов. Кроме того, данное обозначение рассматривается в совокупности с изображением «поющей клубнички в наушниках» в виде мультипликационного героя, что в свою очередь добавляет «фантазийности» данному продукту. Общее зрительное впечатление не является сходным.

Из сравнения степени сходства смысловых признаков  указанных обозначений  можно сделать вывод, что до степени смешения словесный элемент «Очумелая Клубничка» и товарный знак «КЛУБНИЧКА» не являются сходными. «Очумелая Клубничка» имеет явно выраженный ассоциативный  оттенок, указывающий на необычный, резкий вкус кондитерского изделия. Входящее в состав используемого ООО «АВК»  обозначения прилагательного «ОЧУМЕЛАЯ»  привносит также эмоциональную  составляющую, которая при восприятии товара, упакованного в такую обертку, позволяет потребителю отличить предлагаемый к продаже товар от похожих товаров других производителей.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11, рассматривая дела о привлечении лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, за использование им обозначения, сходного с товарным знаком до степени смешения, суд должен учитывать, что вопрос о таком сходстве разрешается судом с учетом того, как данное обстоятельство могло быть оценено потребителем.

В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Между тем, суд апелляционной инстанции находит необходимым оценить имеющиеся в деле заключения экспертных организаций.

В качестве документа, подтверждающего наличие в действиях ООО «АВК» состава вменяемого правонарушения, Белгородская таможня ссылается на экспертное заключение таможенного эксперта №011-1129 составленного 19.12.2013.

Вместе с тем, апелляционная инстанция критически относится к данному документу, поскольку заключение  было дано без оценки того, что за ЗАО (в настоящее6 время – ЧАО) «АВК» зарегистрирован товарный знак на территории России «Шалена Полуниця» (Очумелая Клубника) с более ранним приоритетом по свидетельству №293737.

Определение мнения респондентов о сходстве / различии товарного знака  №402106  и этикетки конфет «Очумелая клубничка», производства компании «АВК», а также возможности введения в заблуждение потребителей относительно их правообладателей ВЦИОМ также не может безусловно свидетельствовать о наличии в действиях лица, привлекаемого к ответственности, вменяемого нарушения.

В деле представлено также  заключение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института социологии Российской Академии наук, в котором содержатся иные выводы.

В материалы дела представлено экспертное исследование Некоммерческого партнерства Инновационный патентно-правовой центр Воронежской области (эксперт Инцертов А.М.), в котором содержатся выводы об отсутствии возможности введения в заблуждение потребителей.  

Кроме того, апелляционная инстанция находит необходимым отметить, что ни таможенным органом, ни третьим лицом не представлено достоверных и допустимых доказательств изготовления ОАО «Красный Октябрь» кондитерских изделий - конфет с изображением товарного знака, зарегистрированного за данным лицом.   

Представленная копия диплома о награждении ОАО «МКФ «Красный Октябрь» в 2002 году не может быть принята во внимание при разрешении данного вопроса, поскольку товарные знаки как за ЗАО «АВК», так и за третьим лицом зарегистрированы позднее - в 2005 и 2008 годах соответственно.

Этикетка на весовую продукцию, на которой указано наименование «КЛУБНИЧКА сама по себе без иных подтверждающих документов, в т.ч. без указания даты производства и срока годности товара, также не может быть принята в качестве доказательства производства кондитерских изделий.

В свою очередь ООО «АВК» представило документы, в т.ч. распечатки с официального сайта ОАО «Красный Октябрь», из которых не усматривается, что ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» в настоящее время производит кондитерскую продукцию с обозначением «КЛУБНИЧКА», а именно свидетельствующие об отсутствии информации о предложении такого товара.

Апелляционная инстанция отмечает, что определение степени сходства словесного элемента «ОЧУМЕЛАЯ КЛУБНИЧКА» и товарного знака «КЛУБНИЧКА» осуществляется, в том числе и по родовым признакам МКТУ. При этом принимается во внимание род товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Более того, суд учитывает, само по себе обозначение «ОЧУМЕЛАЯ КЛУБНИЧКА» имеет информационное назначение, а не отличительное или рекламное, так как это обозначение содержит лишь переведенную на русский язык информацию о наименовании товара, не индивидуализируя при этом ввезенный товар как товар с зарегистрированным товарным знаком «КЛУБНИЧКА».

Использование словесного обозначения «ОЧУМЕЛАЯ КЛУБНИЧКА» на упаковке ввезенного ООО «АВК» товара не может рассматриваться как незаконное использование обозначения, сходного с зарегистрированным товарным знаком «КЛУБНИЧКА», принадлежащим ОАО Московская фабрика «Красный Октябрь», поскольку целью его использования является не индивидуализация товаров, а перевод наименования товара «ШАЛЕНА ПОЛУНИЦА».

При