Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2015 по делу n А76-19967/2014. Изменить решение (ст.269 АПК)

знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Статьей 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (п. 1). Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3).

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (п. 2 ст. 1515 ГК РФ).

Согласно ст. 1252 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений), защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (подп. 3 п. 1). В случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения (п. 3).

В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 №15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 43.3 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым ст. 1301, абзацем вторым ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515 или подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в п. 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В силу подп. 14.4.2.2 названных Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом, формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и другое (постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2013 №С01-200/2013 по делу №А40-8345/2013).

Кроме того, в соответствии с данными рекомендациями:

обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия;

оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления;

сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также их однородности, близкой к идентичности - больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

В настоящем деле ответчик использовал и использует обозначение «УЗЭМИ», совпадающее с зарегистрированным товарным знаком истца - в части словесного выражения.

Причем общее впечатление, формируемое при сравнении указанных обозначений (словесном, фонетическом, семантическом), свидетельствует об использовании сторонами идентичных словесных обозначений.

При этом вероятность смешения усиливается ввиду однородности товаров (услуг), в отношении которых осуществляют свою деятельность как истец, так и ответчик.

Указанное обозначение ответчик использует в отношении товаров и услуг, являющихся однородными по отношению к товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца.

К правоотношениям сторон также подлежат применению положения приказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 198 «Об утверждении методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания».

В соответствии с данными рекомендациями под однородными товарами следует понимать товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление о принадлежности их к одному и тому же изготовителю.

В настоящем случае истец использует свой товарный знак - словесное обозначение «УЗЭМИ», а ответчик использует сходное до степени смешения зарегистрированному товарному знаку словесное обозначение «УЗЭМИ» в идентичной деятельности.

Материалами дела не установлено, что истцом предоставлено ответчику разрешение на использование в установленном порядке зарегистрированного товарного знака.

Указанное обстоятельство подтверждается отсутствием заключенных между истцом и ответчиком договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (в порядке ст. 1488 ГК РФ), лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака (в порядке ст. 1489 ГК РФ).

В п. 6 ст. 1252 ГК РФ указано, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Следовательно, допуская такую возможность, действующее гражданское законодательство предусматривает определенный правовой механизм, позволяющий при наличии сомнений по вопросу о тождестве или сходстве средств индивидуализации, исключить правовую охрану средства индивидуализации, возникшую позднее.

Поскольку ответчик - ООО «УЗЭМИ» (ОГРН 1137413001802), как юридическое лицо с соответствующим сокращенным фирменным наименованием согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц зарегистрировано 12.09.2013 (т. 1, л.д. 119-124), а товарный знак «УЗЭМИ» по свидетельству Российской Федерации № 357644 зарегистрирован с приоритетом от 16.05.2007 (т. 1, л.д. 106), преимуществом в данном праве имеет исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) «УЗЭМИ» истец.

Факт использования ответчиком соответствующих обозначений подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, а также представленным в материалы дела протоколом осмотра сайта www.uzemi74.ru, принадлежащего ответчику, от 19.06.2014 № 66 АА 2518178 нотариусом Михайловой О.Г., (местонахождение г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 75) (т. 1, л.д. 16).

В заключении Уральской торгово-промышленной палаты от 10.07.2014, патентным поверенным дано заключение по вопросам использования ответчиком товарного знака истца в наименовании, на сайте и в адресах электронной почты и в доменном имени, в соответствии с которым (т. 1, л.д. 82-102):

1.      «Товары ООО «УЗЭМИ» «лотки кабельные, короба кабельные, крышки к лоткам, кабельные стойки, кронштейны, скобы, уголки, полки, хомутики» являются идентичными товарам 06 класса МКТУ «конструкции стальные, в том числе короба, лотки кабельные; кронштейны, стойки, опоры стальные, приспособления зажимные для кабелей, скобы из обычных металлов; уголки», указанным в Свидетельстве на товарный знак Российской Федерации № 357644 «УЗЭМИ» ООО «Коробов.Ру», зарегистрированным с приоритетом от 16.05.2007.

Товары ООО «УЗЭМИ»: «фурнитура, отводы, разделители, соединители, полосы, швеллеры, профили (С-образный, зетовый), подвески» являются однородными товарам 06 класса МКТУ «конструкции стальные, короба, лотки кабельные; опоры стальные» указанным в Свидетельстве на товарный знак РФ № 357644 «УЗЭМИ» ООО «КОРОБОВ.РУ», зарегистрированным с приоритетом от 16.05.2007.

Услуга ООО «УЗЭМИ» по рекламе и предложению к продаже кабеленесущих систем иных производителей