Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2011 по делу n А50-42633/2009. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 17АП-13560/2010-ГК

г. Пермь

04 февраля 2011 года                                                           Дело № А50-42633/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 03 февраля 2011 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 04 февраля 2011 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего                                         Снегура А.А., 

судей                                                                         Булкиной А.Н., Романова В.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Трушиной А.А.,

при участии:

от истца, общества с ограниченной ответственностью «Основание-2», Ахметова Р.Р., доверенность  от 09.12.2010 года;

от ответчиков, индивидуального предпринимателя Ахметова Наиля Рафиковича, индивидуального предпринимателя Ахметова Артема Наилевича, Солоницыной Е.П., доверенность  от 02.02.2010 года, Бездомникова Н.О., доверенность от 02.02.2010 года,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ответчиков, индивидуального предпринимателя Ахметова Наиля Рафиковича, индивидуального предпринимателя Ахметова Артема Наилевича,

на решение Арбитражного суда Пермского края

от 24 ноября 2010 года

по делу № А50-42633/2009,

принятое судьей Гуляевой Е.И.,

по иску общества с ограниченной ответственностью «Основание-2» (ИНН 5908015297, ОГРН 1025901603573)

к индивидуальному предпринимателю Ахметову Наилю Рафиковичу (ИНН 590801078909, ОГРНИН 304590818700059), индивидуальному предпринимателю Ахметову Артему Наилевичу (ИНН 590808274194, ОГРНИП 307590808500032)

о запрете использования товарного знака, изъятии контрафактных товаров, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Основание-2» (далее – ООО «Основание-2», истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского края к индивидуальному предпринимателю Ахметову Наилю Рафиковичу (далее – ИП Ахметов Н.Р.), индивидуальному предпринимателю Ахметову Артему Наилевичу (далее – ИП Ахметов А.Н.) с иском, в котором изложены следующие требования:

- запретить ответчикам продавать, предлагать к продаже и иным образом вводить в гражданский оборот продукцию в упаковке, содержащую товарный знак по свидетельству № 353185, а также запретить использовать ответчикам товарный знак иным образом;

- изъять из оборота и уничтожить за счет ответчиков контрафактные товары (контейнеры для кондитерских изделий), на которых размещен незаконно используемый товарный знак истца;

- взыскать с ИП Ахметова Н.Р. 100 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака;

- взыскать с ИП Ахметова А.Н. 100 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака;

- взыскать  с ответчиков судебные издержки в размере 23 004 руб. 55 коп., в том числе 33 руб. 15 коп. – почтовые расходы, 1 371 руб. 40 коп. -  вознаграждение и расходы, выплаченные по агентскому договору, 10 600 руб. - расходы на услуги нотариуса, 11 000 руб. – расходы по уплате государственной пошлины.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уточнил заявленные исковые требования в части требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, просил взыскать с ИП Ахметова Н.Р. 1 250 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, с ИП Ахметова А.Н. 1 250 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака. Также просил дополнительно взыскать с ответчиков судебные издержки в размере 4 851 руб. 12 коп., в том числе 4 753 руб. – расходы на приобретение тортов в упаковке в рамках проверочной закупки, 98 руб. 12 коп. – почтовые расходы. Уточнение заявленных исковых требований принято арбитражным судом первой инстанции.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 24.11.2010 года исковые требования удовлетворены частично, ответчикам запрещено продавать, предлагать к продаже и иным образом вводить в оборот продукцию  в упаковке, содержащей товарный знак с регистрационным номером 353185, исключительные права на который принадлежат ООО «Основание-2», суд решил изъять из оборота и уничтожить за счет средств ответчиков контрафактные товары (контейнеры для кондитерских изделий), на которых размещен товарный знак истца с регистрационным номером 353185, с ответчиков взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака по 100 000 руб. с каждого. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. Также судом на эксперта Исаева А.Е. наложен судебный штраф в размере 5 000 руб.

Дополнительным решением от 02.12.2010 года с каждого из ответчиков взыскано по 74 672 руб. 27 коп. судебных расходов, с ООО «Основание-2» в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 10 660 руб., ответчику, ИП Ахметову Н.Р., с депозитного счета арбитражного суда возвращены денежные средства в размере 15 000 руб., уплаченные за проведение повторной экспертизы.

Ответчики, не согласившись с решением суда от 24.11.2010 года, обратились с апелляционной жалобой, в которой просят решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме.

Ссылаются на то, что судом первой инстанции не было установлено, какое конкретно обозначение, имеющееся на упаковке, является спорным, где его границы, является ли это обозначение средством индивидуализации, тождественно ли оно товарному знаку или сходно с ним, существует ли вероятность возникновения в глазах потребителей смешения производителей продукции, являются ли товары, производимые одним из ответчиков и реализуемые другим ответчиком, однородными тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Полагают, что нарушением прав на товарный знак признаются только такие действия по использованию тождественных или сходных обозначений, которые выражаются в их использовании именно для целей индивидуализации выпускаемых этими лицами товаров или оказываемых услуг.

По мнению апеллляторов, на крышке спорной упаковки для торта отсутствует обозначение, которое может быть воспринято потребителями как товарный знак и которое можно сравнивать с товарным знаком истца как объект, выполняющий ту же функцию.

Обращают внимание, что в рассматриваемом случае верхняя часть  крышки упаковки для торта со всеми ее элементами представляет собой  часть формы товара, определяемую главным образом свойством товара, выполняющим определенные технические функции, рельеф верхней части  крышки упаковки для торта в силу прямого указания закона не может быть товарным знаком.

Утверждают, что взысканный судом первой инстанции размер компенсации является необоснованным, судом не указаны какие обстоятельства были приняты во внимание при определении размера компенсации.

Считают, что судом первой инстанции не была дана оценка исследованию патентного поверенного, справке Роспатента № 03/34-7862/41 от 19.08.2010 года, решению Пермского управления Федеральной антимонопольной службы № 9153-10 от 04.10.2010 года об отказе в возбуждении дела, социологическому исследованию, проведенному ООО «Образование и Консалтинг». Вместе с тем, указанные доказательства, по мнению апелляторов, подтверждают факт неиспользования ответчиками товарного знака истца.

Истцом представлен письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором он просит решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу ответчиков – без удовлетворения.

Полагает, что обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, является средством индивидуализации по определению, вне зависимости от восприятия его потребителями в качестве товарного знака, при этом правовое значение имеет факт государственной регистрации обозначения, в результате чего оно в силу закона становится товарным знаком, который иные лица не вправе использовать без согласия правообладателя.

По мнению истца, рельеф представляет собой приподнятый либо утопленный (вдавленный) рисунок, изображение. При этом изображение является узнаваемым независимо от способа его нанесения, а значит восприятие изображения, нанесенного в форме рельефа, не влияет на узнаваемость такого изображения.

В судебном заседании представителем ответчиков поддержаны доводы, изложенные в апелляционной жалобе, при этом пояснено, что решение суда в части наложения судебного штрафа на эксперта Исаева А.Е. не обжалуется.

Представитель истца возражал против доводов апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения, не возражал против пересмотра решения суда  в обжалуемой части.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьей 266, частью 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в обжалуемой части.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 353185 с приоритетом товарного знака  05.02.2007 года в отношении товаров 16 и 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), в том числе: изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; упаковочный материал; пленки пластмассовые для упаковки (16) и бисквиты, вафли, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, конфеты, печенье, пряники, сухари, торты фруктово-ягодные (30).

20.10.2009 года между ООО «Основание-2» (Принципал) и Перминовым В.Л. (Агент) был заключен агентский договор, по условиям которого Агент обязуется за вознаграждение совершить по поручению Принципала от своего имени и за счет Принципала действия, связанные с покупкой двух тортов, произведенных ИП Ахметовым Н.Р., в упаковке, на которой размещен товарный знак Принципала по свидетельству № 353185 – приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1 договора).

18.12.2009 года между сторонами договора был подписан акт сдачи-приемки выполненных услуг Агента, согласно которому 26.10.2009 года Агент закупил у ИП Ахметова А.Н. в магазине «Вкус желаний» по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 34, два торта, произведенные ИП Ахметовым Н.Р., на сумму 371 руб. 40 коп.

Приобретение Агентом двух тортов «Парма», «Булонский лес» также подтверждается товарным чеком от 26.10.2009 года.

05.11.2009 года нотариусом Пермского городского нотариального округа в присутствии директора ООО «Основание-2» был произведен осмотр двух пластиковых контейнеров (емкостей) для хранения пищевых продуктов (кондитерских изделий) с упакованными в них продуктами (тортами), состоящих из одной крышки и одной донной части.

При осмотре указанных контейнеров нотариусом установлено, что первый контейнер состоит из двух частей: крышки в форме усеченного конуса диаметром в верхней части примерно 20 см., диаметр нижней части 23,5 см., высотой 10 см. с ребристой боковой поверхностью, и донной части диаметром 23,5 см., контейнер сформован из пластика (крышка из прозрачного бесцветного пластика, донная часть – из пластика белого (серо-молочного) цвета. Второй контейнер состоит из двух частей: крышки в форме усеченного конуса диаметром  в верхней части примерно 20 см., диаметр  нижней части 23,5 см., высотой 9 см. с ребристой поверхностью, и донной  части диаметром  23,5 см. Обе верхние наружные плоскости крышки содержат рельефное изображение абстрактной фигуры (в центре плоскости выпуклая окружность, далее от центра выпуклое «кольцо», на внешнем контуре верхней плоскости выполнены чередующиеся выступы и впадины, расположенные кольцом с радиальной ориентацией внутри кольца). 

Полагая, что исключительное право на использование товарного знака по свидетельству № 353185 нарушается действиями ответчиков, ООО «Основание-2» направило в адрес ИП Ахметова Н.Р. письмо № 928 от 08.10.2009 года, в котором уведомило, что использование спорного товарного знака является незаконным, предложило прекратить использование пластиковых контейнеров для тортов с товарным знаком, в том числе по свидетельству № 353185, сообщить информацию о поставщиках, поставляющих контрафактную упаковку и предоставить данные по объему закупленной продукции с 19.06.2008 года, копии договоров поставки, спецификаций и накладных, по которым указанная продукция поставлялась.

Поскольку в добровольном порядке спор не был разрешен, ООО «Основание-2» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В дальнейшем, заявив об увеличении размера исковых требований в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака, истец сослался на проведенную сотрудниками органов внутренних дел по его заявлению проверочную закупку продукции (23 торта в упаковке), подтверждаемую протоколом осмотра места происшествия от 02.02.2010 года, объяснениями продавца Тудвасевой Е.А., кассовыми и товарными чеками, а также представил заключение эксперта Филоновой Г.Х. от 05.02.2010 года, согласно которому изображение, размещенное на верхней плоскости крышки каждого контейнера для хранения и транспортировки продуктов питания, представленного для проведения экспертизы, является сходным до степени смешения с изобразительным товарным знаком по свидетельству № 353185.        

Удовлетворяя заявленные исковые требования частично, арбитражный суд первой инстанции исходил из того, что принадлежащий истцу товарный знак  используется ответчиками при осуществлении упаковки производимых кондитерских изделий, их транспортировки и реализации, путем его размещения на крышке контейнеров для упаковки; в материалы дела представлены множественные заключения специалистов и экспертов, содержащие различные мнения по поставленным вопросам; в результате проверки и исследования судом заключения эксперта Орловой В.В. как доказательства по делу судом установлено, что содержащиеся в нем сведения не соответствуют действительности; доводы ответчиков о том, что на крышке не имеется изображения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, подлежат отклонению; изображение (рисунок) на используемых ответчиками крышках для упаковок различимо и без наличия специальных познаний в области искусствоведения и патентного права; доводы ответчиков о том,