Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2009 по делу n А15-117/2008. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Именем Российской Федерации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Ессентуки                                                                                              Дело № А15-117/2008

17 сентября 2009 г.

Резолютивная часть постановления объявлена 17 сентября 2009 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 сентября 2009 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Мельников И.М.,

судей: Афанасьевой Л.В., Луговой Ю.Б.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Валиевой К.А-А.,

рассмотрев апелляционную жалобу закрытого акционерного общества «ВКЗ «Дагвино» на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 18.06.2009 по делу № А15-117/2009 по заявлению закрытого акционерного общества «ВКЗ «Дагвино» к обществу с ограниченной ответственностью «ВКЗ «Кизляр» об изъятии из реализации контрафактной продукции и возмещении убытков в размере 45810000 рублей (судья Алиев А.А.),

при участии в заседании:

от ЗАО «Дагвино»: Сухоловская Е.В. доверенность от 22.12.2009 № 60;

от ООО ВКЗ «Кизляр»: Хабибуллаев Ш.М. доверенность от 25.08.2009 № 81;

от Зулпикарова Д.Г.: не явились, извещены (уведомление 03787);

от ООО ПМН «Урари»: е явились, извещены (уведомление 30786);

У С Т А Н О В И Л:

Закрытое акционерное общество «Вино – коньячный завод «Дагвино» (далее - завод, истец, ЗАО «Дагвино») обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к обществу с ограниченной ответственности «Вино – коньячный завод «Кизляр» (далее - общество, ответчик, ООО «Кизляр») об изъятии из реализации контрафактной продукции (137 тыс. бутылок коньяка «Лезгинка») и возмещении убытков в размере 45810 тыс. рублей. Требование мотивировано тем, что завод является правообладателем товарного знака «Лезгинка». Общество с декабря 2006 г. по июль 2007 г. незаконно проводило рекламу, изготовило и реализовало 137 тыс. бутылок (0,5 л) и 63 тыс. бутылок (0,25 л) коньяка «Лезгинка» с использованием товарного знака истца.

До принятия решения по делу истец неоднократно, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования, в окончательном варианте истец просил взыскать 42537120 рублей упущенной выгоды.

Определением от 16.04.2008 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «Производственное многопрофильное предприятие «УРАРИ»» (далее – ООО «Урари»).

Решением от 14.07.2008 во взыскании 42537120 рублей упущенной выгоды отказано. Суд сделал вывод о незаконном использовании ответчиком принадлежащего истцу товарного знака «Лезгинка» по свидетельству № 262456, однако в силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации истец, требующий возмещения убытков (упущенной выгоды), должен доказать не только неправомерный характер действий ответчика, но и наличие и размер убытков, причинную связь между понесенными убытками и противоправными действиями ответчика, а также принятие всех разумных мер к уменьшению ущерба. Размер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено. Завод не доказал неизбежность получения дохода в заявленном размере. Кроме того, ответчик признает реализацию коньячной продукции с использованием товарного знака «Лезгинка» на сумму 45810 тыс. рублей, в то время как истец считает своей упущенной выгодой реализацию ответчиком коньячной продукции на сумму 42537120 рублей (т. 1, л. д. 144 - 149).

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2008 решение от 14.07.2008 оставлено без изменения. Апелляционный суд, признав факт незаконности использования ответчиком принадлежащего истцу товарного знака, указал, что для взыскания упущенной выгоды заводу необходимо было обосновать, какие доходы он достоверно получил бы, если бы общество не нарушило исключительное право на товарный знак при обычных условиях гражданского оборота. Истец не доказал, что предпринимал какие-либо меры для получения выгоды и эти меры не были реализованы в результате распространения ответчиком своей продукции; допущенное обществом нарушение явилось тем препятствием, которое не позволило ему получить упущенную выгоду, хотя все остальные необходимые приготовления для ее получения им были сделаны (т. 3, л. д. 49 - 54).

Постановлением Федерального Арбитражного суда Северо-Кавказского Округа от 02.03.2009 решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 14.07.2008 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2008 по делу № А15-117/2008 отменено, дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Дагестан.

Кассационный суд указал, что с учетом содержания абзаца 2 пункта 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации упущенной выгодой являются также доходы лица, нарушившего право. Заинтересованному лицу нет необходимости доказывать, что он мог бы получить доходы в таком же размере, что и лицо, нарушившее его право. В этой связи является ошибочным вывод судов о необходимости предпринятия в данном случае заводом мер для получения упущенной выгоды.

В пункте 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8 и Верховного Суда Российской Федерации № 6 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что размер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено. По смыслу данных разъяснений применительно к конкретному спору необходимо учитывать, что при производстве коньячной продукции изготовитель (как правообладатель товарного знака, так и нарушитель) несет расходы, включаемые в себестоимость выпускаемой продукции. Таким образом, доход ответчика следовало определять как разницу между суммой выручки, полученной от реализации коньячной продукции с незаконным использованием товарного знака, и затрат, производимых ответчиком в процессе изготовления и реализации контрафактной продукции. При этом не может являться основанием отказа в иске требование истца о взыскании суммы, меньшей признаваемой ответчиком, поскольку заявленное требование не нарушает прав последнего.

При необходимости суд вправе назначить судебную экспертизу для подтверждения предъявленных заводом размера убытков.

В суде первой инстанции ЗАО «Дагвино» в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просило взыскать 42537120 рублей упущенной выгоды, в части других требований просило принять отказ от иска.

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 18.06.2009 заявленные требования удовлетворены в части. Судом принять отказ от исковых требований в части. Взыскано с ООО «Кизляр» в пользу ЗАО «Дагвино» 1005400 рублей убытков, причиненных незаконным использованием товарного знака и судебных расходы по государственной пошлине в размере 2363,58 рублей. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.

ЗАО «Дагвино» обратилось в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить принятый по делу судебный акт. В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение судом норм материального и процессуального права.

Представитель ЗАО «Дагвино» в судебном заседании просит решение отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Представитель ООО «Кизляр» в судебном заседании просит решение оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, однако представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  жалоба рассмотрена в их отсутствие.

Правильность решения от 18.06.2009 проверяется в апелляционном порядке в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, изучив апелляционную жалобу, Шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд считает, что апелляционная жалоба не подлежит  удовлетворению, по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, завод является правообладателем товарного знака «Лезгинка» (в перечне товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, 33 - алкогольные напитки), что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 262456, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 26.01.2004 (т. 1, л. д. 12).

С декабря 2006 г. по июль 2007 г. общество, несмотря на предупреждения истца о прекращении противоправных действий, осуществляло рекламу в сети Интернет, изготовило и реализовало коньяк КВ «Лезгинка» в количестве 137 тыс. бутылок по 0,5 л и 63 тыс. бутылок по 0,25 л на общую сумму 45810 тыс. рублей с использованием товарного знака истца. Это послужило основанием для обращения завода с иском в арбитражный суд.

В силу пункта 1 статьи 4 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон о товарных знаках) правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. В соответствии с пунктом 2 статьи 4 названного Закона нарушением исключительного права правообладателя признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака согласно пунктам 2 и 4 статьи 46 Закона о товарных знаках осуществляется в том числе путем предъявления требования о прекращении нарушения или взыскании причиненных убытков.

Как указал суд первой инстанции, обращение истца в суд обусловлено использованием ответчиком товарного знака (знака обслуживания) «Лезгинка», правообладателем которого в соответствии со свидетельством № 262456, выданным Российским агентством по патентам и товарным знакам, является ЗАО «ВКЗ «Дагвино».

Из акта экспертного исследования от 10.03.2008, составленного экспертом Мордвиновой В.В., следует, что этикетка коньяка «Лезгинка», изображенная в рекламном буклете ООО «Винно-коньячный завод «Кизляр», схожа до степени смешения с комбинированным товарным знаком «Лезгинка» по свидетельству № 262456, и что основные элементы изображений тождественны.

В качестве возражения об отсутствии сходности до степени смешения с товарным знаком «Лезгинка» ответчиком представлена в дело справка эксперта третьего экспертно-криминалистического отдела ЭКЦ при СК УВДТ с дислокацией на ст. Кизляр от 25.03.2008 № 52.

Однако судом установлено, что перед экспертом не был поставлен вопрос о сходстве до степени смешения между этикеткой, проставленной на реализуемом товаре (коньячная продукция) и комбинированным товарным знаком «Лезгинка» по свидетельству № 262456.

Вывод эксперта Мусакаева Т.З. о не идентичности между собой товарных знаков «Лезгинка», использованных ЗАО «ВКЗ «Дагвино» и ООО ВКЗ «Кизляр», основан на анализе использованной бумаги по качеству, способу нанесения изображения, текста, по форме, цвету и по своим размерам.

Вместе с тем, в чем конкретно состоят установленные отличия по форме, цвету, размерам и другим признакам, позволившим сделать вывод о неидентичности товарных знаков, в справке эксперта не приведены.

В судебном заседании были исследованы товарные знаки (этикетки) коньяка «Лезгинка», нанесенные на бутылочную коньячную продукцию ООО «ВКЗ «Кизляр», и товарный знак «Лезгинка» по свидетельству № 262456.

Суд первой инстанции указал, что визуальный осмотр и сравнительный анализ признаков, характеризующих товарный знак по свидетельству № 262456, и товарный знак, нанесенный на коньячную продукцию ответчиком, свидетельствует об их сходстве до степени смешения и тождественности основных доминирующих элементов изображения.

В этой связи суд, оценив акт экспертного исследования № 03/17 от 10.03.08, признал акт и выводы, содержащиеся в нем, достоверными, поскольку эти выводы подтверждаются материалами дела.

Кроме того, использование товарного знака «Лезгинка» при выпуске коньячной продукции в спорный период ООО «ВКЗ «Кизляр» не оспаривалось в судебном заседании представителями ответчика.

Представители ответчика не отрицает наличие переписки с истцом, в том числе письмо от 24.09.07 № 95, в котором ООО «ВКЗ «Кизляр» ставило в известность ЗАО «ВКЗ «Дагвино» об использовании его товарного знака КВ «Лезгинка» и реализации коньячной продукции с использованием данного товарного знака всего на сумму 45810000 руб. ООО «ВКЗ «Кизляр» просило ЗАО «ВКЗ «Дагвино» представить счет на оплату в размере 1% от стоимости реализованной продукции с использованием товарного знака истца.

Суд указал, что изложенные обстоятельства в совокупности и взаимосвязи свидетельствуют о правомерности довода истца о незаконном использовании ответчиком товарного знака «Лезгинка» по свидетельству № 262456. Доказательств использования ответчиком спорного товарного знака с разрешением истца не представлено.

На основании пунктом 2 статьи 4 Закона РФ «О товарных знаках» нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Вместе с тем требование истца о взыскании убытков в виде упущенной выгоды в размере 42537120 рублей суд первой инстанции удовлетворил лишь в части ввиду следующего.

В качестве обоснования довода о взыскании убытков (упущенной выгоды) истец в иске указывает, что произведенная им продукция не реализована вследствие появления на рынке коньяка «Лезгинка»,