Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.10.2014 по делу n А53-26808/2013. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

Кроме того, истец не оказывает образовательных услуг с момента регистрации товарного знака более трех лет.

Диспозиция ст. 1027 ГК РФ указывает на то, что коммерческое обозначение признавалось российским законодательством в качестве объекта исключительных прав до вступления в силу части 4 ГК РФ, что наглядно демонстрирует выдержка из этой статьи: "... комплекс исключительных прав... в том числе право на... коммерческое обозначение..., а также другие... объекты исключительных прав...".

Охрана коммерческого обозначения была также предусмотрена Положением о фирме 1927 г., действие которого отменено в 2008 г. в связи с вступлением в силу части четвертой ГК РФ, которое содержит понятие фирмы, характеризующееся теми же критериями, что и коммерческое обозначение, определение которому дано в ст. 1539 ГК РФ. В числе таких критериев:

"право на фирму возникает с момента, когда фактически началось пользование фирмою" (п. 10);

"всякий, кто обладает правом на фирму, может требовать в судебном порядке прекращения пользования тождественной или сходной фирмой со стороны других лиц, поскольку у него право на фирму возникло раньше других и поскольку вследствие тождества или сходства фирм возникает возможность их смешения" (п. 11);

"право на фирму не может быть отчуждено отдельно от предприятия" (п. 12).

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В связи с этим право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (п. 64 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009).

Согласно статье 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Требования к фирменному наименованию устанавливаются настоящим Кодексом и другими законами. Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII настоящего Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Согласно пункту 3 названной статьи не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичным видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 4 статьи 1474 Кодекса).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Вместе с тем, обязание внести изменения в учредительные документы, исключив из фирменного наименования спорное обозначение, с последующей государственной регистрацией изменений, как правильно указал суд,  не является способом защиты исключительных прав на средства индивидуализации.

Перечень способов защиты гражданских прав, установленный статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, не является исчерпывающим.

Так, согласно абзацу 13 названной нормы права защита гражданских прав может быть осуществлена и иными способами, предусмотренными законом. При этом использование других способов защиты права допускается Гражданским кодексом Российской Федерации только при наличии прямого указания закона.

Гражданский кодекс Российской Федерации не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права; граждане и юридические лица в силу статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе осуществлять этот выбор по своему усмотрению, однако избранный истцом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и в конечном итоге привести к восстановлению нарушенного права.

По смыслу статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать от нарушителя прекращения использования фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возмещения причиненных убытков.

В связи с нарушением права на товарный знак, правообладатель в соответствии с положениями статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых незаконно размещены используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения), а также взыскания компенсации вместо возмещения убытков.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации с иском о понуждении к изменению фирменного наименования может обратиться только орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц в случае, если фирменное наименование не соответствует требованиям пунктов 3 и 4 данной статьи.

С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к выводу, что защита исключительного права на товарный знак не может быть осуществлена путем предъявления требования о запрете использования фирменного наименования путем внесения изменений в учредительные документы.

В пункте 58.1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума 5/29) разъяснено, что согласно пункту 1 статьи 1473, пункту 2 статьи 1475 ГК РФ фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица.

Защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в Единый государственный реестр юридических лиц, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности (пункт 59 Постановления Пленума 5/29).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарного знака (знака обслуживания) либо полного или частичного запрета на использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Подлежат запрету все действия, способные каким бы ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента (статья 10bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, участником которой Российская Федерация является с 01.07.1995 (далее - Конвенция)).

То есть, использование другими лицами тождественного фирменного наименования неправомерно, так как данная степень сходства затрудняет их индивидуализацию при участии в хозяйственном обороте по аналогичным видам деятельности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Конвенции объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

При этом под актом недобросовестной конкуренции Конвенция понимает всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Не может быть признана незаконной деятельность, формы и виды ее осуществления, в том числе способы субъектной легитимации и индивидуализации, ранее осуществлявшиеся на законных основаниях, а субъект пользователь нарушающим право другого лица лишь по факту возникновения у него в последующем такого права.

По мнению апелляционной коллегии,  следует учитывать, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами,  а регистрация товарного знака могла быть произведена и с целью  устранения присутствия третьих лиц, такая регистрация  не призвана отвечать основной функции товарного знака по индивидуализации товаров (услуг) правообладателя. 

Из представленного в дело решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области № 17932/04 от 19.09.2014 следует, что в действиях  индивидуального предпринимателя Назаретова  Петра Кимовича содержится нарушение части 2 статьи 14 ФЗ "О защите конкуренции". Антимонопольная служба пришла к такому выводу исходя из того, что  службой установлено, что за всё время существования  джаз-оркестра "Кима Назаретова" его наименование приобрело широкую известность и узнаваемость в определенных кругах потребителей на территории Российской Федерации (в том числе и в Ростовской области). Данный коллектив под названием "Джаз-оркестр "Кима Назаретова" является лауреатом многочисленных российских  и международных конкурсов, а также джазовых фестивалей. ИП Назаретовым П.К. 09.01.2008 (дата приоритета заявки) была подана заявка на регистрацию на свое имя в качестве товарного знака обозначения, которое на протяжении длительного времени  (с 1995 года по дату подачи заявки) использовалось для индивидуализации музыкального коллектива иными лицами и имело широкую известность в пределах определенной группы потребителей. Антимонопольная служба констатировала, что ИП Назаретову П.К.  еще до подачи указанной заявки было известно об использовании обозначения "Ким Назаретов". Это подтверждается  Приказом по личному составу муниципального музыкального центра Кима Назаретова 05.10.1992 № 7-К, в соответствии с которым Назаретов Петр Кимович принят на должность артиста оркестра; Назаретов Петр Кимович присутствовал на церемонии, посвященной открытию в 1995 году Детской школы центра музыки им. К. Назаретова и оставил запись в одноименной символической книге;  письмо об объединении "киноконцертного центра Кима Назаретова"   и "Джазовой школы Кима Назаретова" было подписано Назаретовым П.К. Антимонопольная служба указала, что Назаретов П.К.,  получив исключительные права на товарный знак "Ким Назаретов",  предпринял фактические действия по реализации запрещения использования обозначения в отношении лица, которое ранее добросовестно использовало словосочетание "Ким Назаретов", что свидетельствует о том,  что в действиях Назаретова П.К. содержится нарушение части 2 статьи 14 ФЗ "О защите конкуренции".

С учетом изложенного суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических  обстоятельств следует, что до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами,  а регистрация товарного знака могла быть произведена, в том числе и с целью  устранения присутствия третьих лиц, использующих соответствующее обозначение на рынке образовательных и культурных услуг .

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел  к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

Довод заявителя жалобы о том, что в резолютивной части решения не указано в чью пользу взыскана государственная пошлина с предпринимателя в размере 4000 рублей, не может служить основанием для отмены правильного по существу судебного акта, так как по смыслу мотивировочной части судебного акта данная пошлина по неимущественному требованию подлежит взысканию как недоплаченная (оплачено только 6700 рублей по имущественным требованиям) в доход федерального бюджета. Указанная техническая описка при выдаче исполнительного листа подлежит исправлению судом первой инстанции в порядке статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в связи с отказом в её удовлетворении относятся на заявителя жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 05.08.2014 по делу                        № А53-26808/2013 оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи