Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2015 по делу n А32-21459/2015. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Таким образом, спецификой правовой защиты товарного знака является защита правообладателя не только от незаконного использования товарного знака, но и от использования обозначений, сходных с зарегистрированным товарным знаком до степени смешения.

В ходе судебного заседании представитель ответчика  пояснил, что  ООО «Строительная Сервисная Торговая Компания «В.И.К.» никогда не являлось администратором спорного доменного имени.

Исследовав  представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к верному выводу, что ответчик является администратором доменного имени «www.sstkvik.ru», что подтверждается следующими доказательствами.

Согласно сведений приложенных истцом к материалам дела, предоставленных ЗАО «Регистратор-01» (исх. N299-СР от 31.03.2015 г.) Краснодарскому УФАС России (вх.N 4036 от 13.04.2015 г.), «администратором домена второго уровня www.sstkvik.ru является ООО «Строительная Сервисная Торговая Компания «В.И.К.» (ИНН 2308086879) с даты регистрации (10.03.2011 г.) по настоящее время, то есть по 30.03.2015 г. 

Аналогичный ответ (исх.  №68-СР от 23.07.2015г.) ЗАО «Регистратор-01» предоставило суду в соответствии с определением  от  «22»  июля  2015  года  об истребовании доказательств. 

Доказательств обратного ответчиком в материалы дела не представлено. 

Ответчик на страницах своего Интернет-сайта рекламировал  реализуемую им металлопродукцию Normal VIK и Purelle, в том числе:  металлочерепица,  профнастил, плоский лист.

Данный  факт  подтверждается  протоколом  обеспечения  доказательства, составленным 20.11.2014 г. нотариусом Краснодарского нотариального округа Мазуровой Г.Г., о проведении  осмотра  интернет  сайта www.sstkvik.ru,  который  признан судом надлежащим доказательством, поскольку был составлен в соответствии со ст. 102 и 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

В суде апелляционной инстанции представитель ответчика не отрицал факта  использования ответчиком словесных обозначений Normal VIK и Purelle.

При рассмотрении спора и установлении  сходства, суд первой инстанции обоснованно руководствовался, в том числе, Правилами составления подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила), поскольку правовая экспертиза при регистрации товарного  знака включает в себя проверку на тождество и сходство с ранее зарегистрированными товарными знаками.

Так, указанными правилами (п. 14.4.2) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

Правилами также указано на необходимость при установлении сходства учитывать однородность товаров, на которых размещены товарные знаки (обозначения). 

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 №197, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых  элементов. При этом формирование  общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. 

Сходство обозначений также связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, существует большая вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг) (раздел 3 Методических рекомендаций  по  проверке заявленных обозначений на тождество и сходство). 

Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06).

Вместе с тем, в соответствии с правовой позицией, изложенной в  п.13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя без назначения экспертизы.  

Исходя из вышеизложенного, суд первой инстанции, с применением правил установления сходства, пришел к верному выводу о том, что словесное обозначение, используемое ответчиком, созвучно словесным элементам товарного знака истца, которые обладают визуальным доминированием. В связи с чем, словесное обозначение: -  «Purelle» сходно до степени смешения с товарным знаком «Purela»; - «Normal VIK» «сходно до степени смешения с товарным знаком «NormaNMP». 

Судом первой инстанции так же установлено и подтверждается материалами дела, что товарные знаки истца, используются ответчиком без согласия правообладателя товарного знака. Ответчик является администратором домена, что подтверждается письмами ЗАО «Регистратор Р01» исх. №299-СР от 31.03.2015 г. и исх. №768-СР от 23.07.2015г.

Судом установлено, что со стороны ответчика это не первый случай незаконного использования  результатов  интеллектуальной деятельности истца. Постановлением Пятнадцатого  арбитражного апелляционного суда от 19.11.2014г. по делу № А32-16380/2013, ООО «ССТК «В.И.К.» запрещено использовать  словесное обозначение «NormaN» и иные  обозначения,  сходные до  степени  смешения с товарным знаком «NormaNМР», в своей  хозяйственной деятельности  в сфере  реализации  товаров  и продвижения  товаров (для третьих лиц), в том числе в коммерческих  операциях, связанных с их розничной продажей через магазины; по публикации рекламных текстов; распространению рекламных  материалов; рекламе;  рекламе  в  компьютерной  сети Интернет, в том числе в виде доменного имени, в отношении товаров и услуг 06 и 35 классов МКТУ. 

Однако, в нарушение принятого Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом от 19.11.2014 г. по делу № А32-16380/2013 постановления, являющегося в силу ст.16 АПК РФ обязательным для  исполнения, ООО «ССТК «В.И.К.» продолжает незаконное использование словесного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «NormaNМР», принадлежащим истцу.

В соответствии с п. 3 ст. 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или  сходное  с  ним  до  степени  смешения  обозначение  с  материалов,  которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения  причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ, Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

Пунктом 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума  Высшего Арбитражного  Суда  Российской  Федерации  от 26 марта 2009 года №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» предусмотрено, что «Рассматривая  дела  о  взыскании  компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации  в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного п.п. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения».

Учитывая характер допущенных ответчиком  нарушений,  срок  незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, а также наличие ранее совершенного ответчиком нарушения исключительного права истца на товарные знаки, руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд первой инстанции определяет размер  компенсации  подлежащей  взысканию с ответчика  за незаконное  использование  им  товарных знаков в общем размере 600 000 рублей  (по 300 000 руб. за каждый из двух товарных знаков), что намного меньше максимального предела и соразмерно последствиям нарушения.

 Необоснованным является довод апеллянта о том, что «семантика словесного элемента «NormalVIK» определяется исключительно смысловым значением данного слова и в перевод с английского обозначает «нормальный», что отличает его от товарного знака «NormaN», который ассоциируется со словом «северный»». Согласно заявке ответчика на товарный знак «NormalVIK» № 2014724033 словесное обозначение «NormalVIK» является вымышленным и фантазийным, т.е. не имеет какого-либо смыслового (семантического) значения и не несет смысловой нагрузки, не может вызвать у потребителя каких-либо образов.

Апелляционный суд отмечает, что решением Арбитражного суда Краснодарского края от 25.12.2013 г. по делу № А32-16379/2013, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, ООО «Компания «В.И.К.» запрещено использовать словесные обозначения «NormaN», «NormaN VIK», а также иные обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком «NormaNMP», принадлежащим обществу с ограниченной ответственностью «Компания Металл Профиль», г. Москва, по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 452423, в отношении товаров и услуг, относящихся к 06 и 35 классам МКТУ.

Из пояснений истца следует, что единственный участник и генеральный директор ответчика Шкута Владимир Павлович также является единственным участником и генеральным директором ООО «Компания В.И.К.» (ИНН 2311116266) (копии выписок из ЕГРЮЛ приобщены к материалам дела).

Как указывалось ранее, истец и ответчик осуществляют деятельность на одном рынке товаров и услуг (производство и реализация металлических строительных материалов, в том числе металлочерепица и профнастил), а также на одной территории (Краснодарский край).

Действия ответчика по использованию словесного обозначения «Normal VIK» не соответствуют принципам надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате продолжительного использования истцом товарного знака «NormaNMP».

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Так, обычаи гражданского оборота, нашедшие отражение в статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, диктуют нежелательность появления в гражданском обороте средств индивидуализации, вызывающих у потребителей неоправданные представления об ассоциативной связи между разными производителями товаров и услуг. Товарный знак в качестве средства индивидуализации не должен служить средством введения в заблуждение участников гражданского оборота и потребителей продукции в отношении производителя товара.

В силу статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае несоблюдения указанных требований, арбитражный суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.

С учетом изложенного, апелляционный суд приходит к выводу, что поскольку товарами, реализуемыми истцом и ответчиком, являются строительные материалы, постольку потребитель данного вида товаров не является специалистом в области интеллектуальной собственности, для него не будет различий между «NormaNMP» и «Normal VIK». В наименованиях и брендах (товарных знаках) приобретаемых строительных материалов разбираются только специалисты в области строительства, а не все покупатели, как в случаях приобретения, например, автомобилей. Обычный потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему видимым элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг (Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 3691/06 по делу № А40-10573/04-5).

Довод заявителя жалобы о неоднородности товаров, реализуемых истцом и ответчиком, судом апелляционной инстанции отклоняется, как необоснованный.

Согласно 14.4.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003