Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2015 по делу n А44-6472/2012. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

суд апелляционной инстанции не находит правовых оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Факт обладания истцом исключительными правами на полезную модель  «Ткань для изготовления развивающих детских кубиков» надлежаще подтвержден патентом № 105180 с приоритетом от 18.08.2010 и сторонами по делу не оспаривается.

Согласно нормам статей 1345, 1346, 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), автор изобретения имеет исключительное право на объект патентных прав, которое подтверждается патентом.

В силу статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных пунктом 1, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных пунктом 2 в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

В силу статьи 1406 ГК РФ к спорам, связанным с защитой патентных прав, в частности, относится спор о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В качестве способа защиты исключительного права патентообладателя нормой пунктом 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

По смыслу указанной нормы право преждепользования - это право лица, не являющегося патентообладателем, на безвозмездное использование решения, тождественного запатентованному, которое является ограничением чужого исключительного патентного права; право преждепользования относится к условиям, исключающим ответственность за использование объектов патентного права.

Факт производства и предложения к продаже ООО Швейная фабрика «Дельфин» мягконабивных игрушек - наборов кубиков «Репка», «Кубики «Азбука», «Веселый счет» подтвержден материалами дела и ответчиком не оспаривается. При этом ответчик использует в упомянутых выше изделиях все признаки полезной модели, подлежащих правовой охране на основании патента № 105180 с приоритетом от 18.08.2010.

Согласно заключению эксперта от 27.11.2012 № 11015, составленному по результатам проведения  обществом с ограниченной ответственностью «Патентно-правовая фирма «ЮС» судебной патентно-технической экспертизы по определению  Арбитражного суда Новгородской области от  02.11.2012 по настоящему делу,  изделия ООО Швейная фабрика «Дельфин» - набор кубиков «Репка» (Арт. Д-22-10 «Репка»), дата изготовления 26.06.2010 /9/, набор кубиков «Азбука» (Арт. Д-23-10 «Азбука»), дата изготовления 26.06.2010 /2/, набор кубиков (головоломка) «Веселый счет» (Арт. Д-21-10 «Веселый счет»), дата изготовления 26.06.2010  /10/, изготовлены с использованием ткани текстильной, содержащей все признаки независимого пункта формулы полезной модели «Ткань для изготовления развивающих детских кубиков», охраняемой патентом № 105180.

В силу пункта 3 статьи 10 ГК РФ в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

Добросовестное использование ответчиком спорного решения в своей деятельности и, соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, то есть в данном случае на истце.

В рассматриваемом случае факт наличия у ответчика права преждепользования подтвержден материалами дела, в том числе заключением эксперта от 27.11.2012 № 11015, согласно которому изделия ООО Швейная фабрика «Дельфин» - набор кубиков «Репка» (Арт. Д-22-10 «Репка»), набор кубиков «Азбука» (Арт. Д-23-10 «Азбука»), набор кубиков (головоломка) «Веселый счет» (Арт. Д-21-10 «Веселый счет»), изготовлены с использованием ткани текстильной, содержащей все признаки независимого пункта формулы полезной модели «Ткань для изготовления развивающих детских кубиков», охраняемой патентом № 105180 с приоритетом от 18.08.2010. При этом указанные изделия изготовлены ответчиком 26.06.2010, то есть до даты приоритета.

В силу статьи 1361 ГК РФ  права преждепользователя ограничены тем объемом применения запатентованного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Из содержания пункта 1 статьи 1361 ГК РФ следует, что обладатель права преждепользования вправе осуществлять безвозмездное использование тождественного решения при условии ограничения расширения объема такого использования, установленного на дату приоритета патента.

По смыслу указанной нормы, с учетом требований статьи 65 АПК РФ, бремя доказывания отсутствия у лица права преждепользования возлагается на патентообладателя, отрицающего такое право, тогда как подтверждение объема права преждепользования является процессуальной обязанностью обладателя такого права, в данном случае - ответчика 2.

Из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

На основании части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Для определения объема использования технического решения, тождественного техническому решению истца по патенту № 105180,  приготовления для  которого были  совершены ООО  Швейная фабрика «Дельфин» до даты приоритета, судом первой инстанции определением от 17.01.2014 была назначена судебно-экономическая экспертиза, производство которой поручено Новгородской Торгово-промышленной палате, эксперту Гавриш Л.П.

На разрешение эксперта поставлен следующий вопрос: «какой максимальный объем (количество в штуках)  выпуска ООО «Швейная фабрика «Дельфин» наборов кубиков «Репка», «Азбука» и «Веселый счет», изготовленных с использованием тождественного технического решения, защищенного патентом на полезную модель № 105180 «Ткань для изготовления развивающих детских кубиков», ежегодно возможен исходя из всех необходимых и достаточных приготовлений технического и экономического характера, сделанных ООО «Швейная фабрика «Дельфин» по состоянию на 18.08.2010, с учетом всех ресурсов ответчика (работники, помещения, специализированная техника, сырье и т.п.), существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе?».

Эксперт в заключении от 25.02.2014 № 0660100101 сделал следующие выводы:

1. На стационарной ленточной раскройной машине может быть раскроено:

  - при высоте настила 20 мм: за 8 часов рабочей смены - спорных наборов кубиков («Веселый счет», «Репка», «Азбука») - 17 280 наборов; за месяц (21 раб. день) - 362 880 наборов; за год (247 раб. дней) - 4 268 160 наборов.

- при максимальной высоте настила (200 мм): за 8 часов рабочей смены - спорных наборов кубиков («Веселый счет», «Репка», «Азбука») -                                    172 800 наборов; за месяц (21 раб. день) - 3 628 800 наборов; за год (247 раб. дней) - 42 681 600 наборов.

2. На 11 швейных машинах из расчета на 11 швей может быть изготовлено: за 8 часов рабочей смены - спорных наборов кубиков («Веселый счет», «Репка», «Азбука») - 1650 наборов; за месяц (21 раб. день) -                                    34 650 наборов; за год (247 раб. дней) - 407 550 наборов.

Дополнительно возможно изготовить на 3 швейных не задействованных на расчетный период швейных машинах: за 8 часов рабочей смены -                           450 наборов; за месяц (21 раб. день) - 9450 наборов; за год (247 раб. дней) -                   111 150 наборов.

3. По шаблону раскроено 4842 спорных набора, можно получить еще                   463 905 наборов.

4. Из ткани 1033 м раскроено 4842 спорных набора, ткань является расходным материалом (т.6 л.20-26).

Далее, установив факт того, что эксперт не выезжал на место проведения экспертизы, фотографии изготовлены другим лицом и в другом помещении, суд определением от 16.05.2014 назначил по делу повторную судебно-экономическую экспертизу (т.6, л.89-90).

Проведение экспертизы поручено обществу с ограниченной ответственностью «Бюро технической экспертизы» эксперту доктору технических наук - Харченко В.Б. (опыт в качестве государственного судебного эксперта составляет 12 лет).

На разрешение эксперта поставлен тот же вопрос, что и эксперту             Гавриш Л.П., а также второй вопрос: «какой объем использования тождественного технического решения, защищенного патентом на полезную модель № 105180 «Ткань для изготовления развивающих детских кубиков», был достигнут ООО «Швейная фабрика «Дельфин» на 18.08.2010 (дата приоритета) при выпуске наборов кубиков «Репка», «Азбука» и «Веселый счет» (количество наборов)?».

В соответствии с заключением  эксперта от 22.09.2014 № 78-14/25-Т (т.7, л.26-42) и дополнительными пояснениями к нему  от 31.10.2014 (т.7, л.75-78) по состоянию на 18.08.2010 ООО «Швейная фабрика «Дельфин» при выпуске наборов кубиков «Репка», «Азбука» и «Веселый счет» документально подтверждено фактическое достижение следующего объема использования тождественного технического решения, защищенного патентом на полезную модель № 105180 «Ткань для изготовления развивающих детских кубиков»:                 14 наборов кубиков «Азбука»; 14 наборов кубиков «Репка»; 25 наборов кубиков «Веселый счет».

Максимальный объем (количество в штуках) выпуска ООО «Швейная фабрика «Дельфин» наборов кубиков «Репка», «Азбука» и «Веселый счет», изготовленных с использованием тождественного технического решения, защищенного патентом на полезную модель № 105180 «Ткань для изготовления развивающих детских кубиков», исходя из всех необходимых и достаточных документально подтвержденных приготовлений технического и экономического характера, сделанных  ООО «Швейная фабрика «Дельфин» по состоянию на 18.08.2010, с учетом всех ресурсов ответчика (работники, помещения, специализированная техника, сырье и т.п.), существовавших на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе с учетом дополнительно представленных товарных накладных от 20.04.2010 № Рп4578, от 12.08.2010 № 01750 на приобретение наполнителей, возможен в количестве  5016 наборов кубиков ежегодно: 1672 набора кубиков «Азбука»; 1672 набора кубиков «Репка»; 1672 набора кубиков «Веселый счет».

Указанное экспертное заключение по форме и содержанию соответствует требованиям части 1 статьи 86 АПК РФ.

Наличие каких-либо противоречий в сделанных экспертом выводах по заданным вопросам судом апелляционной инстанции не усматривается. Выводы эксперта понятны, в связи с чем, исследования каких-либо иных обстоятельств, а также дополнительных разъяснений не требуется.

Поскольку процедура назначения и проведения экспертизы полностью соблюдена, а заключение эксперта соответствует предъявляемым законом требованиям и является достаточно ясным и полным, а потому не вызывает сомнений в его обоснованности, суд первой инстанции правомерно признал данное заключение допустимым доказательством по делу.

Заключение эксперта Гавриш Л.П. от 25.02.2014 № 0660100101 обоснованно не принято судом в качестве доказательства по делу, поскольку указанное заключение содержит результаты расчета производительности различных звеньев исследуемого производственного процесса и не содержит вывода о максимально возможном объеме выпуска спорных наборов кубиков в целом. Кроме того, экспертом Гавриш Л.П. расчет производился без учета использования бязи седьмого сорта и количества наполнителя, приобретенного ООО Швейная фабрика «Дельфин» по состоянию на 18.08.2010.

С учетом выводов сделанных в рамках повторной экспертизы, требование истца об обязании ООО Швейная фабрика «Дельфин» прекратить  ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей наборов кубиков «Репка», «Азбука», «Веселый счет» правомерно удовлетворено судом частично.

Оснований для переоценки выводов суда апелляционная коллегия не усматривает.

Апелляционная коллегия считает, что при новом рассмотрении дела, судом первой инстанции произведен всесторонний анализ представленных сторонами документов, дана правильная оценка доказательствам и доводам сторон, учтены все рекомендации Суда по интеллектуальным правам, указанные в постановлении от 28 октября 2013 года.

Ссылка апеллянта на нарушение