Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2015 по делу n А55-15622/2013. Отменить решение, Принять отказ от иска, Прекратить производство по делу (ст. 49, 150, 151, 269 АПК)

выемок в донной стенке, при этом последняя имеет два опорных выступа в виде вертикальных усеченных конусов.

5. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что выемка верхней стенки выполнена вдоль продольной оси симметрии канистры, плавно расширяющейся в сторону горловины и переходящей в посадочное место для нее.

6. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что выемка для захвата канистры выполнена в виде половины эллипсоида, образованного разными радиусами.

7. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что на наружной поверхности горловины выполнена упорная резьба с профилем неравнобокой трапеции и углом между боковыми сторонами равным 45 градусов.

8. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что в основании горловины расположен зубчатый венец с выступом и шагом зубьев, равным 30 градусов.

9. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что ручка выполнена в виде пустотелого прямоугольника со скругленными ребрами, при этом один конец ручки сопряжен с верхней стенкой и расположен параллельно с превышением ее плоскости, а другой загнут под тупым углом к последней и образует острый угол с основанием выемки.

10. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что средняя часть донной стенки имеет прямоугольную выемку с закругленными стенками и противолежащие углубления, при этом на поверхности одного углубления выполнены элементы штабелирования в виде двух опорно-фиксирующих выступов, а другая, выполненная с понижением относительно первой, сопряжена с выемкой для захвата канистры.

11. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что канистра выполнена из полиэтилена низкого давления методом экструзионно-выдувного формования.

Как следует из материалов дела и не оспаривается ответчиком, им производится и реализуется полиэтиленовая тара: канистры штабелируемые с ребрами жесткости емкостью 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л.

Истец, исходя из того, что при производстве ответчиком полиэтиленовых канистр емкостью 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л. используется полезная модель, принадлежащая ему по патенту №77248, направил ответчику претензию №792 от 15.03.2013 с требованием прекратить нарушение исключительных прав на патент №77348 (т.1 л.д.28).

Соглашение по вопросу использования ответчиком полезной модели, принадлежащей истца по патенту №77248, во внесудебном порядке не достигнуто.

В соответствии со статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи.

Согласно статьям 1252, 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации, в редакции действующей на дату обращения в суд, защита исключительных прав патентообладателя осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему полезную модель без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Истец, руководствуясь пунктом 1 статьи 1229, пунктами 1, 2 статьи 1250, пунктом 1 статьи 1252, статьей 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, обратился в суд с требованием к ответчику о пресечении действий, нарушающих его исключительное право на полезную модель согласно патенту №77248, и выплате компенсации в размере 5000000 руб. за нарушенное исключительное право на указанную полезную модель.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11.03.2014 принято решение о признании патента на полезную модель №77248 недействительным частично и выдаче нового патента с формулой полезной модели, представленной патентообладателем на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 27.02.2014 (т.4 л.д.148-157, т.5 л.д.1-2).

Согласно решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.03.2014 полезная модель по заявке 2008112407/12 от 31.03.2008 имеет следующую формулу:

1. Канистра, содержащая корпус, образованный боковыми, верхней и донной стенками, при этом в верхней части корпуса выполнены горловина и ручка, отличающаяся тем, что горловина и ручка расположены в выемке, образованной в средней части верхней стенки, ребра жесткости снабжены профильными элементами жесткости, на верхней и донной стенках корпуса выполнены элементы штабелирования в виде опорно-фиксирующих выступов и гнезд, при этом донная стенка корпуса имеет выемку для захвата канистры, прямоугольную выемку в средней части с закругленными стенками и противолежащими углублениями, одно из которых выполнено с понижением относительно другого и сопряжено с выемкой для захвата канистры.

2. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что корпус имеет форму параллелепипеда, представляющего собой в сечении прямоугольник со скругленными углами.

3. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что профильные элементы жесткости выполнены в виде, по меньшей мере, двух пазов, расположенных параллельно каждому ребру корпуса, причем пазы выполнены овальными.

4. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что элементы штабелирования выполнены в виде вертикальных усеченных конусов, попарно установленных относительно ручки на верхней стенке корпуса, и оппозитных им конических выемок в донной стенке, при этом последняя имеет два опорных выступа в виде вертикальных усеченных конусов.

5. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что выемка верхней стенки выполнена вдоль продольной оси симметрии канистры, плавно расширяющейся в сторону горловины и переходящей в посадочное место для нее.

6. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что выемка для захвата канистры выполнена в виде половины эллипсоида, образованного разными радиусами.

7. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что на наружной поверхности горловины выполнена упорная резьба с профилем неравнобокой трапеции и углом между боковыми сторонами равным 45 градусов.

8. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что в основании горловины расположен зубчатый венец с выступом и шагом зубьев, равным 30 градусов.

9. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что ручка выполнена в виде пустотелого прямоугольника со скругленными ребрами, при этом один конец ручки сопряжен с верхней стенкой и расположен параллельно с превышением ее плоскости, а другой загнут под тупым углом к последней и образует острый угол с основанием выемки.

10. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что канистра выполнена из полиэтилена низкого давления методом экструзионно-выдувного формования.

Патент на полезную модель №77248 на основании указанного решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности аннулирован. Истцу выдан новый патент на полезную модель №146336 с формулой полезной модели указанной в решение от 11.03.2014 (т.7 л.д. 44-46).

В соответствии с пунктом 5 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Согласно пункту 54 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака. Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, товарный знак, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Кроме того, согласно правовой позиции, сформулированной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 №17575/12 по делу №А40-90149/11-51-791 при наличии соответствующего решения о признании патента частично недействительным и решения о выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения регистрация изобретения с новой формулой, публикация сведений о нем и выдача нового патента, а также внесение записи о частичном аннулировании патента являются обязанностью Роспатента и согласно Административному регламенту исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327) не ставятся в зависимость от осуществления правообладателем или иными лицами каких-либо действий. В случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и срок действия патента, а, следовательно, и исключительное право, устанавливаются по дате подачи первоначальной заявки на данное изобретение.

Согласно данной правовой позиции исключительное право истца на полезную модель в результате аннулирования патента №77248 при признании его частично недействительным не прекратилось (патент действовал в неотмененной части), об этом свидетельствует новый патент на данную полезную модель №146336 с той же датой приоритета.

Поэтому доводы истца об использовании его полезной модели в продукции, производимой ответчиком, подлежат проверке.

Однако все представленные сторонами доказательства, а также заключения экспертов, касающиеся использования каждого признака полезной модели  «Канистра» по патенту №77248, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак эквивалентный ему, являются недопустимыми и не могут оцениваться судом.

Вопрос об использовании принадлежащей истцу полезной модели «Канистра» по патенту №146336 с приоритетом 31.03.2008 при производстве ответчиком полиэтиленовой тары - канистры штабелируемые с ребрами жесткости емкостью 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., требует специальных познаний.

Судом первой инстанции в целях определения использована ли при производстве ответчиком канистр штабелируемых с ребрами жесткости емкостью 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., полезная модель «Канистра», обладателем патента на которую является истец, было назначена комиссионная экспертиза.

В состав экспертной комиссии был включен эксперт, кандидатура которого была предложена истцом, и эксперт, кандидатура которого была предложена ответчиком.

При проведении экспертизы между экспертами возникли разногласия и каждый эксперт дал отдельно заключение по поставленным судом вопросам.

Согласно заключению эксперта Голикова А.П. (кандидатура предложена истцом) все исследованные канистр штабелируемых с ребрами жесткости разной емкости: 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., произведенные и маркированные ОАО «СПК «Роман», содержат каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту «Канистра» (заявка №2008112407 от 31.03.2008 правообладатель ЗАО «Завод тарных изделий») в редакции решения Роспатента от 11.03.2014, указанная полезная модель используется в продукции (канистры штабелируемые с ребрами жесткости разной емкости 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., произведенные и маркированные ОАО «СПК «Роман») (т.5 л.д.80-93).

Согласно заключению эксперта Болотина Н.Б. (кандидатура предложена ответчиком)  канистры штабелируемые с ребрами жесткости разной емкости 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., произведенные и маркированные ОАО «СПК «Роман», не содержат каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту «Канистра» (заявка №2008112407 от 31.03.2008 правообладатель ЗАО «Завод тарных изделий») в редакции решения Роспатента от 11.03.2014, а также не содержат признаков эквивалентных признакам независимого пункта формулы полезной модели, указанная полезная модель не используется в продукции (канистры штабелируемые с ребрами жесткости емкостью 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., произведенные и маркированные ОАО «СПК «Роман» (т.5 л.д.134-143).

Истцом при рассмотрении апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции заявлено ходатайство о назначении повторной экспертизы по делу.

В соответствии с частью 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Судом назначена повторная экспертиза. Перед экспертом поставлены вопросы:

- содержат ли канистры штабелируемые с ребрами жесткости разной емкости: 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., произведенные и маркированные ОАО «СПК «Роман», каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту №146336 «Канистра» (заявка №2008112407 от 31.03.2008 правообладатель ЗАО «Завод тарных изделий»), либо признак эквивалентный ему;

- используется ли полезная модель по патенту №146336 «Канистра» (заявка №2008112407 от 31.03.2008 правообладатель ЗАО «Завод тарных изделий») в продукции (канистры штабелируемые с ребрами жесткости разной емкости 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., произведенные и маркированные ОАО «СПК «Роман».

Для проведения экспертизы эксперту судом предоставлены копия патента на полезную модель №77248, копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.03.2014, копия извещения к патенту на полезную модель №77428, опубликованного 10.10.2014, копия патента на полезную модель №146336 с приоритетом 31.03.2008, канистры штабелируемые в количестве 4 штук емкостью 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., произведенные и маркированные ОАО «СПК «Роман».

Согласно заключению эксперта канистры штабелируемые с ребрами жесткости разной емкости: 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., произведенные и маркированные ОАО «СПК «Роман», содержат не каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту №146336 «Канистра» (заявка №2008112407 от 31.03.2008 правообладатель ЗАО «Завод тарных изделий»), и не содержат признаки эквивалентные им; полезная модель по патенту №146336 «Канистра» (заявка №2008112407 от 31.03.2008 правообладатель ЗАО «Завод тарных изделий») не используется в продукции (канистры штабелируемые