Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2011 по делу n А75-7488/2010. Удовлетворить ходатайство (заявление) (АПК),Изменить решение

ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия [phone], факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, [email protected]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Омск

01 марта 2011 года

                                                        Дело №   А75-7488/2010

Резолютивная часть постановления объявлена  21 февраля 2011 года

Постановление изготовлено в полном объеме  01 марта 2011 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Еникеевой Л.И.,

судей Глухих А.Н., Шаровой Н.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кокориной Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-10986/2010) закрытого акционерного общества «Серебряный век» на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2010 по делу № А75-7488/2010 (судья Агеев А.Х.), принятое

по иску закрытого акционерного общества «Серебряный век» (ОГРН 1037739257577, ИНН 7701114746) к обществу с ограниченной ответственностью «Магия Золота» (ОГРН 1048600506954, ИНН 8603114926) о взыскании 1 200 000 руб. компенсации и обязании удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, документации, рекламы, вывесок ответчика,

при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью «Магия Золота» Панькина В.С. по доверенности от 24.01.2011,; 

установил:

Закрытое акционерное общество «Серебряный век» (далее – ЗАО «Серебряный век», истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к обществу с ограниченной ответственностью «Магия золота» (далее – ООО «Магия золота», ответчик) с иском :

о взыскании компенсации в двухкратном размере стоимости права использования товарного знака «МАГИЯ ЗОЛОТА», которая взимается за правомерное использование товарного знака ЗАО «Серебряный век» и составляет 1 200 000 руб.;

об обязании удалить товарный знак «МАГИЯ ЗОЛОТА» или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг ответчиком, в том числе с документации, рекламы, вывесок;

обязании опубликовать в центральном печатном органе города Нижневартовска судебное решение в целях восстановления деловой репутации истца.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) истец уточнил исковые требования, просил :

взыскать с ответчика компенсацию в размере 1 200 000 руб.,

обязать ответчика удалить товарный знак «МАГИЯ ЗОЛОТА» или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг ответчиком, в том числе с документации, рекламы, вывесок, фирменного наименования в учредительных документах;

обязать опубликовать решение суда в издании «Справочник жителя и гостя Нижневартовска», издательстве «Мегацентр» и на 1 канале г.Нижневартовска в целях восстановления деловой репутации истца (т.1, л.д. 123-127).

Уточнение исковых требований принято судом первой инстанции к рассмотрению.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2010 по делу № А75-7488/2010 исковые требования ЗАО «Серебряный век» удовлетворены частично. Суд обязал ООО «Магия золота» удалить товарный знак «МАГИЯ ЗОЛОТА» или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не соглашаясь с решением суда, ЗАО «Серебряный век» в апелляционной жалобе просит его изменить в части отказа во взыскании с ответчика компенсации в размере 1 200 000 руб., отказа в обязании ответчика удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение из фирменного наименования в учредительных документах и в части обязания опубликовать решение суда в периодическом печатном издании «Справочник жителя и гостя Нижневартовска» (с учетом уточнений к жалобе, поступивших в суд 04.02.2011).

Податель жалобы указывает, что цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака «МАГИЯ ЗОЛОТА» составляет 600 000 руб., что подтверждается договором коммерческой концессии, двукратный размер стоимости составляет 1 200 000 руб. Доказательствами, подтверждающими цену, которая взимается за пользование товарным знаком,, являются дубликаты платежных поручений по оплате договора коммерческой концессии № 198 от 24.07.2009, № 351 от 17.12.2009, № 265 от 14.10.2009.

По мнению истца, Суд неправомерно оставил без внимания требование истца об обязании ответчика удалить товарный знак из фирменного наименования в учредительных документах. ЗАО «Серебряный век» вправе требовать запрета на использование в фирменном наименовании словесного обозначения «МАГИЯ ЗОЛОТА», поскольку исключительное право на товарный знак «МАГИЯ ЗОЛОТА» возникло ранее государственной регистрации ООО «Магия золота».

Также податель жалобы считает, что суд необоснованно отказал в удовлетворении требования об опубликовании решения в печатном издании.

ООО «Магия золота» в представленном в суд письменном отзыве просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Представитель ЗАО «Серебряный век», надлежащим образом извещенного о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы в соответствии со статьей 123 АПК РФ в судебное заседание не явился.

От ЗАО «Серебряный век» в суд поступило письменное ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствии его представителя.

На основании части 3 статьи 156, части 1 статьи 266 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителя истца. 

Представитель ООО «Магия золота» в заседании суда апелляционной инстанции поддержал позицию, изложенную в отзыве, просил оставить решение суда без изменения.

В порядке, предусмотренном статьей 163 АПК РФ, в судебном заседании, открытом  14.02.2011,  был объявлен перерыв до 21.02.2011. Информация о перерыве размещена на официальном сайте суда в сети Интернет.  

После перерыва судебное заседание продолжено с участием представителя ответчика. 

Возражений относительно проверки решения суда первой инстанции только в обжалуемой части лицами, участвующими в деле, не заявлено.

При рассмотрении жалобы суд апелляционной инстанции руководствуется пунктом 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», согласно которому, если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведённых в части 4 статьи 270 АПК РФ, а отсутствие в данном судебном заседании лиц, извещенных надлежащим образом о его проведении, не препятствует суду апелляционной инстанции в осуществлении проверки судебного акта в обжалуемой части.

В порядке, предусмотренном частью 5 статьи 268 АПК РФ, с учетом вышеуказанных разъяснений решение суда проверено только в обжалуемой части: в части отказа во взыскании компенсации за незаконное использование товрного знака в части отказа в удовлетворении требования об обязании удалить спорное обозначение в наименовании; в части отказа в удовлетворении требования об обязании опубликовать решение в печатном издании.

Рассмотрев материалы дела, судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.

Закрытое акционерное общество «Серебряный век» является обладателем исключительного права на товарный знак «МАГИЯ ЗОЛОТА», что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 270608 (т.1, л.д.38), зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.06.2004, приоритет товарного знака 17.02.2003, срок действия регистрации истекает 17.02.2013, в отношении товаров указанных в свидетельстве, а именно 14 класс Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.

Истцом представлено свидетельство от 13.05.2008 № 0160009954 (т.1, л.д.78) о постановке на специальный учет, выданное ЗАО «Серебряный век» Российской государственной пробирной палатой во исполнение федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

В обоснование своих требований  истец указывает, что ООО «Магия золота»  нарушает исключительные право Общества «Серебряный век» на товарный знак «МАГИЯ ЗОЛОТА», в подтверждение чего представлены  фотографии наружных рекламных вывесок, а также этикеток с ценниками на товар (л.д. 18-37), содержащие наименование «Магия золота» с дополнительными надписями «ювелирный салон» и «ломбард».

Указанные обстоятельства  явились  основанием для обращения ЗАО «Серебряный век» в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив доводы жалобы и отзыва на нее, проверив в порядке статей 266, 270 АПК РФ законность и обоснованность решения суда в обжалуемой части, а также правильность применения норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции  считает решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2010 по делу № А75-7488/2010 подлежащим изменению.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно статье 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

По правилам статьи 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Как следует из пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, путем размещения товарного знака: при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

В соответствии с частью 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно абзацу 6 пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 14.4.2.2 вышеуказанных Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений на товарах истца и ответчика является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

 Вывод суда первой инстанции о том, что зарегистрированный товарный знак «МАГИЯ ЗОЛОТА» и  наименование  «Магия золота», используемое ответчиком при осуществлении своей деятельности по реализации товара, сходны до степени смешения, поскольку используется последним для индивидуализации одной и той же категории товаров, а по фонетическим и смысловым критериям словесное обозначение, используемое ООО «Магия золота», тождественно товарному знаку истца, не является предметом апелляционного обжалования, соответствует представленным в материалы дела документам, и не оспаривается ответчиком по существу.

 Поэтому  в силу части 5 статьи 268 АПК РФ не подлежит переоценке судом апелляционной  инстанции (пункт 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции»).

Факт незаконного использования ответчиком товарного знака истца «МАГИЯ ЗОЛОТА» путем размещения на вывесках и этикетках с товаром