Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2011 по делу n А46-8426/2010. Изменить решение (ст.269 АПК)

под названием «ГИНЕТОН-М» на общую сумму 3 023 680 руб.

Ответчик полагает, что  истец имеет право на взыскание компенсации за период не ранее  даты   выдачи истцу  свидетельств о регистрации права на товарные знаки, так как именно с момента государственной  регистрации  права оно подлежит защите, но не ранее.

На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Таким образом, какое-либо обозначение приобретает статус товарного знака в случае его соответствия определенным критериям охраноспособности, подтвержденным при регистрации товарного знака в уполномоченном органе по интеллектуальной собственности. Правовой формой охраны зарегистрированных товарных знаков  является свидетельство, устанавливающее приоритет товарного знака.   Таким образом,  основополагающим является принцип «регистрации», поскольку владелец зарегистрированного права освобождается от бремени доказывания своего права.

При этом следует исходить из того, что правовая охрана товарного знака осуществляется с даты установления приоритета,  и продолжается, как правило, до истечения срока регистрации.

Между тем, суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования в полном объеме,  не учел следующее.

В пунктах 43.2 и 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 23 вышеуказанного постановления, в силу пункта 3 статьи 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 ГК РФ.

Таким образом,  установление вины в нарушении исключительных прав входит в круг обстоятельств, подлежащих доказыванию в случае, если избранный истцом способ защиты является требованием о применении меры ответственности к нарушителю права, что имеет место быть в настоящем случае.  

Использование без разрешения владельца товарного знака того же обозначения, которому разрешено осуществлять коммерческую деятельность того же рода, что и деятельность правообладателя, может нарушать исключительное право на использование товарного знака в гражданском обороте, поскольку может вызвать смешение разных субъектов предпринимательской деятельности и создать впечатление о наличии связей или особых отношений между сторонами.

Вместе с тем, если использование обозначения субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак (Постановление Президиума ВАС РФ от 14.03.2006 № 13421/05 по делу № А41-К1-5684/2004, Постановление Президиума ВАС РФ  от 30.09.2008 № 7288/08,  определение Президиума ВАС РФ от 28.06.2010 № ВАС-8458/10, определение Президиума ВАС РФ от 08.09.2008 № 11327/08).

ООО «НПП «МЕТРОМЕД» просило взыскать с ОАО «ЦКБА» в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсацию в двукратном размере стоимости реализованных медицинских аппаратов  за период с даты установления приоритета.

Статьей 401 ГК РФ предусмотрено наступление гражданско-правовой ответственности при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ответчиком обозначения «Тонзилор-М» и «Гинетом-М» введены в гражданский оборот не позднее марта 2007 года, то есть до установления даты приоритета (сентябрь 2007 года) и  возникновения у истца прав на товарные знаки (л.д. 38 том 1), что не оспаривается сторонами. Производство медицинских аппаратов было законным (имелась лицензия на осуществление такой деятельности, получен патент на промышленный образец аппарата).

При таких обстоятельствах  использование спорных обозначений в период до даты регистрации  прав истца на товарные знаки свидетельствует  об отсутствии вины ответчика в таком использовании.

Вместе с тем, истцом не доказано, что в спорный период до даты регистрации ответчик знал или должен был узнать о том, что истец  реализовал свое право на регистрацию товарных знаков, что могло бы свидетельствовать о том, что ответчик не проявил должной осмотрительности и добросовестности в период с даты приоритета  до даты государственной регистрации прав на товарный знак. Как следует из материалов дела, требование о прекращении использования обозначений было впервые предъявлено ответчику только в октябре 2009 года (л.д. 19 том 1).

Поскольку вина  ответчика в использовании спорных обозначений до даты регистрации прав истца на товарный знак не установлена, применение к нему меры ответственности является необоснованным.

Учитывая изложенное,  взысканию подлежит компенсация в виде стоимости  аппаратов, реализованных после регистрации товарного знака за истцом. В связи с чем, за период с 01.01.2008 по 10.09.2009 («ТОНЗИЛЛОР-ММ» зарегистрирован 11.09.2009), а также с 01.01.2008 по 11.09.2009 («ГИНЕТОН-ММ» зарегистрирован 12.09.2009) исковые требования о взыскании компенсации удовлетворению не подлежат.

Вступившим в законную силу решением суда Арбитражного суда Омской области от 14.05.2010 по делу № А46-2190/2010, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, с ОАО «ЦКБА» в пользу ООО «НПП «МЕТРОМЕД» взыскано 5 797 000 руб. денежной компенсации за незаконное распространение обозначения «ТОНЗИЛЛОР-М» сходного до степени смешения с товарным знаком «ТОНЗИЛЛОР-ММ», размещенного на ультразвуковых аппаратах под названием «ТОНЗИЛЛОР-М».  Размер денежной компенсации определен исходя из стоимости реализованных  за период с 11.09.2009 по 01.02.2010 пятидесяти одного аппарата.

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица (часть 2 статьи 69 АПК РФ).

В рамках настоящего иска истец просит взыскать компенсацию за период с 01.01.2008 по 31.08.2010.

Сведений о том, что  в  период с 01.02.2009 по 31.08.2010 ответчик  осуществлял реализацию аппарата «ТОНЗИЛЛОР-М» не имеется, поэтому в удовлетворении требования о взыскании денежной компенсации за незаконное распространение обозначения «ТОНЗИЛЛОР-М» сходного до степени смешения с товарным знаком «ТОНЗИЛЛОР-ММ» следует отказать полностью.

Решением Арбитражного суда Омской области от 31.05.2010 по делу № А46-2191/2010, также оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, с ОАО «ЦКБА» в пользу ООО «НПП «МЕТРОМЕД» взыскано 945 000 руб. денежной компенсации за незаконное распространение обозначения «ГИНЕТОН-М» сходного до степени смешения с товарным знаком «ГИНЕТОН-ММ». Компенсация взыскана за реализацию девяти аппаратов в период с 12.08.2009 по 30.11.2009.

Следовательно, в рамках  настоящего  дела  разрешению  подлежит вопрос о количестве реализованных  приборов  за период с 01.12.2009 по 01.02.2010. Согласно имеющимся в деле документам ответчиком в декабре 2009 года реализовано пять аппаратов стоимостью 298 000 руб., а в январе 2010 года – один аппарат стоимостью 60 000 руб. (л.д. 53 том 1).

Согласно пояснениям ответчика прибор, реализованный в январе 2010 года, был возвращен покупателем,  что истцом не оспаривается.  Поэтому  исковые требования подлежат удовлетворению  в сумме 596 000 руб. стоимости пяти реализованных аппаратов.

С учетом вышеизложенного, обжалуемое решение подлежит изменению на основании пунктов 1 части 1,  пунктов  1, 3  статьи 270 АПК РФ.

Расходы по оплате государственной пошлины в силу статьи 110 АПК РФ распределяются между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 269, пунктами 1, 3 части 1 статьи 270 статьей 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой  арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Омской области от 03.09.2010 по делу № А46-8426/2010 изменить.

Взыскать с открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро автоматики» (ОГРН 1085543005976, ИНН 5506202219) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Научно - производственное предприятие «МЕТРОМЕД» (ОГРН 1025500992065, ИНН 5504003835) 596 000 руб. денежной компенсации, а также 1016 руб. 96 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Л.И. Еникеева

Судьи

Л.Р. Литвинцева

Н.А. Шарова