Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2011 по делу n А46-8426/2010. Изменить решение (ст.269 АПК)

ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия [phone], факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, [email protected]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Омск

27 января 2011 года

                                                  Дело №   А46-8426/2010

Резолютивная часть постановления объявлена  20 января 2011 года

Постановление изготовлено в полном объеме  27 января 2011 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Еникеевой Л.И.,

судей Литвинцевой Л.Р., Шаровой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Мироновой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-8654/2010) открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро автоматики» на решение Арбитражного суда Омской области от 03.09.2010 по делу № А46-8426/2010 (судья Савинов А.В.), принятое

по иску общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Метромед» к открытому акционерному обществу «Центральное конструкторское бюро автоматики» о взыскании 43 478 880 руб.,

при участии в судебном заседании: 

от открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро автоматики» – представители Бордус И.Ю. (доверенность № 9 от 11.01.2011, действительна до 31.12.2012), Ярославская Л.Н. (доверенность № 4 от 11.01.2011, действительна до 31.12.2012);

от общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Метромед» – генеральный директор Педдер В.В. (паспорт), представитель Колесников И.В. (доверенность от 01.11.2011, действительна до 31.12.2012);

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «МЕТРОМЕД» (далее – ООО «НПП «МЕТРОМЕД», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области к открытому акционерному обществу «Центральное конструкторское бюро автоматики» (далее – ОАО «ЦКБА», ответчик) с иском:

о взыскании за незаконное распространение обозначения «ТОНЗИЛЛОР-М», сходного до степени смешения с товарным знаком «ТОНЗИЛЛОР-ММ», размещенного на 333-х медицинских ультразвуковых аппаратах под названием «ТОНЗИЛЛОР-М», денежной компенсации в двукратном размере стоимости 333-х медицинских ультразвуковых аппаратов в сумме 35 735 320 руб.;

о взыскании за незаконное распространение обозначения «ГИНЕТОН-М», сходного до степени смешения с товарным знаком «ГИНЕТОН-ММ», размещенного на 70-ти медицинских аппаратах под названием «ГИНЕТОН-М», денежной компенсации в двукратном размере стоимости 70-ти медицинских аппаратов в сумме 7 743 560 руб.

В порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), истец уточнил  размер  исковых требований, просил взыскать с ответчика за незаконное распространение обозначения «ТОНЗИЛЛОР-М», сходного до степени смешения с товарным знаком «ТОНЗИЛЛОР-ММ», размещенного на 311-ти медицинских ультразвуковых аппаратах под названием «ТОНЗИЛЛОР-М», денежную компенсацию в двукратном размере стоимости 311-ти медицинских ультразвуковых аппаратов в сумме 33 857 680 руб.; за незаконное распространение обозначения «ГИНЕТОН-М», сходного до степени смешения с товарным знаком «ГИНЕТОН-ММ», размещенного на 55-ти медицинских аппаратах под названием «ГИНЕТОН-М» денежной компенсации в двукратном размере стоимости 55-ти медицинских аппаратов в сумме 6 047 360 руб. (т.2, л.д.113-116).

Исковые требования рассмотрены судом первой инстанции с учетом данных уточнений.

Решением Арбитражного суда Омской области от 03.09.2010 по делу № А46-8426/2010  исковые требования удовлетворены в полном объеме,  с ответчика в пользу истца взыскано 39 905 040 руб. денежной компенсации, а также 200 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Не соглашаясь с решением суда, ОАО «ЦКБА» в апелляционной жалобе просит его отменить, принять по делу новый судебный акт.

Податель жалобы со ссылкой на статью 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) указал, что в отношении медицинской техники с обозначениями «ГИНЕТОН» и «ТОНЗИЛЛОР» наступило исчерпание исключительного права на товарные знаки, так как товары были введены в оборот на территории РФ непосредственно владельцем товарных знаков, а разрешения правообладателя на использование обозначения в отношении однородных товаров не требуется.

Считает, что статья 1491 ГК РФ о сроке исключительного права на товарный знак действует только в отношении срока прекращения действия исключительного права. До момента государственной регистрации товарного знака любое лицо может использовать обозначение, впоследствии зарегистрированное в Государственном реестре товарных знаков, без правовых последствий, т.к. документом, удостоверяющим исключительное право на товарный знак, является свидетельство, где приводится его обозначение. Взыскание компенсации с ответчика с момента приоритета товарных знаков до его государственной регистрации  ответчик считает  незаконным.

Ответчик утверждает, что использовал обозначение «ТОНЗИЛЛОР» и «ГИНЕТОН» задолго до подачи заявки на регистрацию товарных знаков, т.е. до установления приоритета товарных знаков (26.11.2007). 20 декабря 1995 года получена лицензия (регистрационный номер 30-03/057) на осуществление НИР, ОКР и технологических работ по созданию изделий медицинской техники; изготовление и реализация изделий медицинской техники; выполнение сервисных услуг, связанных с эксплуатацией выпускаемых изделий (монтаж, наладка, ремонт и техобслуживание). Аппараты ультразвуковые «ГИНЕТОН-2» и «ТОНЗИЛЛОР-2» зарегистрированы в Государственном реестре 21.11.1996, о чем указано в сертификатах соответствия, выданных ОАО «ЦКБА».

ООО «НПП «МЕТРОМЕД» в представленном в суд письменном отзыве и дополнении к нему просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Рассмотрение жалобы откладывалось судом апелляционной инстанции для предоставления сторонам возможности урегулировать спор мирным путем.

В заседании суда апелляционной инстанции от 20.01.2011 представитель ОАО «ЦКБА» поддержал доводы апелляционной жалобы, представитель ООО «НПП «МЕТРОМЕД» поддержал позицию, изложенную в отзыве и дополнении к нему. Пояснили, что не пришли к согласию по вопросам заключения мирового соглашения.

Рассмотрев материалы дела, оценив доводы жалобы, отзыва на нее, проверив в порядке статей 266, 270 АПК РФ законность обжалуемого судебного акта, а также правильность применения норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда подлежит изменению.

Как следует из материалов дела, ООО «НПП «МЕТРОМЕД» является обладателем исключительных прав на товарный знак «ТОНЗИЛЛОР-ММ» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 389184 с приоритетом товарного знака – 26.11.2007, зарегистрировано в Государственно реестре товарных знаков обслуживания РФ – 11.09.2009, срок действия регистрации истекает 26.11.2017, в отношении товаров 10 класса МКТУ (т.1, л.д. 33), а также на товарный знак «ГИНЕТОН-ММ» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 386499 с приоритетом товарного знака – 26.11.2007, зарегистрировано в Государственно реестре товарных знаков обслуживания РФ – 12.08.2009, срок действия регистрации истекает 26.11.2017, в отношении товаров 10 класса МКТУ (т.1, л.д. 35).

ООО «НПП «МЕТРОМЕД», ссылаясь на статью 1484, подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, указало, что в период с 01.01.2008 по 31.08.2010 ОАО «ЦКБА» реализовало ультразвуковые аппараты в количестве 311 шт. под названием «ТОНЗИЛЛОР-М», корпуса которых маркированы изображением «ТОНЗИЛЛОР-М», сходным до степени смешения с товарным знаком «ТОНЗИЛЛОР-ММ», в период с 01.01.2008 по 01.021.2010 также реализовало 55 ультразвуковых аппаратов под названием «ГИНЕТОН-М», корпуса которых маркированы изображением «ГИНЕТОН-М» сходным до степени смешения с товарным знаком «ГИНЕТОН-ММ».

Между тем, ООО «НПП «МЕТРОМЕД» право на распространение медицинских ультразвуковых аппаратов маркированных товарными знаками «ТОНЗИЛЛОР-М» и «ГИНЕТОН-М» ответчику не передавало. Указанные обстоятельства явились основанием для обращения ООО «НПП «МЕТРОМЕД» в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные доказательства, доводы и пояснения сторон, суд апелляционной инстанции полагает, что иск подлежит частичному удовлетворению.

В соответствии со статьей 1477 ГК РФ товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак; свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (статья 1481 ГК РФ).

Статьей 1484 ГК РФ предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право его использования в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

ОАО «ЦКБА» в обоснование своей позиции пояснило следующее.

12 февраля 1992 между ООО «НПП «МЕТРОМЕД» (организация-разработчик) и ПО «Автоматика» (предприятие-изготовитель) заключен договор о совместной деятельности предприятий по выпуску медицинских аппаратов № 87, а 14 марта 1992 года - договор № 3/97 о серийном производстве аппаратов «ТОНЗИЛЛОР-2» (т.1, л.д.110-113,147-150) и договор № 1-95 о серийном производстве аппаратов «ГИНЕТОН-2» (т.1, л.д.114-120).

Аппараты серийно производились ОАО «ЦКБА» до 2006 года. В период с 1992 по 2006 годы общество на основании указанных договоров производило периодические платежи истцу как предприятию-разработчику аппаратов.

20 декабря 1995 ответчик получил лицензию регистрационный № 30-03/057 на осуществление НИР, ОКР и технологических работ по созданию изделий медицинской техники; изготовление и реализация медицинской техники; выполнение сервисных услуг, связанных с эксплуатацией выпускаемых изделий (т.1, л.д.144)

На аппараты «ТОНЗИЛЛОР-2» и «ГИНЕТОН-2» получены сертификаты соответствия № РОСС RU.МЕ24.В00100 от 21.11.1996 (т.2, л.д. 22) и № РОСС RU.МЕ24.В00102 от 21.11.1996 (т.1, л.д.145).

Согласно пояснениям ОАО «ЦКБА» к 2006 году количество заявок на аппараты «ГИНЕТОН-2» уменьшилось, в связи с чем общество вынуждено было приостановить их выпуск.

Впоследствии на серийное производство поставлен более совершенный медицинский аппарат «ГИНЕТОН-М» (гинекологический вариант ультразвукового низкочастотного аппарата), имеющий патент на промышленный образец № 63793 с приоритетом промышленного образца от 16.11.2004, патентообладателем является ответчик.

Согласно справке ответчика приборы «Гинетон-М» и «Тонзиллор-М» производятся и реализуются предприятием с марта 2007 года (л.д. 38 том 1), что истцом не оспаривается.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений на товарах истца и ответчика является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Вывод суда о сходстве обозначения, использованного ответчиком (звуковом, графическом и смысловом сходстве), до степени смешения с товарными знаками истца, основанный на анализе наименований с учетом абзаца 6 пункта 14.4.2, пункта 14.4.2.2, пункта 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, не является предметом апелляционного обжалования, поэтому в силу части 5 статьи 268 АПК РФ не подлежат переоценке судом апелляционной  инстанции (пункт 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции»).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

ООО «НПП «МЕТРОМЕД» просило взыскать с ответчика  на основании  подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсацию в двукратном размере стоимости реализованных медицинских аппаратов, что составляет 39 905 040 руб. В обоснование суммы компенсации истец ссылается на справку, представленную ОАО «ЦКБА», согласно которой в период с 01.01.2008 по 31.08.2010 ответчиком реализовано 311 ультразвуковых аппарата под названием «ТОНЗИЛЛОР-М» на сумму 16 928 840 руб., а в период с 01.01.2008 по 01.02.2010 реализовано 55 ультразвуковых аппаратов