Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2010 по делу n А70-9805/2009. Изменить решение

ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия [phone], факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, [email protected]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Омск

01 марта 2010 года

                                                        Дело №   А70-9805/2009

Резолютивная часть постановления объявлена  25 февраля 2010 года

Постановление изготовлено в полном объеме  01 марта 2010 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего  судьи Рябухиной Н.А.

судей  Ильницкой Д.В., Рожкова Д.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мокшиной С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-316/2010) индивидуального предпринимателя Нифантова Юрия Владимировича на решение Арбитражного суда Тюменской области от 08 декабря 2009 года по делу № А70-9805/2009 (судья Скифский Ф.С.), принятое по иску индивидуального предпринимателя Лактионовой Владлены Алексеевны к индивидуальному предпринимателю Нифантову Юрию Владимировичу

о запрете использовать в предпринимательской деятельности словесное обозначение «D&F Двери и напольные покрытия», обязании удалить с вывески «D&F Двери и напольные покрытия», находящейся на фасаде здания, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул. Холодильная, д. 65, стр. 6, словесное обозначение «D&F Двери и напольные покрытия» и взыскании 800 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака ,  

при участии в судебном заседании представителей: 

от индивидуального предпринимателя Лактионовой Владлены Алексеевны – представитель Семячкова А.В. по доверенности № 66 В 267128 от 15.02.2010,

индивидуальный предприниматель Нифантов Юрий Владимирович – не явился,

установил:

Индивидуальный предприниматель Лактионова Владлена Алексеевна 10.09.2009 обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с иском к индивидуальному предпринимателю Нифантову Юрию Владимировичу о запрете использования товарного знака; обязании удалить с вывески, находящейся на фасаде здания, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 65, строение 6, словесное обозначение «D&F Двери и наполные покрытия» и взыскании компенсации в размере 800 000 руб.

Исковые требования со ссылкой на статьи 1229, 1477, 1482, 1489 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) обоснованы незаконным, по мнению истца, использованием ответчиком товарного знака, правообладателем которого является предприниматель Лактионова В.А., выразившемся в размещении его на рекламной вывеске торговой точки, расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 65, строение 6.

До принятия судом решения по делу предприниматель Лактионова В.А. в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) уточняла исковые требования, с учетом последних принятых судом уточнений просит запретить ответчику использовать словесное обозначение «D&F Двери и напольные покрытия» при осуществлении предпринимательской деятельности, обязать ответчика удалить с вывески «D&F Двери и напольные покрытия», находящейся на фасаде здания, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 65, строение 6, словесное обозначение «D&F Двери и напольные покрытия», а также  взыскать с ответчика 800 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака .  

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 08.12.2009 по делу № А70-9805/2009 исковые требования удовлетворены частично. Индивидуальному предпринимателю Нифантову Ю.В. запрещено использовать при осуществлении предпринимательской деятельности словесное обозначение «D&F Двери и напольные покрытия». На индивидуального предпринимателя Нифантова Ю.В. возложена обязанность в десятидневный срок со дня вступления решения в законную силу удалить с вывески «D&F Двери и напольные покрытия», находящейся на фасаде здания, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 65, строение 6, словесное обозначение «D&F Двери и напольные покрытия». С индивидуального предпринимателя Нифантова Ю.В. в пользу индивидуального предпринимателя Лактионовой В.А. взыскано 200 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, 7625 руб. расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Возражая против принятого судом решения в части удовлетворения исковых требований, предприниматель Нифантов Ю.В. в апелляционной жалобе просит его отменить, указывая, что словесное обозначение «Door&Floor Двери и напольные покрытия» является неохраняемым элементом товарного знака истца, о чем указано в свидетельстве № 357856 на товарный знак (знак обслуживания). Факт незаконного использования  ответчиком товарного знака истца  не доказан.

Предприниматель Лактионова В.А. в письменном отзыве на апелляционную жалобу просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Предприниматель Нифантов Ю.В., извещенный надлежащим образом о месте и времени заседания суда апелляционной инстанции, в него не явился.

На основании части 1 статьи 266, части 3 статьи 156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие ответчика.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель истца заявил ходатайство о взыскании с ответчика судебных расходов на общую сумму 7322 руб. 10 коп., представил суду подлинные документы на проезд и проживание в гостинице.

Представитель истца поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, пояснил, что ответчиком использовались как охраняемые, так и неохраняемые элементы товарного знака истца. Имелось цветовое сходство товарного знака истца и вывески ответчика. В связи с чем просит изменить решение суда в части, запретить ответчику использовать охраняемый элемент товарного знака - «D&F», обязать ответчика удалить с вывески словесное обозначение «D&F». Апелляционную жалобу представитель истца просит оставить без удовлетворения.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу и письменный отзыв на неё, выслушав явившегося представителя истца, суд апелляционной инстанции считает обжалуемое решение суда подлежащим изменению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации; товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании (статья 1482 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.  Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

          В арбитражный суд с настоящим иском предприниматель Лактионова В.А. обратилась в связи с тем, что  по указанному  выше адресу в период с 01.01.2005 по 31.05.2009 располагалась её торговая точка, которая рекламировалась как место комплексной покупки дверей и напольных покрытий, с предоставлением скидок постоянным клиентам. Истец полагает, что ответчик, занимающийся розничной торговлей отделочными материалами (дверями и напольными покрытиями), в своей предпринимательской деятельности использует обозначение («D&F Двери и напольные покрытия»), обладающее высокой степенью сходства с зарегистрированным товарным знаком истца - «DF Door&Floor Двери и напольные покрытия Мы открыли закон идеальной совместимости!» , чем вводит в заблуждение постоянных клиентов истца.  Истец ссылается на использование ответчиком принадлежащего истцу товарного знака, что является незаконным, поскольку ответчик соглашений об использовании данного товарного знака с истцом не заключал.

Исследовав представленные в материалы дела фотоснимки вывески на фасаде здания, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 65, строение 6 (л.д. 13-15, 46-47), сопоставив их с имеющимся в свидетельстве на товарный знак (знак обслуживания)  № 357856 обозначением, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что словесное обозначение «D&F Двери и напольные покрытия», используемое ответчиком на рекламной вывеске, сходно до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец. При этом суд указал на принадлежность истцу товарного знака «D&F Door&Floor Двери и напольные покрытия Мы открыли закон идеальной совместимости!».

В связи с чем суд первой инстанции посчитал, что использование ответчиком словесного обозначения «D&F Двери и напольные покрытия» на рекламной вывеске, находящейся на фасаде здания, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 65, строение 6, является незаконным.

Однако судом первой инстанции при разрешении спора не учтено следующее.

В силу пунктов 2, 3 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Из материалов дела следует, что в соответствии со свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 357856, установившим приоритет товарного знака 03.07.2006, Лактионова В.А. является правообладателем товарного знака «DF Door&Floor двери и напольные покрытия Мы открыли закон идеальной совместимости!» (л.д. 8-12).

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 357856, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в отношении товаров 01, 06 (в том числе двери металлические, комплекты дверные, плиты половые), 17, 19, 27, 35, 35, 39, 40, 42 классов МКТУ, срок действия регистрации истекает  03.07.2016. Цветовое сочетание, использованное в товарном знаке – коричневый, серый, черный. 

В свидетельстве указано, что неохраняемыми элементами товарного знака являются словосочетания  «Door&Floor, двери и напольные покрытия» (л.д.9).

В материалы дела представлен фотоснимок вывески (л.д.36) , которая находилась на здании по адресу: г.Тюмень, ул. Холодильная, д. 65, строение 6, в период расположения в нём торговой точки истца. Как видно на фотоснимке, сам истец в вывеске использовал по существу лишь неохраняемые элементы своего товарного знака («Door&Floor  двери и напольные покрытия»).

Охраняемыми элементами товарного знака предпринимателя Лактионовой В.А. являются  следующие: «DF, Мы открыли закон  идеальной совместимости !».

В рекламной вывеске указанные охраняемые элементы или товарный знак в целом истцом – предпринимателем Лактионовой В.А. не использовались.

Из материалов дела, в том числе приобщенных к делу фотоснимков (л.д.13-15, 46-47), усматривается, что ответчик, осуществляющий торговлю отделочными материалами в торговой точке, расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 65, строение 6, использует в рекламной вывеске словесное обозначение «D&F двери и напольные покрытия», то есть сочетание букв «D&F» и словосочетание «двери и напольные покрытия».

 При сравнении вывески истца «Door&Floor  двери и напольные покрытия» с вывеской ответчика «D&F двери и напольные покрытия» суд  апелляционной инстанции усматривает сходство. Сокращением словосочетания «Door&Floor» до  сочетания начальных букв «D&F» в контексте вывески вероятность смешения не устраняется.

Однако  фактически ответчиком  допущено использование имеющихся в товарном знаке истца неохраняемых элементов - «Door&Floor двери и напольные покрытия».

Изображение «D&F» на вывеске предпринимателя Нифантова Ю.В. не сходно до степени смешения с охраняемыми элементами принадлежащего предпринимателю Лактионовой В.А. товарного знака , в том числе, с его частью - «DF». Данный элемент («DF»)  к тому же не использовался  и  самим