Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2008 по делу n 07АП-1684/08. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 24.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Томск                                                                                                    Дело № 07АП-1684/08

«19 » мая 2008 г.

Резолютивная часть объявлена 14 мая 2008 г.

В полном объеме изготовлено 19 мая 2008 г.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего - судьи Кудряшевой Е.В.,

судей: Емашовой Л.Н., Логачева К.Д.,

при ведении протокола судебного заседания судьей Емашовой Л.Н.,

при участии:

от истца: представитель Энтин В.Л. по доверенности от 12.09.2005 г., Шехавцова А.Ф. по доверенности от 12.09.2005 г.,

от ответчика: Мухина М.А., доверенность от 27.02.2008 г., Зиновьев Г.Д., доверенность от 02.05.2008 г.,

рассмотрев в судебном заседании дело № А45-9990/2006-15/254

по иску Клада Венчурс Лимитед, Кипр, Никосия, Перистерона

к Обществу с ограниченной ответственностью «МедСибФармация», г. Новосибирск

с апелляционной жалобой Клада Венчурс Лимитед

на решение Арбитражного  суда  Новосибирской области от 06.02.2008 г. (судья Хорошева Л.П.),

У С Т А Н О В И Л:

Клада Венчурс Лимитед обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском (уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ) к Обществу с ограниченной ответственностью «МедСибФармация» об обязании прекратить неправомерное использование товарного знака истца, удалив его с внешнего оформления    обозначения «36.6», с нагрудных знаков продавцов и обслуживающего персонала и взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 5000000 руб. за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца за весь период деятельности аптек ответчика.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 25.01.2007 г., оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 23.04.2007 г., Клада Венчурс Лимитед в иске отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.08.2007 г. решение от 25.01.2007 г. и постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Новосибирской области от 23.04.2007 г. отменены, дело передано на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 06.02.2008 г. в удовлетворении исковых требований Клада Венчурс Лимитед отказано.

 Клада Венчурс Лимитед обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит  Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 06.02.2008 года отменить и принять по данному делу новое решение об удовлетворении требований истца в полном объеме.

Из апелляционной жалобы следует, что решение суда первой инстанции не основано на фактических обстоятельствах, подтверждённых материалами дела, не соответствует действующему законодательству Российской Федерации, противоречит обязательным для суда указаниям кассационной инстанции.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, Арбитражным судом Новосибирской области не дана правовая оценка представленному истцом заключению, где сравнивается товарный знак истца и обозначение, используемое ответчиком, проигнорировано требование кассационной инстанции об обязательности такого сравнения.

Также, заявитель апелляционной жалобы считает, что суд первой инстанции не применил нормативные документы ФИПС Роспатент и ВОИС, раскрывающие содержание термина «розничная торговля» применительно к МКТУ в восьмой редакции, неправильно применил 8-ю редакцию МКТУ, исключив из сферы ее действия «розничную торговлю» и, проигнорировав обязательные разъяснения Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) относительно правил применения МКТУ восьмой редакции, сделал противоречащий Гражданскому кодексу РФ вывод, что исключительное право истца в отношении надлежаще зарегистрированных им в России товарных знаков носит ущербный характер и не распространяется на «розничную торговлю».

Из апелляционной жалобы следует, что судом первой инстанции неправильно истолковано положение статьи 4 Закона РФ «О товарных знаках», согласно которому государственная регистрация товарного знака предоставляет охрану на территории Российской Федерации, и не принято во внимание то обстоятельство, что свидетельства на товарные знаки №№167111, 248329, 258211, 275241, 272824 предоставляют исключительное право Истцу на их использование на территории всей Российской Федерации.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, суд первой инстанции нарушил нормы процессуального права, указав на преюдициальное значение для настоящего дела решения Арбитражного суда г. Москвы от 05.04.2002 г. об отказе в удовлетворении требований истца.

В судебном заседании представители истца поддержали апелляционную жалобу по изложенным в ней основаниям.

Представители ответчика возражали против доводов апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве, просили оставить решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

 Выслушав участвующих в деле лиц, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, исследовав материалы дела, проверив законность и обоснованность принятого судебного акта в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Седьмой арбитражный апелляционный суд приходит к выводу, что оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и изменения или отмены решения суда первой инстанции не имеется, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела Клада Венчурс Лимитед является правообладателем товарных знаков: №167111, №248329, №258211, №275241, №272824 (т.5 л.д.36-65).

Товарный знак Истца №167111, в центре которого расположен элемент «36♥6», по заявке №98704710 выдан ЗАО Фармацевтическая торговая компания «Время» с приоритетом от 30.03.1998 г. (т.2 л.д. 68-70). По договору уступки от 14.03.2000 г. товарный знак был приобретен Клада Венчурс Лимитед, которая 31.03.2000 г. продала лицензию ЗАО «Аптеки «36,6» (г. Москва).

Товарный знак № 248329, в центре которого расположен элемент «36♥6», зарегистрирован на имя истца, с приоритетом от 26.12.2001 года. Лицензия на данный товарный знак продана истцом ЗАО Управляющая компания «Аптечная сеть 36.6», которая продала сублицензию ООО «Аптечный торговый дом» 14.08.2006 года.

 На товарные знаки № 258211, состоящий из элемента «36♥6», № 275241, в центре которого расположен элемент «36♥6», с приоритетом от 13.01.2003 года каждый, имеются зарегистрированные сублицензионные договоры (т.1 л.д.56-58, т.3 л.д.116-119). Лицензионных договоров на данные товарные знаки не зарегистрировано.

Товарный знак №272824, состоящий из элемента «36♥6», зарегистрирован на имя истца, с приоритетом от 13.01.2003 года.

Ответчик по зарегистрированным лицензионным договорам от 05.09.2007 г. использует товарные знаки по свидетельствам №189971 и №296933, правообладателем которых является ООО «Сибфарммед» (149-163, 182-188 т.4).

Основанием для обращения Клада Венчурс Лимитед с иском в суд, явился факт использования Обществом с ограниченной ответственностью «МедСибФармация» (далее - ООО «МедСибФармация») в наружном оформлении своих аптек обозначения «36,6», сходного с товарным знаком Клада Венчурс Лимитед.

Суд первой инстанции отказал Клада Венчурс Лимитед в удовлетворении исковых требований об обязании ООО «МедСибФармация» прекратить неправомерное использование товарного знака и взыскании 5000000 рублей денежной компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, на основании того, что истец не представил доказательств использования ответчиком спорного обозначения в отношении деятельности и услуг, однородных, указанным в свидетельствах на товарные знаки, в том виде, в котором знак зарегистрирован.

Сравнив спорные обозначения, проверив, воспроизводится ли в обозначениях, используемых для индивидуализации принадлежащих  ответчику аптек товарный знак истца в измененном виде в качестве доминирующего элемента, суд первой инстанции правомерно установил, что они различаются по внешней форме, по симметрии, сочетанию цветов, и пришел к обоснованному выводу, что спорное обозначение, используемое ответчиком, не тождественно товарным знакам истца.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции,  исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденного Комитетом РФ по патентам и товарным знакам 29.11.1995 г. (далее – Правила регистрации товарного знака), словесные обозначения сравниваются по фонетическим, визуальным и семантическим сходствам.

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков:  общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Судом первой инстанции установлено и подтверждено материалами дела, что  товарные знаки заявлены  Клада Венчурс Лимитед как изобразительные и не содержат словесных элементов.

В соответствии с  п. 14.4.2.3 Правил регистрации товарного знака исследование изобразительных товарных знаков на сходство  по фонетическому и  семантическому признакам   не производится. В этой связи суд первой инстанции пришел к выводу, что провести сравнение на сходство спорного обозначения на вывесках Ответчика с товарными знаками Истца по фонетическому и семантическому признакам невозможно.

Суд апелляционной инстанции, давая оценку представленному истцом суду первой инстанции заключению по вопросу степени сходства используемых обозначений с охраняемыми товарными знаками, поддерживает данный вывод суда на основании следующего.

Согласно пункта 4.1. названного заключения, в композиции товарных знаков №№ 167111, 248329, 258211, 275241 входят словесные элементы, представленные арабскими цифрами, но имеющими фонетически-словесный характер «36 6», на которые распространяется правовая охрана.

Данное заключение не может быть принято в качестве доказательства в подтверждение доводов истца, поскольку изложенные в нем выводы противоречат положениям, закрепленным в Правилах регистрации товарного знака, из пункта 2.2 которых следует, что к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания. Согласно пункту 2.3.1. Правил регистрации товарного знака, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, не относятся к обозначениям, обладающим различительной способностью.

Пункт 14.4.2.3 Правил регистрации товарного знака определяет признаки, на основании которых определяется сходства изобразительных обозначений.

При сравнении спорного обозначения на вывесках аптек Ответчика и товарных знаков Истца, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что они  различаются по   внешней форме, по симметрии, сочетание цветов также совершенно различно. Спорное обозначение не тождественно товарным знакам Истца. Сходство до степени смешения этих изображений также отсутствует. Единственным сходным элементом являются цифры «3», «6», «6», выполненные ответчиком обычным, не оригинальным шрифтом. Цифры являются  общепринятыми символами и являются неохраняемыми элементами, что также нашло отражение в свидетельстве на товарный знак №266933.

Правила регистрации товарного знака к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относит в частности:  обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; общепринятые наименования (пункт 2.3.1), являющихся общепринятыми символами и терминами (подпункт 2.3.2.2).

Пункт 1 ст. 6 Закона о товарных знаках также не допускает регистрацию обозначений, состоящих только из элементов: являющихся общепринятыми символами и терминами.

К общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники;

Элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил регистрации товарного знака, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Такие элементы товарного знака признаются неохраняемыми.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводом, изложенным в заключении, что в составе товарных знаков и обозначении 1 (используемых аптеками ответчика),  элемент «36 6» занимает доминирующее положение. Так, в товарном знаке №189971 цифры «36» «6», являются продолжением фразы «забота о Вашем здоровье на …», в товарном знаке №266933 цифры «36» «6», не занимают доминирующего положения. Используемые в наружном оформлении аптек элементы товарного знака, соответствуют товарному знаку, используемому ответчиком. 

В статье 6  Закона  РФ от 23.09.1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках), действовавшим до 01.01.2008 г., указано, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся общепринятыми символами. В соответствии с п.2.3 Правил регистрации не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой отдельные цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

В соответствии со статьей 22 Закона о товарных знаках использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых знак зарегистрирован, и (или) упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках при демонстрации