Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2008 по делу n А45-15127/2007. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда полностью и принять по делу новый с/а

СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

634050  г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 24

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Томск                                       Дело № 07АП- 1947/08 (А45-15127/2007-42/443)

28 апреля 2008 года                                              

Резолютивная часть постановления объявлена 22 апреля 2008 года

Постановление в полном объеме изготовлено 28 апреля 2008 года

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего: Л.А. Гойник

судей: М.Ю. Кайгородовой, Н.К. Калиниченко

при ведении протокола судебного заседания судьей Н.К. Калиниченко,

при участии:

от истца: В.В. Доровской,

от ответчика: Н.И. Киселевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества «Холдинговая компания Элинар», с. Атепцево Московской области на решение Арбитражного суда Новосибирской области

от 01.02.2008 года по делу № А45-15127/2007-42/443 (судья Ю.М. Апарин)

по иску открытого акционерного общества «Холдинговая компания Элинар», с. Атепцево Московской области

к закрытому акционерному обществу «Сибпромизолит», г. Новосибирск

о защите права на товарный знак, взыскании 100000 рублей,

установил:

Открытое акционерное общество «Холдинговая компания Элинар» (далее – ОАО, истец) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском  к закрытому акционерному обществу «Сибпромизолит» (далее – ЗАО, ответчик), уточнив исковые требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, об обязании ответчика прекратить незаконное использование товарного знака № 279719, а именно использовать обозначение «ЛСЭП» при введении в хозяйственный оборот товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 279719; удалить обозначение «ЛСЭП» из сети Интернет, в тех местах, где ответчик его разместил; опубликовать решение суда на сайтах ответчика; выплатить истцу денежную компенсацию в размере, заявленном на момент подачи иска в сумме 100000 рублей; возложить на ответчика судебные издержки в сумме 16038 рублей.

Исковые требования мотивированы ссылками на статьи 8, 11, 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 2, 4, 45, 46 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», что 25.05.2007 года истец обнаружил размещенное в сети Интернет на  сайте группы компаний «Сибизол» предложение ответчика продать со склада в г. Новосибирске и г. Москве слюдинитовую ленту «ЛСЭП-934», производимую ТОО «Изолит» (Казахстан).

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 01.02.2007 года в удовлетворении исковых требований отказано. Суд исходил из того, что наличие в сравниваемых образцах одинакового словесного обозначения ЛСЭП в силу большого количества различий в остальных элементах товарного знака, не влечет смешения обозначений.

Не согласившись с решением, ОАО «Холдинговая компания Элинар» в апелляционной жалобе  просит его отменить, принять новый судебный акт. 

В обоснование жалобы ссылается на необоснованность и не соответствие вынесенного решения закону.

Поясняет, что государственной регистрацией установлено, что именно сочетание букв «ЛСЭП» обладает различительной способностью на товарном знаке истца и является его охраняемым элементом с 24.10.2003 года, устанавливая одинаковость обозначения ЛСЭП и не признавая даже сходства в сравниваемых одинаковых обозначениях, суд противоречит сам себе из-за неправильного истолкования закона, а именно пунктов 14.4.2. и 14.4.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 года № 32, которые устанавливают, что для определения сходства обозначений, признаки сходства (звуковое, графическое, смысловое) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях; слюдинитовая лента относится к виду изоляционных лент, соответственно является однородным товаром по отношению к 17 классу товаров МКТУ, а обозначение «ЛСЭП-934» сходно до степени смешения с товарным знаком истца.

Ответчик в представленном отзыве пояснил, что решение считает законным и обоснованным, доводы апелляционной жалобы несостоятельными, необоснованными и не соответствующими действительности. Просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Представителем истца в судебном заседании заявлено письменное ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств: копии приказов по заводу «Электрослюдинит» №№ 71, 13, 41, копии отчета по заводу «Электрослюдинит» об освоении новых материалов.

С учетом мнения представителя ответчика, который не возражал против удовлетворения заявленного ходатайства, суд ходатайство удовлетворил на основании части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал, просил отменить решение и принять новый судебный акт, которым иск удовлетворить.

Представитель ответчика возражал против доводов апелляционной жалобы. Считает решение законным и обоснованным, жалобу не подлежащей удовлетворению.

Заслушав представителей сторон, рассмотрев материалы дела, доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность решения, суд апелляционной инстанции считает решение суда подлежащим отмене с принятием нового судебного акта на основании пункта 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 279719 подтверждается право ОАО «Холдинговая компания Элинар» на товарный знак (знак обслуживания) ЛСЭП.

Ответчик 25.05.2007 года разместил на своем сайте в сети Интернет предложение продать со склада в г. Новосибирске и г. Москве слюдинитовую ленту ЛСЭП-934, ЛСЭП-934ТПл и ЛСЭП-945СПл.

Незаконное использование товарного знака истца ответчиком послужило основанием для обращения с исковым заявлением на основании норм Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 года № 3520-1, действовавшего на момент подачи иска.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что наличие в сравниваемых образцах одинакового словесного обозначения ЛСЭП в силу большого количества различий в остальных элементах товарного знака, не влечет смешения обозначений. Словесное обозначение ЛСЭП не обладает различительной способностью.

Суд апелляционной инстанции считает выводы суда первой инстанции не соответствующими обстоятельствам дела.

Согласно пунктам 2.3., 2.3.1. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 года № 32, статье 6 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 года № 3520-1, действовавшего на момент регистрации товарного знака, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В виду того, что право истца на обозначение ЛСЭП зарегистрировано в установленном законом порядке, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 279719,  у суда отсутствуют основания считать данное обозначение не имеющим различительной способности.

Кроме того, согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 года № 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Суд апелляционной инстанции, осуществив в соответствии с подпунктами «а», «б», пункта 14.4.2.2. Правил сравнение словесных обозначений ЛСЭП и слюдинитовая лента ЛСЭП-934, ЛСЭП-934ТПл, ЛСЭП-934СПл, приходит к выводу о наличии фонетического и графического сходства. Данные словесные обозначения имеют в части обозначения ЛСЭП совпадающие звуки, в точности совпадает вид шрифта, расположение букв по отношению друг к другу, обозначения  ЛСЭП состоят из букв русского алфавита (кириллица), черного цвета, словесные и цифровые обозначении ассоциируются в целом со словесным обозначением ЛСЭП. Согласно подпункту «г» пункта  14.4.2.2. Правил признаки, перечисленные в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Кроме того, согласно перечню товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак, ленты изоляционные относятся к 17 классу МКТУ. Исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что товар, для которого зарегистрирован товарный знак истца и  товар, предлагаемый к продаже ответчиком, являются однородными.

Заключением патентного поверенного РФ, регистрационный № 800,  Григорьевой Н.К. фирмы патентных поверенных ООО «ИННОТЭК» от 05.06.2007 года, установлено, что товарный знак по свидетельству № 279719 и обозначение «ЛСЭП – 934» являются сходными до степени смешения. Данное заключение оценено судом апелляционной инстанции в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании проведенного анализа, суд приходит к выводу о том, что зарегистрированный товарный знак ЛСЭП № 279719 и обозначения  слюдинитовая лента ЛСЭП-934, ЛСЭП-934ТПл, ЛСЭП-934СПл являются сходными до степени смешения.

Согласно пункту 33 статьи 2 Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18.12.2006 года № 231-ФЗ,  с 01.01.2008 года Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" признан утратившим силу.

Согласно статье 5 Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18.12.2006 года № 231-ФЗ, часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие.

По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно подпунктам 2, 3, 5 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии с пунктом 3 данной статьи, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 1  статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пунктам 3, 4 настоящей статьи, лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

На основании установленных по делу фактических обстоятельств исковые требования