Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 04.09.2008 по делу n А74-2729/2007. Отменить решение полностью и принять новый с/а

ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«29» августа 2008 года

Дело №

А74-2729/2007-03АП-2259/2008

г. Красноярск

Резолютивная часть постановления объявлена «27» августа 2008 года.

Полный текст постановления изготовлен          «29» августа 2008 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Радзиховской В.В.,

судей:  Магда О.В., Кирилловой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шалухиной Ж.В.,

при участии:

от заявителя истца - Сашенькина А.Ю., представителя по доверенности от 06.02.2007,

ответчика Качина С.А., индивидуального предпринимателя на основании свидетельства № 8683 от 23.01.1998,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя Качина Сергея Александровича, г.Абакан,

общества с ограниченной ответственностью «Офис-Лайн», г. Красноярск

на решение  Арбитражного суда  Республики Хакасия

от  «25» января 2008  года по делу  №А74-2729/2007, принятое судьей Тропиной С.М.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Офис-Лайн» обратилось в Арбитражный суд  Республики Хакасия с иском к индивидуальному предпринимателю Качину Сергею Александровичу о взыскании 800 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака в виде комбинированного обозначения, включающего в себя слова «Office LINE» с изображение силуэта фламинго в букве «О» над чертой.

Решением Арбитражного суда  Республики Хакасия от  «25» января 2008  года исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Офис-Лайн» удовлетворены частично, с индивидуального предпринимателя Качина Сергея Александровича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Офис-Лайн» взыскано  200 000 руб. компенсации, 3 625 руб. расходов по уплате государственной пошлине. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец и ответчик обратились с апелляционными жалобами в Третий арбитражный апелляционный суд.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 07 апреля 2008 года решение арбитражного суда первой инстанции отменено, по делу принят новый судебный акт. Иск удовлетворен частично. С индивидуального предпринимателя Качина Сергея Александровича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Офис-Лайн» взыскано 3 000 минимальных размеров оплаты труда, составляющих  300 000 рублей компенсации и расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 437 руб. 50 коп руб., из которых 5 437 руб. 50 коп.  по иску, 1 000 руб. по апелляционной жалобе. В остальной части иска отказано.

Ответчик обратился в суд кассационной инстанции с кассационной жалобой.

Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 15 июля 2008 года  постановление суда апелляционной инстанции от 07 апреля 2008 года отменено,  в связи с применением судом закона, не подлежащего применению,  дело направлено на новое рассмотрение в Третий арбитражный апелляционный суд.

Истец в апелляционной жалобе просит отменить решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в заявленном размере, полагая, что суд первой инстанции применил неподлежащие применению нормы главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно статью 1515 Кодекса. Гражданские правоотношения между истцом и ответчиком из незаконного использования последним товарного знака истца возникло до 01 января 2008 года, что было установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 14 мая 2007 года по делу № А74-01248/2006, в связи с чем, следовало применить  пункт 4 статьи 46 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992  №  3520-1. Кроме того, истец считает, что не должен представлять доказательства подтверждающие наступление для него отрицательных последствий, вызванных фактами незаконного использования ответчиком товарного знака. Необходимым и достаточным условием для взыскания компенсации, является установленный арбитражным судом факт правонарушения (незаконного использования товарного знака). По мнению истца,  ссылка суда первой инстанции на недоказанность  размера убытков несостоятельна, поскольку в предмет доказывания наличие убытков у истца и размер таких убытков не входят. Истец в обоснование заявленной компенсации с ответчика сослался на справку аудиторской фирмы о размере полученного ответчиком в 2006 году дохода. Также истец считает, что  суд первой инстанции необоснованно учел добровольное прекращение ответчиком использования товарного знака истца, повлекшее уменьшение  размера взыскиваемой с ответчика компенсации.

По мнению ответчика, изложенному в отзыве, истец по договору № 1/99 (франчайзинга) от 01 января 2000 года предоставил ответчику право на использование товарного знака до 2010 года. Истец зарегистрировал исключительное право на товарный знак и не уведомил лиц, использующих товарный знак, в связи с чем, допустил злоупотребление правом, которое не подлежит защите в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отсутствие регистрации права на товарный знак не влечет недействительность или незаключенность договора (франчайзинга).

Ответчик в апелляционной жалобе указал, что  решение суда подлежит отмене с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований, исходя из того, что  на основании договора за № 1/99Ф коммерческой концессии (франчайзинга) от 01 января 2000 года истец предоставил ответчику на срок до 31 декабря 2010 года право использовать в предпринимательской деятельности на территории Республики Хакасия, Республики Тыва, Минусинского района Красноярского края комплекс принадлежащих истцу исключительных прав, а именно: право на фирменное наименование и коммерческое обозначение, на охраняемую коммерческую информацию, на товарный знак и знак обслуживания. По мнению ответчика,  применяя норму статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции не указал обстоятельства, повлекшие определение размера компенсации в 20 раз превышающего минимальный размер компенсации.

В отзыве на апелляционную жалобу истец отклонил доводы ответчика,  поскольку полагает, что договор является незаключенным, по причине отсутствия регистрации товарного знака, следовательно, до регистрации товарный знак не мог быть введен в оборот в рамках договора франчайзинга. Поведение ответчика противоречит понятию «добросовестности» в связи с длительностью использования товарного знака в течение двух лет, его масштабностью (в четырех городах, расположенных на территории двух регионов). Кроме этого, злостность поведения ответчика, выражается в том, что он пытался скрыть от истца использование товарного знака, видоизменив его и используя в период с ноября 2006 года до даты судебного заседания (21 декабря 2006 года), когда ответчику стало известно о предъявлении требования о прекращении использования его товарного знака. Истец считает, что все доводы ответчика направлены на переоценку обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом суда первой инстанции по делу № А74-1248/2006.

В судебном заседании представители сторон по делу поддержали доводы, изложенные в апелляционных жалобах и доводы, изложенные в отзывах на апелляционную жалобу.

Апелляционные жалобы рассматриваются в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.

01 января 2000 года  истец (правообладатель) и ответчик (пользователь) подписали договор № 1/99Ф коммерческой концессии (франчайзинг) (л.д.104, том №1), согласно которому правообладатель обязался предоставить пользователю за вознаграждение до 31 декабря 2010 года право использования в предпринимательской деятельности пользователя на территории Республики Хакасия, Республики Тыва, Минусинского района Красноярского края, комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, а именно: право на фирменное наименование и коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, на товарный знак и знак обслуживания.

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 232627 от 21 декабря 2002 года (л.д.27, т. №1), обществом с ограниченной ответственностью «Офис-Лайн» зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарный знак (знак обслуживания) в виде комбинированного обозначения, включающего слова «Office LINE» с изображением силуэта фламинго в букве «О» над чертой. Товарный знак зарегистрирован в отношении определенных товаров (услуг) следующих классов: класса 35 - агентства по импорту-экспорту; аукционная продажа; информация о деловой активности; маркетинговые исследования; прокат оборудования для офиса; репродуцирование документов; систематизация информации в машинных базах данных; фотокопирование; класса 39 - сдача в аренду складов; класса 40 - печатание рисунков, схем, чертежей, шаблонов, выкроек; класса 41, класса 42 - дизайн художественный; научно-исследовательские разработки; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; офсетная печать; типографское дело; редакторские услуги; технические исследования; дизайн в области упаковки (услуги); чертежные работы, шелкография; экспертиза инженерно-техническая. Регистрация товарного знака действует на всей территории Российской Федерации в течение 10 лет с 28 августа 2001 года.

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 14 мая 2007 года по делу № А74-1248/2006 (л.д.13-20, том № 1), оставленным без изменения Постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда Республики Хакасия от 13 июля 2007 года, признано незаконным:

использование в 2005, 2006 годах ответчиком товарного знака в местах осуществления им предпринимательской   деятельности    в   городах    Абакане,    Минусинске,    Черногорске, Саяногорске, состоящего   из    элементов    «Office   LINE» + черта   под    указанным сочетанием  +  изображение фламинго в фигуре круга или литере «О»;

использование ответчиком обозначений, сходных с его товарным знаком до степени смешения, состоящих из элементов: словосочетания на английском языке (латиницей) «Office LINE» + черта под указанным словосочетанием + изображение жирафа в фигуре круга (в литере «О») в период с октября 2005 года по апрель 2006 года; словосочетания «ЛИНИЯ ОФИСА» + черта под указанным словосочетанием + изображение жирафа в фигуре круга (в литере «О») в течение 2006 года;

использование ответчиком в местах осуществления им предпринимательской деятельности комбинированного   обозначения,   состоящего   из   элементов:   словосочетания   «ЛИНИЯ ОФИСА» + изображение части туловища жирафа (головы и шеи) в фигуре круга или литере «О».

Полагая, что необходимым и достаточным условием для взыскания компенсации является установленный решением арбитражного суда факт незаконного использования ответчиком товарного знака, принадлежащего истцу, а также незаконного использования ответчиком обозначений, сходных с товарным знаком истца до степени смешения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Как следует из статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правом  на обращение в арбитражный суд обладает любое заинтересованное  лицо, права которого нарушены или оспариваются.

Требования истца о взыскании денежной компенсации за незаконное использование чужого товарного знака основаны на положениях статей 4, 46 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №  3520-1. В связи с вступлением в силу с 01 января 2008 года части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации указанный закон утратил силу.

Согласно статье 4 Гражданского кодекса Российской Федерации акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие.

С учетом изложенных норм законодательства, суд первой инстанции при разрешении спора по существу необоснованно руководствовался нормами главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Федеральным законом «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года № 3520-1 товарные знаки подлежат правовой охране с момента государственной регистрации их в федеральном органе исполнительной власти патентов и товарных знаков.

Доказательства регистрации договора  коммерческой концессии (франчайзинга) от 01 января 2000 года № 1/99Ф в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков, в материалах дела отсутствуют, в связи с чем, указанный договор является недействительным (ничтожным) в силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, как не соответствующий пункту 2 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ссылки ответчика на указанный договор в обоснование правомерности собственных действий, не могут быть приняты судом во внимание.

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В силу указанной нормы права преюдиция распространяется на содержащуюся в судебном акте, вступившем в законную силу, констатацию тех или иных обстоятельств, которые входили в предмет доказывания по ранее рассмотренному делу.

Во вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Республики Хакасия от 14 мая 2007 года по делу № А74-1248/2006 со ссылками на статьи 2, 3, 4 действующего на тот момент Закона