Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 14.04.2008 по делу n А74-2729/2007. Отменить решение полностью и принять новый с/а

ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 апреля 2008 года

Дело №

А74-2729/2007-03АП-641/2008

03АП-642/2008

г. Красноярск

Резолютивная часть постановления объявлена 03 апреля 2008 года

Полный текст постановления изготовлен 07 апреля 2008 года

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Хасановой И.А.,

судей: Шошина П.В., Кирилловой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шкреба К.В.,

при участии:

от истца  - Томаровского П.В. представителя по доверенности от 04 октября 2007 года,

ответчика -  Качина С.А.,  Тодиновой М.А. представителя по доверенности от 12 декабря 2007 года,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы ответчика – индивидуального предпринимателя Качина Сергея Александровича (г. Абакан), истца – общества с ограниченной ответственностью «Офис-Лайн» (г. Красноярск),

на решение Арбитражного суда Республики Хакасия

от 25 января 2008 года по делу № А74-2729/2007, принятое судьей Тропиной С.М.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Офис-Лайн» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Хакасия с иском к индивидуальному предпринимателю Качину Сергею Александровичу (далее – ответчик) о взыскании 800 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака в виде комбинированного обозначения, включающего в себя слова «Office LINE» с изображением силуэта фламинго в букве «О» над чертой.

Решением суда от 25 января 2008 года исковые требования удовлетворены частично, взыскано с ответчика в пользу истца 200 000 рублей компенсации и 3 625 рублей расходов по уплаченной государственной пошлине. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с судебным актом, истец и ответчик обратились с апелляционными жалобами в Третий арбитражный апелляционный суд.

Истец в апелляционной жалобе просит отменить решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в заявленном размере на основании следующего:

- суд первой инстанции применил неподлежащие применению нормы главы 76 Гражданского кодекса РФ, а именно статью 1515 Кодекса. Гражданские правоотношения между истцом и ответчиком из незаконного использования последним товарного знака истца возникло до 01 января 2008 года, что было установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 14 мая 2007 года по делу № А7401248/2006. Поэтому следовало применить  пункт 4 статьи 46 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992г. № 3520-1;

- истец не должен представлять доказательства подтверждающие наступление для него отрицательных последствий, вызванных фактами незаконного использования ответчиком товарного знака. Необходимым и достаточным условием для взыскания компенсации, является установленный арбитражным судом факт правонарушения (незаконного использования товарного знака);

- ссылка суда первой инстанции на недоказанность истцом размера убытков несостоятельна, поскольку в предмет доказывания наличие убытков у истца и размер таких убытков не входят. Истец в обоснование истребуемой компенсации с ответчика представил доводы и сослался на доказательства, представленные ответчиком, а именно на справку аудиторской фирмы о размере полученного ответчиком в 2006 году дохода;

- суд первой инстанции необоснованно учел добровольное прекращение ответчиком использования товарного знака истца, повлекшее уменьшение  размера взыскиваемой с ответчика компенсации, что не основано на материалах дела.

По мнению ответчика, изложенному в отзыве, истец по договору № 1/99 (франчайзинга) от 01 января 2000 года предоставил ответчику право на использование товарного знака до 2010 года. Истец зарегистрировал исключительное право на товарный знак и не уведомил лиц, использующих товарный знак, в связи с чем, истец допустил злоупотребление правом, которое не подлежит защите в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отсутствие регистрации права на товарный знак не влечет недействительность или незаключенность договора (франчайзинга).

Ответчик в апелляционной жалобе полагает, что  решение суда подлежит отмене с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований, исходя из следующего:

- на основании договора за № 1/99Ф коммерческой концессии (франчайзинга) от 01 января 2000 года, истец предоставил ответчику на срок до 31 декабря 2010 года право использовать в предпринимательской деятельности на территории Республики Хакасия, Республики Тыва, Минусинского района Красноярского края комплекс принадлежащих истцу исключительных прав, а именно: право на фирменное наименование и коммерческое обозначение, на охраняемую коммерческую информацию, на товарный знак и знак обслуживания;

- применяя норму статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции не указал обстоятельства, повлекшие определение размера компенсации в 20 раз превышающего минимальный размер компенсации.

По мнению истца, изложенному в отзыве, доводы ответчика, что он действовал в рамках заключенного договора № 1/99Ф (франчайзинга) несостоятельны, поскольку договор является незаключенным, по причине отсутствия регистрации товарного знака, следовательно, до регистрации товарный знак не мог быть введен в оборот в рамках договора франчайзинга. Поведение ответчика противоречит понятию «добросовестности» в связи с длительностью использования товарного знака в течение двух лет, его масштабностью (в четырех городах, расположенных на территории двух регионов). Кроме этого, злостность поведения ответчика, выражается в том, что он пытался скрыть от истца использование товарного знака, видоизменив его и используя в период с ноября 2006 года до даты судебного заседания (21 декабря 2006 года), когда ответчику стало известно о предъявлении требования о прекращении использования его товарного знака. Истец считает, что все доводы ответчика направлены на переоценку обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом суда первой инстанции по делу № А74-1248/2006.

Определениями от 12 марта 2008 года апелляционные жалобы приняты к производству, рассмотрение жалоб назначено на 03 апреля 2008 года.

В судебном заседании представители сторон по делу поддержали доводы, изложенные в апелляционных жалобах и доводы, изложенные в отзывах на апелляционную жалобу.

Апелляционные жалобы рассматриваются в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.

15 декабря 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации администрацией Центрального района г. Красноярска 17 июля 1995 года № 715 общества с ограниченной ответственностью «Офис-Лайн» за основным государственным регистрационным номером 1022402673040 (л.д.29, том № 1).

Регистрационной палатой администрации г. Абакана 23 января 1998 года (№ 8683) ответчик  зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, о чем 29 ноября 2004 года внесена запись о государственной регистрации индивидуального предпринимателя за основным государственным номером 304190133400076 (л.д.90, том № 1).

Истец (правообладатель) и ответчик (пользователь) 01 января 2000 года  подписали договор № 1/99Ф коммерческой концессии (франчайзинг) (л.д.104, том №1), согласно которому правообладатель обязался предоставить пользователю за вознаграждение до 31 декабря 2010 года право использования в предпринимательской деятельности пользователя на территории Республики Хакасия, Республики Тыва, Минусинского района Красноярского края, комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, а именно: право на фирменное наименование и коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, на товарный знак и знак обслуживания.

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 232627 от 21 декабря 2002 года (л.д.27, т. №1), обществом с ограниченной ответственностью «Офис-Лайн» зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарный знак (знак обслуживания) в виде комбинированного обозначения, включающего слова «Office LINE» с изображением силуэта фламинго в букве «О» над чертой. Товарный знак зарегистрирован в отношении определенных товаров (услуг) следующих классов: класса 35 - агентства по импорту-экспорту; аукционная продажа; информация о деловой активности; маркетинговые исследования; прокат оборудования для офиса; репродуцирование документов; систематизация информации в машинных базах данных; фотокопирование; класса 39 - сдача в аренду складов; класса 40 - печатание рисунков, схем, чертежей, шаблонов, выкроек; класса 41, класса 42 - дизайн художественный; научно-исследовательские разработки; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; офсетная печать; типографское дело; редакторские услуги; технические исследования; дизайн в области упаковки (услуги); чертежные работы, шелкография; экспертиза инженерно-техническая. Регистрация товарного знака действует на всей территории Российской Федерации в течение 10 лет с 28 августа 2001 года.

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 14 мая 2007 года по делу № А74-1248/2006 (л.д.13-20, том № 1), признано незаконным:

использование в 2005, 2006 годах ответчиком товарного знака в местах осуществления им предпринимательской   деятельности    в   городах    Абакане,    Минусинске,    Черногорске, Саяногорске, состоящего   из    элементов    «Office   LINE»    +    черта   под    указанным сочетанием + изображение фламинго в фигуре круга или литере «О»;

использование ответчиком обозначений, сходных с его товарным знаком до степени смешения, состоящих из элементов: словосочетания на английском языке (латиницей) «Office LINE» + черта под указанным словосочетанием + изображение жирафа в фигуре круга (в литере «О») в период с октября 2005 года по апрель 2006 года; словосочетания «ЛИНИЯ ОФИСА» + черта под указанным словосочетанием + изображение жирафа в фигуре круга (в литере «О») в течение 2006 года;

использование ответчиком в местах осуществления им предпринимательской деятельности комбинированного   обозначения,   состоящего   из   элементов:   словосочетания   «ЛИНИЯ ОФИСА» + изображение части туловища жирафа (головы и шеи) в фигуре круга или литере «О».

Постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда Республики Хакасия от 13 июля 2007 года решение суда первой инстанции от 14 мая 2007 года по делу № А74-1248/2006 оставлено без изменения.

Полагая, что необходимым и достаточным условием для взыскания компенсации является установленный решением арбитражного суда факт незаконного использования ответчиком товарного знака, принадлежащего истцу, а также незаконного использования ответчиком обозначений, сходных с товарным знаком истца до степени смешения, истец обратился с настоящим иском в суд.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, Третий арбитражный апелляционный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

В силу пункта 2 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации договор коммерческой концессии должен быть зарегистрирован органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя.  В отношении объекта, охраняемого в соответствии с патентным законодательством,  договор подлежит регистрации также в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков. При несоблюдении данного требования договор считается ничтожным.

Федеральным законом «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года № 3520-1 товарные знаки подлежат правовой охране с момента государственной регистрации их в федеральном органе исполнительной власти патентов и товарных знаков.

Поскольку договор  коммерческой концессии (франчайзинга) от 01 января 2000 года № 1/99Ф, не был зарегистрирован в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков, он является недействительным (ничтожным) в силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, как не соответствующий пункту 2 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ссылки ответчика на указанный договор в обоснование правомерности собственных действий, не могут быть приняты судом во внимание.

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Из логического толкования статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что преюдиция распространяется на содержащуюся в судебном акте, вступившем в законную силу, констатацию тех или иных обстоятельств, которые входили в предмет доказывания по ранее рассмотренному делу.

В рассмотрении настоящего дела участвуют лица, принимавшие участие при рассмотрении дела № А74-1248/2006.

Во вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Республики Хакасия от 14 мая 2007 года по делу № А74-1248/2006 со ссылками на статьи 2, 3, 4 действующего на тот момент Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» содержатся выводы суда о фактах незаконного использования ответчиком в 2005 – 2006 годах товарного знака истца в местах осуществления им предпринимательской деятельности в городах Абакане, Минусинске, Черногорске, Саяногорске путем изготовления и использования клише, печатей, штампов, визиток, ценников, значков, а также в местах осуществления