Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 09.06.2014 по делу n А28-10495/2013. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

    ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

г. Киров

10 июня 2014 года

Дело № А28-10495/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 04 июня 2014 года.      

Полный текст постановления изготовлен 10 июня 2014 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Поляковой С.Г.

судей Малых Е.Г., Савельева А.Б.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шмыриной А.М.,

при участии в судебном заседании представителей сторон-

от истца- по доверенности Кащеева А.И.

от ответчика – по доверенности Саетовой Е.В.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу истца общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания «Вятка»

на решение Арбитражного суда Кировской области от 21.03.2014 по делу № А28-10495/2013, принятое судом в составе судьи Малышевой М.В.

по иску общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания «Вятка» (ИНН: 4324007490, ОГРН: 1114313000658)

к муниципальному унитарному производственному предприятию «Гордормостстрой» (ИНН: 4345000880, ОГРН: 1024301341316)

о запрещении применять запатентованный способ,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания «Вятка» (далее – истец, ООО «ДСК «Вятка») обратилось в Арбитражный суд Кировской области к муниципальному унитарному производственному предприятию «Гордормостстрой» (далее – ответчик, МУП «Гордормостстрой») с иском (с учетом уточнения) о запрещении в период срока действия лицензионного договора от 01.01.2012, заключенного между ООО ДСК «Вятка» и ЗАО «Асфальттехмаш», использовать изобретение «Способ устройства или ремонта дорожного покрытия и способ ремонта дорожного покрытия с колеями», охраняемое патентом Российской Федерации № 2369679, а именно: запретить применение запатентованного способа на территории города Кирова и Кировской области.

Правовым основанием заявленных требований истец указал статьи 1229, 1252, 1254, 1369 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Кировской области от 21.03.2014 в иске отказано.

Не согласившись с принятым решением, истец ООО «ДСК Вятка» обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы истец ООО «ДСК Вятка» указал, что действия ответчика по незаконному использованию изобретения лишают истца исключительного права на использование изобретения на территории г.Кирова и Кировской области, а также права на заключение сублицензионного договора. В заключении судебного эксперта остались неисследованными положения, являющиеся определяющими при решении вопроса об использовании ответчиком всех признаков охраняемого патентного изобретения. Не имея возможности запросить у производителя ОАО «ВГОК», и представить суду дополнительные доказательства использованной ответчиком горной породы щебня и песка, истец, руководствуясь статьей 268 АПК РФ, представляет данные доказательства в суд апелляционной инстанции. Полагает, что суд первой инстанции назначил в качестве судебного эксперта лицо, не обладающее специальными знаниями по вопросам, поставленным на разрешение судебного эксперта. Судом нарушены принципы состязательности и равноправия сторон, так как не было принято заключение от 25.10.2013, подготовленное экспертами ООО «Сан Мишель Групп»,  и рецензия от 19.02.2014 на экспертное заключение, подготовленная экспертом-патентоведом Матвеевым В.А. Кроме того, суд первой инстанции ограничил права истца на дополнительные вопросы эксперту и представление дополнительных пояснений и доказательств по делу. Более подробно доводы истца изложены в апелляционной жалобе.

Ответчик МУП «Гордормостстрой» в отзыве на апелляционную жалобу просит решение арбитражного суда оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения.

Истец заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов, свидетельствующих об использованной ответчиком горной породы щебня и песка.

Данное ходатайство отклонено судом апелляционной инстанции, так как представленные истцом в суде апелляционной инстанции дополнительные доказательства не принимаются апелляционным судом к рассмотрению по основаниям, изложенным в статье 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Доказательства невозможности представления документов при разрешении спора в суде первой инстанции суду апелляционной инстанции не представлены.

Законность решения Арбитражного суда Кировской области от 21.03.2014 проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представители истца и ответчика в судебном заседании поддержали свои доводы, изложенные в апелляционной жалобе и отзыве на нее соответственно.

Судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждаются следующие фактические обстоятельства.

01.01.2012 между истцом (лицензиат) и ЗАО «Асфальттехмаш» (патентообладатель, лицензиар) заключен договор распоряжения исключительным правом в форме исключительной лицензии на использование пунктов 1 и 2 формулы патента Российской Федерации № 2369679 на изобретение «Способ устройства или ремонта дорожного покрытия и способ ремонта дорожного покрытия с колеями» на территории города Кирова и Кировской области.

Договор заключен сроком на пять лет - до 01.01.2017.

Договор зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) 16.01.2013 № РД0116953.

По мнению истца, ответчик использует «Способ устройства или ремонта дорожного покрытия и способ ремонта дорожного покрытия с колеями», патентообладателем которого является ЗАО «Асфальттехмаш» и исключительное право на который было передано истцу.

Данное изобретение относится к области дорожного строительства и может быть использовано при строительстве и ремонте дорожных покрытий для повышения или восстановления их эксплуатационных характеристик.

Патент содержит формулу изобретения, которая включает в себя три пункта, истцу передано исключительное право на использование пункта 1 и пункта 2 формулы патента № 2369679:

Пункт 1 (независимый) «Способ устройства или ремонта дорожного покрытия, характеризующийся тем, что покрытие выравнивают до уровня просвета под трехметровой рейкой не более 3-5 мм, укладывают на него защитный и шероховатый слой износа, в качестве которого используют плотную асфальтобетонную смесь, содержащую, мас.%: щебень из труднополируемых горных пород фракции 3-10 мм или 5-15 мм - 65-70, песок из отсева дробления труднополируемых горных пород фракции до 5 мм - 10-15, известняковый минеральный порошок - 15-20, битум, сверх 100% минеральной части - 5,5-6,5, слоем толщиной 15-25 мм, при температуре смеси 215-225С, уплотняют вибробрусом асфальтоукладчика при скорости последнего 1,0-2,0м/мин и запрессовывают в покрытие катком».

Пункт 2 (зависимый) «Способ по пункту 1, отличающийся тем, что перед укладкой защитного и шероховатого слоя износа покрытие грунтуют».

Технический результат - повышение срока службы получаемого покрытия, снижение толщины защитного слоя при сохранении высоких эксплуатационных характеристик.

Ответчик, возражая против исковых требований, ссылается на то, что запатентованный «Способ…» не использовал, так как руководствуется при производстве работ Техническим регламентом «На устройство асфальтобетонного покрытия из вибролитой асфальтобетонной смеси (АСВ), утвержденный МУП «Гордормостстрой» в 2013 году, а также Техническими условиями ТУ 5718-001-01520948-2012 «Смеси асфальтобетонные дорожные вибролитые «АСВ» и асфальтобетон», разработчиком которых является МУП «Гордормостстрой», утвержденными в 2012 году.

Технический регламент распространяется на устройство шероховатого тонкослойного покрытия дорожного покрытия, состоящего из вибролитого асфальтобетона. Дорожное покрытие образуется в результате последовательной укладки двух слоев сначала плотной а/б смеси тип Б-I,II марки, а затем вибролитой АСВ асфальтобетонной смеси с запрессовкой последней в слой плотного асфальтобетона. Покрытие характеризуется водонепроницаемостью, износостойкостью, трещиностойкостью, сдвигоустойчивостью, высокой ровностью и шероховатостью, что определяет его долговечность, безопасность движения.

Технические условия распространяются на асфальтобетонную вибролитую (АСВ) и асфальтобетон, применяемые для строительства верхнего слоя дорожного покрытия и устройства шероховатого, стойкого тонкозащитного слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог. Технические требования содержат основные показатели и характеристики, требования к сырью и материалам: вибролитая асфальтобетонная смесь является разновидностью горячих асфальтобетонных смесей по ГОСТ 9128; асфальтобетонная смесь вибролитая «АСВ» и асфальтобетон должны соответствовать ГОСТ 5718, ориентировочный состав смеси указан в таблице 1 технических условий; щебень из плотных горных пород, входящий в состав смеси, должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267; минеральный порошок, входящий в состав вибролитой смеси, должен соответствовать требованиям ГОСТ 52129; для приготовления смеси вибролитой в качестве вяжущего применяют нефтяные глубоко окисленные вязкие дорожные битумы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 22245. Таким образом, технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТов.

В целях выяснения факта использования ответчиком при устройстве (ремонте) дорожного покрытия, осуществляемого на основе требований Технического регламента и Технических условий, признаков изобретения (включенных в пункты 1,2 формулы изобретения), определением суда от 27.11.2013 была назначена судебная патентно-техническая экспертиза, проведение экспертизы поручено эксперту ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» (г. Казань) Ибрагимову Альберту Эдуардовичу.

В экспертном заключении эксперт сделал выводы о том, что ответчик не использует запатентованный «Способ устройства или ремонта дорожного покрытия и способ устройства дорожного покрытия с колеями (патент на изобретение № 2369679) по пунктам 1 и 2 формулы изобретения; при выполнении работ по ремонту и устройству дорожного покрытия использует Технический регламент, утвержденный ответчиком, с применением ТУ 5718-001-01520948-2012 «Смеси асфальтобетонные дорожные вибролитые «АСВ» и асфальтобетон» без использования запатентованного «Способа устройства или ремонта дорожного покрытия и способ устройства дорожного покрытия с колеями» (патент на изобретение № 2369679) по пунктам 1 и 2 формулы изобретения возможно; при устройстве дорожного покрытия в рамках исполнения ответчиком контракта от 20.08.2013 не использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте Российской Федерации № 2369679 формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему; в разработанных ответчиком Технических условиях и Техническом регламенте не использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте Российской Федерации № 2369679 формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО «ДСК Вятка» в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1406 ГК РФ, патентообладатель, чье исключительное право на изобретение нарушено или оспаривается, вправе обратиться за судебной защитой этого права, в том числе с требованием о пресечении действий, нарушающих его право.

Согласно части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

В соответствии со статьей 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающей правило о допустимости доказательств, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Исходя из положений частей 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства