Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.03.2009 по делу n А54-557/2008. Изменить решение

частей обозначений, графического сходства, семантического сходства, сравнительного анализа изобразительных частей, ассо­циативного анализа восприятия в целом, пришел к выводу о наличии гра­фического сходства до степени смешения словесных сравнимых обозначе­ний и их смысловой тождественности; о наличии сходства до степени сме­шения изобразительных частей и о наличии сходства до степени смешения обозначений по ассоциативному восприятию в целом товарного знака "ПЕНОПЛЭКС" и обозначения "ТЕХНОПЛЕКС"(т. 5 л.д. 16-46).

По результатам проведенного исследования эксперт Орлова В.В. при анализе фонетического сходства, графического сходства, семантического сходства, сравнения изобразительных элементов, оценивая их сходные и различные черты, пришла к выводу о наличии в це­лом сходства до степени смешения между товарным знаком "ПЕНОПЛЭКС" и обозначением "ТЕХНОПЛЕКС" за счет одинакового (оранжевого) цвета, используемого для словесных элементов, за счет оди­накового (белого) цвета, используемого для словесных элементов, за счет используемого композиционного построения (т. 5 л.д.49-57).

Таким образом, эксперты пришли к единому мнению о наличии сходства до степени смешения между товарным знаком "ПЕНОПЛЭКС" и обозначением "ТЕХНОПЛЕКС".

В статьях 64 и 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что письменное заключение эксперта, а также его пояснения по результатам экспертного исследования являются доказательствами по делу и должны оцениваться судом наряду с иными доказательствами.

Суд области обоснованно принял во внимание результаты исследования Российского государственного института интеллектуальной собственности, в котором указывается на сходство до степени смешения рассматриваемых в споре товарного знака и обозначения (т. 5 л.д. 97-106), дал правильную оценку данным социологического опроса аналитического центра Юрия Левады, специалисты которого пришли к выводу, что существует значительная вероятность смешения представленных потребителю товар­ного знака и обозначения в отношении однородных товаров, а также представленных для исследования упаковок, которая может привести к введению потребителя в заблуждение.

Оценив и исследовав доказательства по делу в соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ, суд первой инстанции обоснованно не принял во внимание заключение доктора социологических наук Аверина Ю.П. о достоверности результатов опроса общественного         мнения аналитическим центром Юрия Левады, заключение кандидата технических наук Никифоровой И.И. по вопросу использования товарного знака "ТехноПлекс" по свидетельству №343166, зарегистрированного на имя ЗАО "ТехноНИКОЛЬ", ответ на ад­вокатский запрос патентного поверенного №1169 Моцного И.Н и ответ на адвокатский запрос патентного поверенного Лысенко Л.В. №731, аналитический отчет МГУ им. М.В. Ломоносова.

При разрешении данного спора суд области сделал правильный вывод, что угроза смешения зависит, во-первых, от различительной способно­сти знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг. Угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении одно­родных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате основной потреби­тель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствует­ся общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе товаров и услуг.

 В этой связи судом первой инстанции произведен анализ сроков регистрации истца и ответчика, дат выдачи свидетельств на использование товарных знаков "ПЕНОПЛЭКС" и "ТЕХНОПЛЕКС", времени начала производства теплоизоляционных плит каждой из сторон.

Истец, зарегистрированный 27.12.2000 г., осуществляет производство и реализацию на территории Российской Федерации теплоизоляционных плит из экструзионного пенополистирола и является правообладателем комбинированного товарного знака "ПЕНОПЛЭКС" по свидетельству №320079 от 26.01.2007 г., зарегистрированных для товаров 17 класса МКТУ - материалы изоляционные, материалы теплоизоляционные.

Ответчик, зарегистрирован 09.08.2006 г., обладает правом на использование товарного знака "ТехноПлекс/TechnoPlex" по свидетельству № 343166 от 07.02.2008 г., зарегистрированного для товаров в том числе 17 класса МКТУ - материалы изоляционные, материалы теплоизоляционные, на основании письменного разрешения правообладателя - ЗАО «ТехноНИКОЛЬ».

Судом установлено, что истец в качестве одного из способов индивидуализации своей продукции в течение длительного периода времени (с 2001 года по настоящее время) использует оранжевый цвет как для самих теплоизоляционных плит из экструзионного пенополистирола, так и для упаковки продукции, что подтверждается Положением о фирменном стиле, утвержденном приказом генерального директора истца от №44 от 28.12.2001 г. (т. 1 л.д.95-108), буклетами "Теплоизоляционные плиты" 2002-2006 г. (т.6), материалами дела (т. 3 л.д. 64-78). ЗАО "ТехноНИКОЛЬ" начал производство плит пенополистирольных экструзионных ТЕХНОПЛЕКС в соответствии с представленными техническими условиями не ранее 25.12.2006 г. (т. 6)

С учетом установленных обстоятельств, связанных с совпадением сферы деятельности сторон по спору, учитывая даты регистрации предприятий, даты выдачи свидетельств на использование товарного знака и даты начала производства, суд области правомерно посчитал подтвержденным факт сходности до степени смешения обозначе­ния, используемого ответчиком, с товарным знаком истца.

Суд первой инстанции, исследовав представленные в дело доказательства, в том числе заключение экспертов, сделал обоснованный и правомерный вывод о том, что товарный знак "ПЕНОПЛЭКС" и обозначение "ТЕХНОПЛЕКС" схожи до степени смешения в целом, несмотря на их отдельные отличия, что представляет угрозу их смешения потребителями.

В силу ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель впра­ве требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя кон­трафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Лицо, нарушившее исключительное право на то­варный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с ма­териалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллио­нов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нару­шения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права ис­пользования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использова­ние товарного знака. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товар­ному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законода­тельством Российской Федерации.

Апелляционная инстанция, осмотрев буклет ответчика "Монтаж теплоизоляционных плит" соглашается с позицией суда области, что указанный буклет содержит подробные сведения по монтажу теплоизоляционных плит, начиная с подготовительного процесса и потому фактически является руководством по монтажу плит и должен оцениваться как документация.

 Исходя из того, что буклет "Монтаж теплоизоляционных плит" является до­кументацией, а в понятие упаковка товара входит понятие упаковка образцов товара, суд первой инстанции правильно отнес указанный буклет к товару 17 класса МКТУ и, руководствуясь ст. 1515 ГК РФ обоснованно удовлетворил требование истца об изъятии из оборота и уничтожении за его счет имеющихся у него в наличии упако­вок образцов продукции и указанных буклетов.

Статьей 1515 части IV ГК РФ предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака, в т.ч. право требования правообладателем по своему выбору от нарушителя возмеще­ния убытков или выплаты денежной компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемой по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно ч. 3 ст. 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных ви­дов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуали­зации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенса­ции за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обра­тившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причи­ненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компен­сации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции правомерно взы­скал с ответчика денежную компенсацию в заявленной сумме 100 000 руб., исходя из харак­тера нарушения, соблюдения требований разумности и справедливости, размера, не превышающего установленного статьей 1515 части IV ГК РФ предела – 5 000 000 руб.

В мотивировочной части решения суд области указал на необходимость удовлетворения исковых требований частично, в пределах действия зарегистрированного товарного знака "ПЕНОПЛЭКС" в отноше­нии 01, 17, 19, 27, 35, 37 классов МКТУ. Суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что объем исковых требований является избыточ­ным по сравнению с объемом правовой охраны его товарного знака, поскольку истец не указал, в отно­шении какого именно класса товаров и услуг он просит запретить ответчи­ку использование указанного обозначения, а товарный знак "ПЕНОПЛЭКС" зарегистрирован в отношении 01, 17, 19, 27, 35, 37 классов МКТУ.

Однако, в резолютивной части решения суд первой инстанции удовлетворил исковые требования в полном объеме и не ограничил пределы защиты зарегистрированного товарного знака "ПЕНОПЛЭКС" в отноше­нии 01, 17, 19, 27, 35, 37 классов МКТУ.

Вместе с тем, указанное несоответствие в мотивировочной и резолютивной частях решения не является основанием к его отмене, а служит основанием к изменению решения путем дополнения абзаца 1 и 2 текстом следующего содержания: «в пределах действия зарегистрированного товарного знака «Пеноплэкс» в отношении 01, 17, 19, 27, 35, 37 классов МКТУ».

Довод ответчика о недоказанности использования им спорного обозначения на рекламном буклете «Монтаж теплоизоляционных плит» несостоятелен, поскольку на указанном буклете имеется спорное обозначение, представляющее собой оранжевый прямоугольник на котором расположена надпись «ТЕХНОПЛЕКС», выполненная шрифтом белого цвета.

Довод ответчика о неверном отнесении судом буклета «Монтаж теплоизоляционных плит» к товару 17 класса МКТУ дана надлежащая оценка в решении суда первой инстанции, из которой следует, что буклет является деловой документацией рекламного характера, маркированного спорным обозначением, и потому относится к товарам 17 класса МКТУ. Апелляционной инстанцией такому мнению суда области дана оценка в мотивировочной части постановления и признана обоснованной.

Изложенная в жалобе позиция в части несоответствия выводов суда о сходстве до степени смешения товарного знака "ПЕНОПЛЭКС" и обозначения «ТЕХНОПЛЕКС», выводам экспертизы, отклоняется в виду несостоятельности. Мнение ответчика, что второй вопрос экспертизы не относится к обстоятельствам, подлежащим доказыванию в данном деле, является голословным и противоречит обстоятельствам установленным по делу. Экспертом Орловой в ответе на второй вопрос экспертизы принимался во внимание ответ на первый вопрос, которым установлено, что обозначение «ТЕХНОПЛЕКС», размещенное на упаковке, не является сходным с товарным знаком "ПЕНОПЛЭКС". При этом эксперт в ответе на второй вопрос указывает на наличие в целом сходства до степени смешения между товарным знаком и обозначением, поскольку указанное обозначение за счет используемого композиционного построения, включая размеры сравниваемых изобразительных и словесных элементов, за счет одинакового цвета, используемого для словесных элементов и изобразительного элемента – ассоциируется друг с другом, несмотря на упомянутое выше отличие.

Таким образом, суд области дал правильную оценку заключениям экспертов и обоснованно посчитал, что эксперты в своих выводах пришли к единому мнению.

Довод ответчика о неверном истолковании судом ответов патентных поверенных Лысенко Л.В. и Моцного И.Н. отклоняется.

Суд области обоснованно не принял данные ответы во внимание, указав, что они лишь косвенно касаются вопросов сходства исследуемых товарного знака и обозначения. По мнению апеллянта, оба патентных поверенных в своих ответах пришли к мнении, что на упаковке товара ответчика отсутствует обозначение в виде прямоугольника, что в свою очередь ставит под сомнение обоснованность второго вопроса экспертизы.

Между тем, судом области и апелляционной инстанцией дана оценка проведенной по делу экспертизе, выводы которой соответствуют предмету рассматриваемого судом спора и признаны обоснованными, в связи с чем мнение патентных поверенных не имеет правового значения для разрешения данного спора.

Довод ответчика о противоречии данных социологического опроса, проведенного центром Юрия Левады, выводам суда первой инстанции отклоняется как необоснованный, поскольку построен на подмене применяемых понятий, тогда как результаты опроса сформулированы однозначно, судом первой инстанции им дана правильная оценка.

Довод жалобы о том, что судом области не дана надлежащая оценка результатам социологического опроса, проведенного специалистами МГУ, не принимается, поскольку при проведении данного аналитического отчета потребителем представлялись не товарный знак и свидетельство, а измененное обозначение, в связи с чем, суд области правомерно не принял указанный отчет как доказательство различия исследуемых товарного знака и обозначения.

С учетом изложенного, апелляционный суд приходит к выводу о необходимости изменения решения суда первой инстанции, дополнения