Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.03.2009 по делу n А54-557/2008. Изменить решение

ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

300041, г. Тула, ул. Староникитская, д. 1, [email protected]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Тула

19 марта 2009 года

                         Дело № А54-557/2008 С15  

Резолютивная часть постановления объявлена 18 марта 2009 года

Постановление изготовлено в полном объеме  19 марта 2009 года

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Каструба М.В.,

судей Заикиной Н.В., Капустиной Л.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Горбачевой Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО «Техноплекс» на решение Арбитражного суда Рязанской области от 04 декабря 2008 года по делу № А54-557/2008 С15 (председательствующий судья  Иванова В.Н., арбитражные заседатели Маскаева О.В., Жулева А.В.), принятое по иску ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб" к ООО «Техноплекс»; третье лицо: ЗАО «ТехноНиколь» о запрете использования товарного знака, обязании изъятия из оборота контрафактной продукции и ее уничтожении, и взыскании компенсации в размере 100 000 рублей за незаконное использование товарного знака,

при участии в судебном заседании:

от истца: Жуков О.В. – представитель по доверенности от 04.03.2009; Степанова Ю.В. – представитель по доверенности № 105 от 31.12.2008;

от ответчика (заявителя): Котенко И.М. – представитель по доверенности от 07.04.2008; Трусова Е.А. – представитель по доверенности от 09.06.2008; Данилова М.В. – представитель по доверенности от 02.10.2008;

от третьего лица: не явился, извещен надлежаще;

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС СПб" (далее ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб") обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Техноплекс" (далее ООО "Техноплекс") о запрете ответчику использова­ния товарного знака - обозначения, представляющего собой оранжевый прямоугольник, на котором расположена надпись ТЕХНОПЛЕКС, выпол­ненная шрифтом белого цвета, как сходного до степени смешения с зареги­стрированным комбинированным товарным знаком свидетельство №320079; обязании изъятия из оборота и уничтожения за свой счёт кон­трафактных упаковок образцов продукции, на которых размещено обозна­чение, сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным зна­ком № 320079, и взыскании с ответчика в пользу истца 100 000 рублей ком­пенсации за незаконное использование товарного знака.

Определением от 09 апреля 2008 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено ЗАО "ТехноНиколь".

В предварительном судебном заседании истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования и просил запретить ответчику использование обозначения, представляющего собой оранжевый прямоугольник, на котором расположена надпись ТЕХНОПЛЕКС выполненная шрифтом белого цвета и обозначения представляющего собой белый прямоугольник, на котором расположена надпись ТЕХНОПЛЕКС выполненная шрифтом оранжевого цвета, как сходных до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком №320079, обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счёт контрафактные упаковки образцов продукции, буклеты "Монтаж теплоизоляционных плит (руководство)" и рекламные буклеты, содержа­щие обозначения: оранжевый прямоугольник, на котором расположена надпись ТЕХНОПЛЕКС выполненная шрифтом белого цвета и (или) белый прямоугольник, на котором расположена надпись ТЕХНОПЛЕКС выполненная шрифтом оранжевого цвета; а также взыскании с ответчика в поль­зу истца 100 000 рублей компенсации за незаконное использование товар­ного знака. Уточнение исковых требований судом принято.

Решением арбитражного суда от 04 декабря 2008 года исковые требования удовлетворены, с ООО "Техноплекс" в пользу ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб" взыскано 100 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака. Суд обязал ООО "Техноплекс" прекратить использование обозначения, представляющего собой оранжевый прямоугольник, на котором расположена надпись ТЕХНОПЛЕКС выполненная шрифтом белого цвета и (или) белый прямо­угольник, на котором расположена надпись ТЕХНОПЛЕКС выполненная шрифтом оранжевого цвета, как сходных до степени смешения с зарегист­рированным товарным знаком №320079 и изъять из оборота и уничтожить за свой счет кон­трафактные упаковки образцов продукции, буклеты "Монтаж теплоизоляционных плит (руководство)" и рекламные буклеты, содержащие обозна­чения: оранжевый прямоугольник, на котором расположена надпись ТЕХНОПЛЕКС выполненная шрифтом белого цвета и (или) белый прямоугольник, на котором расположена надпись ТЕХНОПЛЕКС выполненная шрифтом оранжевого цвета. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, ссылаясь на его необоснованность и незаконность в связи с нарушением норм процессуального права, неправильным применением норм материального права, несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, ООО «Техноплекс» обратилось в суд апелляционной инстанции с жалобой, в которой просит решение суда отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.

По мнению заявителя жалобы, при принятии решения суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права, предоставив товарному знаку истца больший объем правовой охраны, чем это предусмотрено свидетельством на товарный знак и тем самым нарушил ст. ст. 15, 170 АПК РФ. Заявитель ссылается на недоказанность использования им спорного обозначения на рекламном буклете «Монтаж теплоизоляционных плит». Полагает, что рекламный буклет «Монтаж теплоизоляционных плит» необоснованно отнесен судом к 17 классу МКТУ. Апеллянт полагает, что вывод суда о наличии сходства товарного знака «ПЕНОПЛЭКС» и обозначения «Техноплекс противоречит выводам проведенной по делу экспертизы, судом неверно истолкованы ответы патентных поверенных Лысенко Л.В. и Моцного И.Н. на адвокатские запросы, выводы суда противоречат данным социологических опросов, проведенных специалистами социологического факультета  МГУ и аналитическим центром Юрия Левады.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 11.03.2009 г. до 18.03.2009 г., о чем лица, участвующие в деле извещались под роспись в приложении к протоколу, а также путём размеще­ния объявления на официальном сайте Двадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет.

 В судебном заседании представители ответчика изложили доводы апелляционной жалобы, поддержали их в полном объеме, просили отменить решение Арбитражного суда Рязанской области от 4 декабря 2008 года, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Представители истца с доводами апелляционной жалобы не согласились по основаниям, изложенным в письменном отзыве на апелляционную жалобу, просили решение Арбитражного суда Рязанской области от 4 декабря 2008 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в суд своего представителя не направило.

Представители истца и ответчика не возражали против рассмотрения апелляционной жалобы в отсутствие третьего лица.

Судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в порядке ст. ст. 123, 156, 266 АПК РФ в отсутствие представителя третьего лица.

Изучив материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда подлежит изменению по следующим основаниям.

ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб" является обладателем исключительных прав на товарный знак "ПЕНОПЛЭКС" согласно свидетельству на товар­ный знак, зарегистрированный в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 18.08.2005 г. в отношении товаров (услуг) - классов МКТУ - 01, 17, 19, 27, 35, 37. Товарный знак "ПЕНОПЛЭКС" используется для маркировки экструзионного пенополистирола, производимого и реализуемого истцом.

Правообладателем товарного знака "ТехноПлекс/TechnoPlex" является ЗАО "ТехноНИКОЛЬ", свидетельство № 343166.

15 февраля 2008 года ЗАО "ТехноНИКОЛЬ" дало ООО "ТЕХНОПЛЕКС" письменное согласие на использование ответчиком принадлежащего ЗАО "ТехноНИКОЛЬ" товарного знака "ТехноПлекс", в том числе на товарах, распространяемых ответчиком.

Товарный знак "ТехноПлекс" зарегистрирован в отношении товаров и услуг 1, 17, 27, 35, 37 и 42 классов Международной Классификации това­ров и услуг (МКТУ, на дату приоритета товарного знака действовала 8-ая редакция МКТУ).

В конце 2007 года - начале 2008 года партнером истца - ООО "Техноком СМ" были получены образцы продукции (экструзионного пенополистирола) в упаковке, содержащей обозначение сходное до степени смеше­ния с зарегистрированным товарным знаком, а именно: надпись "ТЕХНОПЛЕКС" выполненная белым цветом на прямоугольном фоне оранжевого цвета.

Ссылаясь на то, что используемое ответчиком на упаковках образ­цов продукции обозначение "ТЕХНОПЛЕКС" сходно до степени смешения с товарным знаком "ПЕНОПЛЭКС", принадлежащим истцу, последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском, указав в качестве правовых основа­ний ст. 138, 1252, 1484, 1515 ГК РФ.

Согласно ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для ин­дивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпри­нимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетель­ством на товарный знак.

Статьей 1481 ГК РФ предусмотрено, что свидетельство выдается на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В силу ст. 1479 ГК РФ правовая охрана то­варного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации.

Согласно части 3 статьи 1484 ГК РФ нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без разрешения правообладателя сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из содержания и смысла приведенной нормы следует, что под незаконным использованием товарного знака, знака обслуживания признается любое действие, нарушающее исключительные права других лиц – владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержден­ных приказом Роспатента от 05.03.2003 г. №32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоции­руется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как усматривается из материалов дела, товарный знак "ПЕНОПЛЭКС" зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 320079 с приоритетом 18.08.2005г., в отношении товаров (услуг) - классов МКТУ - 01, 17, 19, 27, 35, 37. Согласно свидетельству правообладателем знака является ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб".

Исходя из зарегистрированных прав на указанные объекты интеллектуальной собственности ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» имеет право  использовать указанные товарные знаки при маркировке производимых им неметаллических строительных материалов и изоляционных покрытий.

Таким образом, для определения наличия признаков нарушения прав истца на товарный знак необходимо определить, является ли обозначение, используемое ответчиком в своем наименовании, сходным до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками истца и являются ли товары, в отношении которых охраняется зарегистрированные товарные знаки истца, однородными товарами, в отношении которых используется обозначение ответчика.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Материалы дела свидетельствуют, что в обоих случаях упаковки рекламных образцов выполнены в виде картонных футляров с фоном оранжевого цвета. На упаковке рекламного образца продукции истца белым шрифтом нанесен товарный знак "ПЕНОПЛЭКС", на упаковке рекламного образца продукции ответчика бе­лым шрифтом нанесено обозначение "ТЕХНОПЛЕКС", при этом в обоих случаях имеет место идентичное начертание изображения букв, имеющих особенности и отличия от обще распространенных шрифтов. Не смотря на имеющиеся отличия в словесных элементах, учитывая сходство компози­ционного решения и визуального восприятия, судом усматривается схо­жесть до степени смешения зарегистрированного товарного знака "ПЕНОПЛЭКС" и обозначением "ТЕХНОПЛЕКС".

Таким образом, сравниваемые объекты позволяют ассоциировать один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

В рамках рассмотрения настоящего дела судом первой инстанции в порядке ст. 82 АПК РФ была назначена комиссионная экспертиза, производство которой поручено доктору юридиче­ских наук, проректору по научной работе Российского государственного института интеллектуальной собственности Орловой Валентине Владими­ровне и патентному поверенному РФ № 200 Инцертову Александру Ми­хайловичу.

По результатам проведенного исследования эксперт Инцертов A.M. при анализе словесных