Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2008 по делу n А68-1135/07-53/7 . Отменить решение полностью и принять новый с/а

10

А68-1135/07 #

ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

300041,  г. Тула,  ул. Староникитская, д.1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тула

31 января 2008 года

Дело № А68-1135/07-53/7  

Дата объявления резолютивной части постановления    -  24  января   2008 г.

Дата изготовления постановления в полном объеме      -  31  января   2008 г.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего   -   Полынкиной Н.А.

судей                                   -   Можеевой Е.И., Никуловой М.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Котенковой Е.В.

при участии в заседании:

от истца             -    Дедков Е.А. по дов.

от  ответчика     -    Ситников Д.Н. по дов., Соколова М.Н. по дов.  

третьи лица не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом

рассмотрев в судебном заседании апелляционные  жалобы  Учреждения Федерации Независимых профсоюзов России «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге» и ОАО «Пластик» на решение Арбитражного суда Тульской области от 24.10.2007г. по делу № А68-1135/07-53/7  (судья  Шестопалова Т.А.)

установил: Учреждение Федерации Независимых профсоюзов России «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге»  (далее по тексту –институт) г. Екатеринбург обратилось в Арбитражный суд Тульской области с иском к ОАО «Пластик»  г. Узловая Тульской области о  запрете последнему  изготовлять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот каски защитные «Труд-У» и «Шахтер-М», а также хранить указанные каски для этих целей, и взыскании  1615800 руб. в возмещение убытков, причиненных нарушением патента на изобретение.

Впоследствии  истец заявлением от 17.10.2007г. в порядке ст. 49 АПК РФ уточнил исковые требования и просил запретить ОАО «Пластик» изготовлять, применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот каски защитные «Труд-У» и «Шахтер-М», содержащие амортизирующий элемент подвески защитной каски, выполненной изгибом опорной ленты подвески, отличающейся тем, что изгиб выполнен из выгнутых по дуге полосок, образованных продольными прорезями в опорной ленте, при этом полоски, обращенные к корпусу каски, имеют большую кривизну, чем полоски, обращенные вовнутрь и (или) содержащие внутреннюю оснастку защитной каски, содержащую лучевой амортизатор, несущую ленту, разъемную затылочную ленту для подгонки каски по размеру головы, вкладыш для крепления внутренней оснастки к корпусу защитной каски и устройство для регулирования высоты ношения, отличающееся тем, что на концах несущей ленты один за другим расположены карманы с защелками, а от лучей амортизатора в затылочной части в направлении карманов выполнены полоски, снабженные косозубым рифлением, с возможностью их сцепления, а, именно, вариант исполнения касок защитных «Труд-У» и «Шахтер-М» под условным наименованием «Лето»; а также хранить каски защитные для целей применения, предложения к продаже, продажи, либо введения в гражданский оборот иным образом; взыскать с ответчика в его пользу в возмещение причиненных убытков 1677000 руб. Уточнение судом принято.

Определением от 10.08.2007г к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены Олифиренко М.С., Родин В.Е. и Вылегжанин О.И.

Решением Арбитражного суда Тульской области от 24.10.2007г. исковые требования института удовлетворены частично,  с ОАО «Пластик» в пользу истца взысканы убытки в виде упущенной выгоды в сумме 182502 руб., а также ответчику запрещено  изготовлять, применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот каски защитные «Труд-У» и «Шахтер-М», имеющие элементы, защищенные патентами № 2223683, № 2145786, или хранения для этих целей касок защитных. В остальной части в иске отказано. Удовлетворяя  заявленные требования, суд   первой инстанции исходил из доказанности того факта, что ответчик при производстве касок защитных «Труд-У» и «Шахтер-М» использовал без лицензионного договора изобретения «Внутренняя оснастка защитной каски» и «Амортизирующий элемент защитной каски», в отношении одного из которых истец является патентообладателем, а другого –обладателем исключительной лицензии, тем самым допустив нарушение его прав.

Определяя сумму, подлежащих взысканию убытков в размере 182502 руб., суд пришел к выводу, что оба изобретения представляют собой внутреннюю оснастку каски, которая отделима от самой каски и может рассматриваться как элемент продажи отдельно, что дает право получать доход от доли себестоимости, приходящейся на чисто изобретения, и применил п. 19 Методики расчета платежей за использование прав РФ на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, определив среднюю ставку роялти 1,5%.

Не согласившись с указанным решением,  истец и ответчик обратились с апелляционными жалобами, при этом истец просит  решение   изменить, исключив из его мотивировочной части вывод о том, что статьей 8 Патентного закона РФ за ОАО «Пластик» закреплено право на использование изобретения по патенту № 2223683, а также, что данное изобретение является служебным для Олифиренко М.С. и удовлетворить  полностью исковые требования в их уточненном виде. Ответчик же, в свою очередь, настаивает на отказе в удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме.  

Оспаривая вышеназванный судебный акт, институт считает, что судом допущено нарушение норм материального и процессуального права, а изложенные в нем выводы не соответствуют обстоятельствам дела. В частности, истец не согласен с выводом суда о том, что изобретение по патенту № 2223683 является для Олифиренко М.С. служебным, и считает, что данный вывод основан на неверном толковании п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ. Истец также указывает, что при принятии решения суд вышел за пределы заявленного иска и в резолютивной части изменил по собственной инициативе исковые требования по сравнению с тем, как они были заявлены истцом. Кроме того, истец не согласен с размером определенных судом ко взысканию убытков и считает, что при этом суд принял неотносимые к данному вопросу доказательства, не оценил надлежащим образом представленные истцом доказательства  и допустил нарушение норм материального права.

В обоснование поданной апелляционной жалобы ОАО «Пластик» ссылается на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие изложенные в решении выводов фактическим обстоятельствам дела; неприменение закона, подлежащего применению, а, именно, ч. 2 ст. 722 ГК РФ. В частности, по его мнению, для ответчика изобретения по патентам № № 2145786 и 2223683, с одной стороны, являются служебными, поскольку один из его авторов в момент создания изобретения и подачи заявки являлся работником ОАО «Пластик», а, с другой стороны, результатом работ по договорам НИРОКР с истцом, что позволяет ответчику в силу п. 2 ст. 8 Патентного закона использовать служебное изобретение в собственном производстве с выплатой патентообладателю Олиференко М.С. компенсации, определяемой на основе договора, а в силу ч. 2 ст. 722 ГК РФ  безвозмездное использование изобретений по указанным патентам для собственных нужд.

Законность и обоснованность решения Арбитражного суда Тульской области от 24.10.2007г. проверены в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ. При этом судом апелляционной инстанции  установлены основания для его изменения, предусмотренные ст. 270 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено судом, истец  совместно с Олиференко М.С., Родиным В.Е. и Вылегжаниным О.И. является патентообладателем изобретения по патенту № 2223683 «Внутренняя оснастка защитной каски», зарегистрированного 20.02.2004г., с приоритетом изобретения с 21.03.2002г., а также обладателем исключительной лицензии на изобретение по патенту № 2145786 «Амортизирующий элемент защитной каски», патентообладателями которого являются Вылегжанин О.И., Родин В.Е., Олифиренко М.С. и Трумель В.В., зарегистрированного 27.02.2000г., с приоритетом изобретения с 10.03.1999г.

Свои требования истец обосновывает тем, что ОАО «Пластик» без его разрешения осуществляет при  производстве защитных касок «Труд-У» и «Шахтер-М» использование запатентованных изобретений, предлагает к продаже и продает произведенные каски, что является нарушением исключительного права патентообладателя,  которое должно быть прекращено и влечет обязанность по возмещению патентообладателю причиненных убытков в соответствии со ст. 10, 14 Патентного закона Российской Федерации.

Согласно ст. 3 Патентного закона Российской Федерации права на изобретение подтверждает патент, который удостоверяет приоритет, авторство изобретения и исключительное право на его использование.

В соответствии с п. 1 ст. 10 Патентного закона нарушением исключительного права патентообладателя признается несанкционированное применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. Согласно пункта 2 указанной статьи запатентованное изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в п. 1 данной статьи, в отношении продукта или способа.

Из смысла ст. 14 вышеназванного Закона следует, что нарушителем прав патентообладателя является любое лицо, использующее запатентованное изобретение с нарушением данного закона.

Учреждение Федерации Независимых профсоюзов России «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге» совместно с Олиференко М.С., Родиным В.Е. и Вылегжаниным О.И. является обладателем исключительного права на использование изобретения по патенту № 2223683 «Внутренняя оснастка защитной каски», формула которого содержит следующие признаки:

1. Внутренняя оснастка защитной каски, содержащая лучевой амортизатор, несущую ленту, разъемную затылочную ленту для подгонки каски по размеру головы, вкладыш для крепления внутренней оснастки к корпусу защитной каски и устройство для регулирования высоты ношения, отличающееся тем, что на концах несущей ленты один за другим расположены карманы с защелками, а от лучей амортизатора в затылочной части в направлении карманов выполнены полоски, снабженные косозубым рифлением, с возможностью их сцепления;

2. Внутренняя оснастка по п. 1, отличающаяся тем, что рифление расположено с внутренней стороны полоски в продольном углублении;

3. Внутренняя оснастка по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что защелки карманов выполнены в виде зуба вверху кармана в его средней части, обращенного в сторону рифления полоски, причем форма зуба совпадает с формой рифления.

В соответствии с договором исключительной лицензии от 09.03.2006г. истец является обладателем исключительной лицензии на использование изобретения по патенту № 2145786 «Амортизирующий элемент подвески защитной каски», формула которого содержит следующие признаки:

. Амортизирующий элемент подвески защитной каски, выполненной изгибом опорной ленты подвески, отличающейся тем, что изгиб выполнен из выгнутых по дуге полосок, образованных продольными прорезями в опорной ленте, при этом полоски, обращенные к корпусу каски, имеют большую кривизну, чем полоски, обращенные вовнутрь;

2. Амортизирующий элемент подвески защитной каски по п. 1, отличающийся тем, что полоски, расположенные с одной стороны опорной ленты, смещены по отношению к полоскам, расположенным с другой стороны.

ОАО «Пластик» не отрицает тот факт, что  в  производстве  выпускаемых им защитных касок «Труд-У» и «Шахтер-М» в сборе с внутренней оснасткой в составе последней используются амортизирующий элемент и конструкция, предназначенная для подгонки каски по размеру головы (лучевой амортизатор, несущая лента, разъемная затылочная лента, устройство для регулирования высоты ношения). Указанные признаки включены в пункты формул,  содержащихся в описании изобретений к патентам № 2145786 и № 2223683.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации способ, охраняемый патентом на изобретение, признается примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак.

Следовательно, ОАО «Пластик» изготавливает и реализует  защитные каски «Труд-У» и «Шахтер-М» с нарушением исключительного права истца на использование изобретения, поскольку применяются признаки, охраняемые патентами на изобретения, и в хозяйственный оборот вводится продукт, изготовленный с применением этих признаков, охраняемым патентом на изобретение. В силу пункта 3 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации такие действия признаются нарушением исключительного права патентообладателя.

Довод ответчика о том, что он правомерно при производстве защитных касок с внутренней оснасткой использовал элементы изобретений, описанных в формулах изобретений к патентам № 2145786 и № 2223683 ввиду того, что указанные изобретения являются для него служебными и представляют собой результат научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  по повышению защитных и амортизирующих свойств касок,  выполненных истцом в период с 1998 по 2001г.г.  по заданию ОАО «Пластик», суд апелляционной инстанции считает несостоятельным.

В обоснование данного довода ОАО «Пластик» ссылается на ряд заключенных с институтом договоров  и разработанных  на их основании предприятием чертежей внутренней оснастки для использования в защитных касках, которые, по утверждению ответчика, содержат полное и законченное графическое изображение внутренней оснастки, используемой в касках «Труд-У» и «Шахтер-М», в которых описана вся совокупность признаков по патентам № 2145786 и № 2223683. Однако, суд апелляционной инстанции считает, что указанные документы не могут являться доказательствами  того, что запатентованные изобретения явились результатом работ, выполненных в рамках заключенных сторонами договоров.

Из представленных ОАО «Пластик» в материалы дела  договоров № 1/98 от 05.01.98г., № 2/98 от 16.01.98г., № 3/98 от 15.01.98г., № 177/2 от 12.01.2001г. и № 234 от 20.05.2001г. видно, что  предметом указанных договоров соответственно  являлось: проведение исследований защитных свойств каски рабочей «Труд-У; проведение исследований амортизационных свойств каски рабочей «Труд-У»; проведение экспериментальных исследований