Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2008 по делу n А11-3939/2007. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда полностью и принять по делу новый с/а

ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

600017, г.Владимир, ул. Березина, д. 4

http://1aas.arbitr.ru

_______________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Владимир                                                     

30 апреля 2008 года                                      Дело № А11-3939/2007-К1-14/239

Резолютивная часть постановления объявлена 23 апреля 2008 года.

Постановление изготовлено в полном объеме  30 апреля 2008 года.

Первый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Бухтояровой Л.В.,

судей Белякова Е.Н., Максимовой М.А.,

при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания Пестовой А.И.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл» на решение Арбитражного суда Владимирской области от 25.12.2007, принятое судьей Александровой О.Ю., по делу № А11-3939/2007-К1-14/239 по иску открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл» к обществу с ограниченной ответственностью «Русская Американская Стекольная компания», с участием третьего лица – общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гелиос», о защите интеллектуальной собственности.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца – Медведева С.В. по доверенности от 05.03.2008 №09/782 (сроком на 1 год); Затулкин А.М. по доверенности от 25.09.2007 №09/4063 (сроком на 1 год); Павлова Е.В. по доверенности от 05.03.2008 №09/783 (сроком на 1 год);

от ответчика – Филичкин А.А.  по доверенности от 05.03.2008 №39 (сроком до 31.12.2008), Кузьмин Б.И.  по доверенности от 05.03.2008 №41 (сроком до 31.12.2008), Азова Н.Е. по доверенности от 05.03.2008 №42 (сроком на 1 год);

от 3-го лица – не явился, извещен (уведомление №26020).

Открытое акционерное общество «Московский завод «Кристалл» обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Русская Американская Стекольная компания» об обязании ответчика прекратить действия по изготовлению, применению, предложению к продаже, продаже, хранению для этих целей и иному введению в гражданский оборот стеклянной бутылки, с использованием товарного знака «Геральдический щит с бутылкой и зубром» (свидетельство Российской Федерации №45635), а также о признании стеклобутылки емкостью 0,5 литра в количестве 767 648 штук (акт приема-передачи от 21.09.2006) контрафактным товаром и передаче бутылки правообладателю в целях уничтожения. 

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гелиос».

Решением от 25.12.2007 Арбитражный суд Владимирской  области отказал в удовлетворении заявленных требований.

Не согласившись с принятым решением, открытое акционерное общество «Московский завод «Кристалл» обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд  с апелляционной жалобой, в которой  просило отменить данный судебный акт в связи  с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; нарушением и неправильным применением норм материального права, а также в связи  с неприменением закона, подлежащего применению; неправильным истолкованием закона.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, суд первой инстанции не применил статью 4 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Необоснован вывод суда о том, что производимая ответчиком стеклобутылка является самостоятельным товаром, помещенным в отдельный 21-й класс МКТУ.

Заявитель апелляционной жалобы указал, что конкретная бутылка, являющаяся предметом спора, является упаковкой для розлива водки производства ОАО «Московский завод «Кристалл». Истец считает, что использование товарного знака на любом элементе упаковки является использованием товарного знака.  Размещение ответчиком товарного знака на производимой им продукции (бутылка), которая в дальнейшем используется как упаковка товаров в 33 классе МКТУ (водка), вводит в заблуждение потребителя.  Потребитель ассоциирует продукцию, разлитую в бутылки с нанесенным на них знаком «Геральдический щит с бутылкой и зубром», с продукцией, произведенной ОАО «Московский завод «Кристалл».

В письменных объяснениях от 21.03.2008, 18.04.2008 на апелляционную жалобу заявитель указал, что в рамках уголовного дела был выявлен контрафактный товар, установлено, что на упаковках этого товара  было воспроизведено обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец. Факт введения в гражданский оборот контрафактного товара «Водка», зарегистрированного в 33 классе МКТУ и разлитого в упомянутые бутылки, был установлен Следственным управлением при МВД Республики Северная Осетия – Алания.

Кроме того, заявитель сообщил, что факт сходства обозначения с товарным знаком истца на стеклобутылках, изъятых у ответчика установлен патентно-судебной экспертизой ФГУ ФИПС РОСПАТЕНТ РФ от 22.11.2006. Таким образом, товар (водка и бутылка) относится потребителем к одному и тому же источнику происхождения, в связи с чем, производимая ответчиком бутылка с нанесением на нее знака «Геральдический щит с бутылкой и зубром» отвечает признакам однородности товара, и следовательно, наличие или отсутствие у истца регистрации товара для обозначения в 21 классе МКТУ не влияет на суть рассмотрения заявленного спора. Одновременно пояснил, что стеклянные бутылки могут использоваться и вне рекомендованных  ГОСТ 10117.1 сроков хранения, и указанные в ГОСТе рекомендованные сроки не являются пресекательными.

Общество с ограниченной ответственностью «Русская Американская Стекольная компания» в отзыве на апелляционную жалобу от 27.02.2008 №592 просит решение арбитражного суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. При этом указало, что ответчик никогда не осуществлял производство товаров 33 класса МКТУ. Права истца не могли быть нарушены действиями ответчика, поскольку истец до 19.09.2007 не обладал правом на товарный знак для обозначения товаров 21 класса МКТУ. Кроме того, тара, в том числе бутылка и упаковка – это разные правовые понятия, следовательно, использование товарного знака на таре (в том числе на бутылках) не будет образовывать состав правонарушения.

Ответчик полагает, что  каких-либо доказательств, подтверждающих факт использования ответчиком товарного знака (свидетельство на товарный знак №334 420) после момента регистрации исключительного права за истцом (т.е. после 19.09.2007) на товарный знак 21 класса МКТУ, со стороны истца в суд первой инстанции не было представлено.

ООО «РАСКО»  производило водочную бутылку, однако не вводило сам товар, для которого зарегистрирован товарный знак, в гражданский оборот, поэтому у потребителя в результате непосредственных действий ответчика не могло сформироваться заблуждения относительно производителя товара. Ответчик пояснил, что по ГОСТу срок хранения бутылок истек 20.09.2006, новая партия бутылок не может быть изготовлена, поскольку формокомплекты были изъяты.

В дополнениях к отзыву от 21.04.2008, 23.04.2008 ООО «РАСКО»  указало, что истец не обосновал, в чем заключается нарушение его прав и каким образом удовлетворение исковых требований может восстановить его права. Истец не доказал наличия у него права на товарный знак, подлежащего защите. Действия общества с ограниченной ответственностью «РАСКО» по использованию товарного знака до момента регистрации исключительного права за истцом соответствуют закону. По мнению ответчика, потребитель не может быть введен в заблуждение относительно производителя водки и бутылки ввиду низкой различительной способности знака, нанесенного на бутылку.  Кроме того, ответчик утверждает, что общество с ограниченной ответственностью «РАСКО» не осуществляло введение спорной бутылки в оборот. Также считает, что на экспертизу были представлены не образцы, изъятые у ООО «РАСКО», осмотр был произведен не в месте хранения, указанного в акте передачи на ответственное хранение, а в ином месте по адресу: г. Москва, ул. Буракова, 18, на ином складе.

В судебном заседании в порядке ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 23.04.2008 (протокол судебного заседания от 22.04.2008).

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о месте и времени судебного разбирательства, в заседание суда не явилось, отзыв на апелляционную жалобу не представило.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  суд рассматривает жалобу в отсутствие представителя третьего лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, по имеющимся материалам дела.

Законность и обоснованность принятого по делу решения проверена Первым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом и подтверждено материалами дела, ОАО «Московский завод «Кристалл» является правообладателем изобразительного товарного знака  «Геральдический щит с бутылкой и зубром», который зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.06.1973 (свидетельство №45635) и имеет приоритет с 25.07.1972 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

ОАО «Московский завод «Кристалл», полагая, что ООО «РАСКО» без согласия истца использует в гражданском обороте изобразительный элемент «Геральдический щит с бутылкой и зубром», который является сходным до степени смешения с зарегистрированным истцом товарным знаком «Геральдический щит с бутылкой и зубром», обратилось в арбитражный суд с иском о защите исключительных прав на товарный знак.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходил из того, что в соответствии со свидетельством №45635 истец является обладателем товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ (ликеро-водочные изделия), а ответчик является изготовителем товаров 21 класса МКТУ и не вводит в оборот товар, для которого зарегистрирован товарный знак №45635. Кроме того, в результате непосредственных действий ответчика не могло сформироваться заблуждение относительно производителя водки «Путинка»; действия ответчика по изготовлению стеклобутылки имели место до сентября 2006 года.

В силу статьи 1 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее- Закон "О товарных знаках") товарный знак и знак обслуживания являются обозначениями, служащими для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

На основании пункта 1 статьи 4 Закона "О товарных знаках" правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона "О товарных знаках" нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации, при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях к продаже товаров, в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Как видно из материалов дела, по договору поставки, заключенному с ООО «Торговый дом «Гелиос», ООО «РАСКО» изготавливало в 2006 году стеклобутылку с изображением товарного знака, право на использование которого принадлежит ОАО «Московский завод «Кристалл».

Данное обстоятельство сторонами не отрицается.

Стеклобутылка в количестве 767 643 штуки на основании акта от 21.09.2006 изъята у ООО «РАСКО» и передана на хранение ОАО «Московский завод «Кристалл».

Из содержания статьи 4 Закона "О товарных знаках" следует, что для признания исключительного права правообладателя товарного знака нарушенным необходимо установить отсутствие разрешения правообладателя на использование зарегистрированного товарного знака и факт использования товарного знака в гражданском обороте.

Кроме того, согласно статьям 3 и 4 Закона о товарных знаках право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Факт изготовления, хранения стеклобутылок с использованием упомянутого товарного знака, введения в гражданский оборот контрафактной продукции в стеклобутылке, изготовленной ООО «РАСКО», установлен Следственным управлением при МВД Республики Северная Осетия – Алания, экспертами ЭКЦ МВД России.

Как усматривается из материалов дела, 15.09.2006 Следственным управлением при МВД Республики Северная Осетия - Алания возбужденного уголовное дело №1/22648 по факту незаконно произведенной водки "Путинка" 0,5 литра в количестве 160 000 штук.

В ходе проведения следственных действий в обществе с ограниченной ответственностью "Русская Американская Стекольная компания" была изъята стеклобутылка в количестве