Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2014 по делу n А36-4946/2013. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 октября 2014 года                                                          Дело № А36-4946/2013

г. Воронеж                                                                                                       

Резолютивная часть постановления объявлена 16 октября 2014 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 23 октября 2014 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи                                              Андреещевой Н.Л.,

судей                                                                                         Владимировой Г.В.,

                                                                                                   Маховой Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Барбашиной М.С.,

при участии:

от открытого акционерного общества «Тульская кондитерская фабрика «Ясная поляна»: Красавина Ильи Викторовича, представителя по доверенности 71 ТО № 0588376 от 16.01.2014;

от открытого акционерного общества «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен»: Ужакина Юрия Анатольевича, представителя по доверенности б/н от 15.09.2014,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» на решение Арбитражного суда Липецкой области от 31.07.2014 по делу № А36-4946/2013 (судья Дружинин А.В.) по исковому заявлению открытого акционерного общества «Тульская кондитерская фабрика «Ясная поляна» (ОГРН 1027100593530, ИНН 7104002125) к открытому акционерному обществу «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» (ОГРН 1024800832957, ИНН 4824006696) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 79 854 020 руб. 48 коп.,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «Тульская кондитерская фабрика «Ясная поляна» (далее – ОАО «ТКФ «Ясная поляна», истец) обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с иском к открытому акционерному обществу Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» (далее – ОАО ЛКФ «Рошен», ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 79 854 020 руб. 48 коп.

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 31.07.2014 исковые требования ОАО «ТКФ «Ясная поляна» были удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с указанным судебным актом, ОАО ЛКФ «Рошен» обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Липецкой области от 31.07.2014 отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик ОАО ЛКФ «Рошен» ссылается на необоснованность вывода суда первой инстанции о наличии сходства до степени смешения между товарным знаком «ПЕВУНЬЯ», принадлежащим истцу, и используемым ответчиком этикетом конфеты «Ласточка-певунья». Кроме того, заявитель апелляционной жалобы указывает на то, что судом первой инстанции неправомерно не приняты во внимание установленные в рамках дела № А36-4347/2010 обстоятельства, которые, по его мнению, имеют преюдициальное значение для настоящего спора. Также ОАО ЛКФ «Рошен» полагает заявленную истцом сумму компенсации завышенной и не соответствующей причиненному истцу ОАО «ТКФ «Ясная поляна» возможному ущербу.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ОАО ЛКФ «Рошен» поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель ОАО «ТКФ «Ясная поляна» с доводами апелляционной жалобы не согласился по основаниям, указанным в отзыве, считая обжалуемое решение законным и обоснованным, просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу ОАО ЛКФ «Рошен» – без удовлетворения.

Согласно части 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, арбитражный апелляционный суд считает, что апелляционную жалобу ОАО ЛКФ «Рошен» следует оставить без удовлетворения, а решение Арбитражного суда Липецкой области от 31.07.2014 – без изменения по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, в соответствии со свидетельством № 186250 с датой приоритета 30.09.1998 ОАО «ТКФ «Ясная поляна» является правообладателем словесного товарного знака «ПЕВУНЬЯ»; правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 и 30 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - мармелад, кондитерские изделия, в том числе конфеты, шоколад, пралине, пряники, печенье, булки, галеты, вафли, зефир, восточные сладости.

По утверждению истца, ему стало известно, что ответчик с марта по декабрь 2010 года незаконно использовал принадлежащий ему товарный знак «ПЕВУНЬЯ». Незаконное использование товарного знака заключается в следующем.

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 22.08.2012 года по делу № А36-4347/2010 был удовлетворён иск ОАО «РОТ ФРОНТ» к ОАО ЛКФ «Рошен» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «ЛАСТОЧКА». В указанном решении было установлено, что ответчик в марте 2010 года начал выпуск конфет «Ласточка-певунья». Всего с марта по декабрь 2010 года ответчиком было выработано 1 730 800 кг указанных конфет, что подтверждается справками, представленными ответчиком в материалы дела № А36-4347/2010. Реализация конфет с данным наименованием и этикеткой осуществлялась на территории разных субъектов РФ, что подтверждается копиями товарных и кассовых чеков и материалами социологических опросов.

Истец запросил у ОАО «РОТ ФРОНТ» документы, подтверждающие выпуск ответчиком конфет «Ласточка-певунья» в 2010 году, стоимость и образец этикетки указанных конфет.

В результате в распоряжение истца поступили следующие документы:

- копии справок ОАО ЛКФ «Рошен» о выработке конфет «Ласточка-певунья» с марта по декабрь 2010 года.

- копии товарных накладных, подтверждающих продажу конфет «Ласточка-певунья» ООО «Юнион».

- этикетка конфеты «Ласточка-певунья».

Как указано в справках ответчика, объём конфет «Ласточка-певунья», изготовленных им в октябре-декабре 2010 года, составил 651 976 кг. Исходя из полученных накладных, стоимость килограмма конфет «Ласточка-певунья» с учётом НДС составляет 61 руб. 24 коп.

Таким образом, стоимость конфет «Ласточка-певунья», выпущенных ответчиком в октябре-декабре 2010 года (в пределах срока исковой давности), составляет 39 927 010 руб. 24 коп.

По мнению ОАО «ТКФ «Ясная поляна», на этикетке конфет «Ласточка-певунья» размещалось обозначение, сходное до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком «ПЕВУНЬЯ».

Ссылаясь на незаконное использование ответчиком ОАО ЛКФ «Рошен» товарного знака «ПЕВУНЬЯ», принадлежащего ОАО «ТКФ «Ясная поляна», при реализации производимых им конфет с этикетом «Ласточка-певунья», сходного до степени смешения с указанным товарным знаком, истец обратился в Арбитражный суд Липецкой с настоящим иском.

Принимая решение по делу, суд первой инстанции пришел к выводу об удовлетворении исковых требований ОАО «ТКФ «Ясная поляна».

Судебная коллегия апелляционной инстанции считает данный вывод суда законным и обоснованным, соответствующим фактическим обстоятельствам дела и нормам действующего законодательства.

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В обоснование заявленных требований истец сослался на то, что его товарный знак и используемое ответчиком словесное обозначение «Ласточка-певунья» в составе упаковок кондитерских изделий – этикета конфет являются сходными до степени смешения. В подтверждение данных доводов истцом представлены в материалы дела отчет ОАО «ВЦИОМ» об определении мнения респондентов о сходстве/различии товарного знака       № 186250 и упаковки конфет «Ласточка-певунья», а также возможности введения в заблуждение потребителей относительно их правообладателей и отчет АНО «Аналитический центр Юрия Левады» о результатах опроса общественного мнения: сходство и возможность смешения товарного знака «ПЕВУНЬЯ» обозначения «Ласточка-певунья».

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 года № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах знаках истца и ответчика, разрешается с позиции рядового потребителя.

Критерии, которыми следует руководствоваться при определении наличия сходства обозначения с зарегистрированным товарным знаком, предусмотрены в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия:

- проводится поиск тождественных и сходных обозначений;

- определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

- определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Учитывая указанные положения законодательства, арбитражный суд области обоснованно указал, что словесное обозначение «Ласточка-певунья» и «ПЕВУНЬЯ» ассоциируются друг с другом в целом, что может привести к смешению однородных товаров в глазах покупателя, ввести покупателей в заблуждение относительно производителя товара. Слово «певунья» не является распространённым и общеупотребительным, тем более, по отношению к кондитерским изделиям, что значительно усиливает сходство между сравниваемыми обозначениями.

В силу пункта 14.4.2.2. Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

(а) Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

- близость звуков, составляющих обозначения;

- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

- наличие совпадающих слогов и их расположение;

- число слогов в обозначениях;

- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

- близость состава гласных;

- близость состава согласных;

- характер совпадающих частей обозначений;

- вхождение одного обозначения в другое;

- ударение.

(б) Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

(в) Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное