Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2009 по делу n А35-7823/08-С3. Постановление суда апелляционной инстанции: Изменить решение суда в части и принять новый с/а

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 августа 2009 года                                                  Дело №А35-7823/08-С3

г. Воронеж

Резолютивная часть постановления объявлена 30 июля 2009 года.

Полный текст постановления изготовлен 03 августа 2009 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи                                  Шеина А.Е.,

судей                                                                                     Мокроусовой Л.М.,

Алфёровой Е.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Плотниковой Е.С.,

при участии:

от ООО «ТНК»: Потырина Е.В. - представитель по доверенности №62 от 26.06.2009, паспорт серии 65 05 №468654 выдан отделом милиции Кировского РУВД г. Екатеринбурга 20.04.2005;

от ИП Шубиной О.А.: представитель не явился, извещена надлежащим образом;

от ИП Орлова А.А.: представитель не явился, извещен надлежащим образом;

от ИП Баранова С.Ю.: представитель не явился, извещен надлежащим образом;

от ООО «Проспект»: представитель не явился, извещено надлежащим образом;

от ИП Орловой В.К.: представитель не явился, извещена надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ТНК» на решение Арбитражного суда Курской области от 13.03.2009 по делу №А35-7823/08-С3 (судья Масютина Н.С.),

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ТНК» (далее – ООО «ТНК», истец) обратилось в Арбитражный суд Курской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Шубиной Ольге Александровне (далее – ИП Шубина О.А.) об обязании ответчика прекратить незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком №351215; об изъятии из оборота (или конфискации) и уничтожении за счет ответчика контрафактных материальных носителей ответчика: всех рекламных материалов, содержащих обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком №351215; о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительного права на использование товарного знака в размере 1 000 000 руб.; об опубликовании в средствах массовой информации судебного решения о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – в целях восстановления деловой репутации ООО «ТНК».

Определением от 29.01.2009 по ходатайству истца к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Проспект» (далее – ООО «Проспект») и индивидуальный предприниматель Орлова Вера Кузьминична (далее – ИП Орлова В.К.).

Определением от 12.02.2009 по ходатайству истца к участию в деле в качестве соответчиков привлечены индивидуальные предприниматели Орлов Александр Андреевич (далее – ИП Орлов А.А.) и Барабанов Станислав Юрьевич (далее – ИП Барабанов С.Ю.).

До вынесения решения истец уточнил исковые требования и просил изъять из оборота и уничтожить за счет ответчиков (расходы поровну) в присутствии представителя истца контрафактные материальные носители ответчиков: все рекламные материалы, содержащие обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком №351215; взыскать с ответчиков денежную компенсацию за нарушение исключительного права на использование товарного знака в размере 1 000 000 руб., в том числе: с ИП Шубиной О.А. – компенсацию в размере 200 000 рублей; с ИП Орлова А.А. – компенсацию в размере 600 000 рублей, с ИП Барабанова С.Ю. – компенсацию в размере 200 000 рублей; обязать ответчиков опубликовать в средствах массовой информации судебное решение о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – в целях восстановления деловой репутации ООО «ТНК».

Уточнения приняты судом.

Решением Арбитражного суда Курской области от 13.03.2009 по делу №А35-7823/08-С3 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «ТНК» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт. По мнению заявителя жалобы, решение суда первой инстанции незаконно, необоснованно, принято с нарушением норм материального и процессуального права, при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, и подлежит отмене по основаниям, изложенным в жалобе.

Ответчики и третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, отзывы на апелляционную жалобу не представили, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии со статьями 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, заслушав представителя истца, явившегося в судебное заседание, суд апелляционной инстанции находит, что решение суда первой инстанции по существу является верным, однако мотивировочная часть обжалуемого судебного акта подлежит изменению.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «ТНК» является обладателем исключительных прав на товарный знак «Удар по ценам», что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №351215. Приоритет товарного знака действует с 11.12.2006, регистрация в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания произведена 26.05.2008. Срок действия регистрации – по 11.12.2016.

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении 35, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (административная обработка заказов клиентов (покупателей); аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; реклама интерактивная в компьютерной сети; коммерческая информация и советы (консультации для потребителей); исследования в области маркетинга; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление (презентация) товаров в средствах связи, с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц и коммерческие операции, связанные с их оптовой и розничной торговлей; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; дизайн художественный; исследования и разработка новых товаров (для третьих лиц); консультации по вопросам строительства, архитектуры; оформление интерьера; услуги дизайнеров в области упаковки).

ООО «ТНК» осуществляет розничную и оптовую торговлю строительными и отделочными материалами, товарами для дома через магазины, действующие в различных регионах России: Нижний Новгород, Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Сургут, Челябинск, Уфа и др. Товарный знак №351215 «Удар по ценам» активно используется ООО «ТНК» при проведении рекламных кампаний своих магазинов и своей деятельности.

В исковом заявлении истец указывает на то, что с 25.10.2008 на улицах города Курска появились рекламные баннеры и щиты гипермаркета «СтройГигант», содержащие обозначение, состоящее из слов «Удар по ценам» и изображения молотка.

По мнению истца, решение о размещении рекламы, содержащей спорное обозначение, состоящее из слов «Удар по ценам» и изображение молотка, принималось совместно лицами, заинтересованными в привлечении покупателей в гипермаркет «СтройГигант», осуществляющими в данном магазине предпринимательскую деятельность, в том числе ИП Шубиной О.А., ИП Орловым А.А., ИП Барабановым С.Ю.

Используя указанное обозначение, ответчики, по мнению истца, должны были проверить, предоставляется ли такому обозначению правовая охрана в России.

Ссылаясь на то, что ответчики неправомерно используют обозначение, сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, обладателем исключительного права на который является истец, поскольку не заключили лицензионные соглашения с правообладателем, не получили разрешения истца на использование зарегистрированного товарного знака и допустили нарушение исключительных прав истца в отношении объекта интеллектуальной собственности, ООО «ТНК» обратилось в арбитражный суд.

Отказывая в удовлетворении исковых требований ООО «ТНК», суд первой инстанции исходил из того, что истцом не доказано, что: словесное обозначение «Удар по ценам» и графическое изображение молотка, изображенное на рекламных носителях, и товарный знак «Удар по ценам», зарегистрированный за истцом свидетельством №351215, сходны до степени смешения; ответчики выступали заказчиками на изготовление или размещение рекламных материалов, содержащих обозначение «Удар по ценам», или иным образом причастны к их размещению; спорные рекламные материалы размещались именно в период после даты регистрации за истцом товарного знака.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводом суда первой инстанции о невозможности произвести полноценное сравнение обозначений и установить наличие (отсутствие) сходства до степени смешения, без проведения соответствующей экспертизы.

Согласно Информационному письму Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания (пункт 13).

Суд апелляционной инстанции, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, в том числе фотографий рекламных транспарантов и цветной копии свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) №351215, приходит к выводу о том, что словесное обозначение «Удар по ценам» и графическое изображение молотка, изображенное на рекламных носителях, и товарный знак «Удар по ценам», зарегистрированный за истцом свидетельством №351215, сходны до степени смешения.

Сходство, по мнению суда, проявляется в части словесного обозначения – словосочетания «Удар по ценам» (идентичность), а также в части изображения «молотка» совместно с данным словосочетанием. Несмотря на различия в способе исполнения (цветовом и графическом), суд апелляционной инстанции считает, что обозначение, используемое на рекламных транспарантах, в целом ассоциируется с товарным знаком ООО «ТНК», и существует опасность их смешения в глазах потребителя.

Таким образом, выводы суда первой инстанции о невозможности произвести полноценное сравнение обозначений и установить наличие (отсутствие) сходства до степени смешения, без проведения соответствующей экспертизы, не обоснованы.

Вместе с тем, суд первой инстанции, сделав необоснованные выводы относительно вышеуказанных обстоятельств, обоснованно принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований, по следующим основаниям.

Согласно статье 1 Федерального закона от 18.12.2006 №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» с 01.01.2008 введена в действие часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации. Одновременно с 01.01.2008 признан утратившим силу Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

В силу статьи 5 Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие.

Как пояснил истец, с 25.10.2008 на улицах города Курска появились рекламные баннеры и щиты гипермаркета «СтройГигант», содержащие обозначение, состоящее из слов «Удар по ценам» и изображения молотка, сходное до степени смешения с товарным знаком, обладателем исключительного права на который является истец.

Материалами дела подтверждается, что ООО «ТНК» является обладателем исключительных прав на товарный знак «Удар по ценам» (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №351215).

В соответствии с частями 1, 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу частей 2, 3 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Согласно части 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак,