Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2009 по делу n А35-7131/07-c3. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

что Гвоздиков А.В. является ведущим государственным патентным экспертом отдела металлургической промышленности и машиностроения ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам», опыт работы в экспертной должности – более 10 лет, имеет высшее техническое образование, является сертифицированным специалистом по основам судебной экспертизы по патентам в области машиностроения, металлургии, металловедения и вооружения (рег.№67 в соответствии с решением Совета Системы от 29.09.06г. (протокол №10) Российского Федерального центра судебной экспертизы (ИПК РФЦСЭ) с выдачей сертификата №7/82(0000082) от 29.09.06г.).

При решении вопроса о назначении экспертизы ответчик не возражал против назначения экспертизы, предложенной истцом кандидатуры Гвоздикова А.В. и поставленного на разрешение эксперта вопроса, что подтверждается протоколом судебного заседания от 29.01.2008г. (т.2, л.д.51).

Довод ответчика о том, что содержание заключения эксперта от 04.08.2008г. не соответствует требованиям статьи 25 ФЗ от 31.05.2001г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», статьи 86 АПК РФ, поскольку в заключении отсутствуют сведения об органе, назначившем судебную экспертизу, основание производства судебной экспертизы, запись о предупреждении эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, время назначения судебной экспертизы, также обоснованно признан судом несостоятельным.

Заключение от 04.08.2008г. содержит сведения об основании производства судебной экспертизы (поручение о проведении независимой патентной экспертизы в рамках дела №А35-7131/07-С3), время и место проведения экспертизы – 04.08.2008г., город Москва, улица Байкальская, 33-1-131 (листы 1-2 экспертного заключения).

Довод ответчика о том, что эксперт не был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, то он опровергается материалами дела.

Эксперт Гвоздиков А.В. был предупрежден об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса РФ за дачу заведомо ложного заключения. Предупреждение об уголовной ответственности содержится в определении Арбитражного суда Курской области о назначении экспертизы от 29.01.2008г. Указанное определение было получено Гвоздиковым А.В. вместе с материалами дела.

Кроме того, письмом от 20.11.2008г. эксперт Гвоздиков А.В. сообщил суду, что об уголовной ответственности он предупрежден, и просил считать вышеуказанное неотъемлемой частью экспертного заключения по делу №А35-7131/07-С3 (т.2, л.д.173).

Сведения об органе, назначившем судебную экспертизу, время назначения судебной экспертизы, в силу статьи 86 АПК РФ, в экспертном заключении не указываются.

Также из материалов дела следует, что, оспаривая результаты экспертизы, ответчик не заявил ходатайства о проведении повторной экспертизы.

На основании имеющихся в материалах дела доказательств, арбитражный суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, о том, что в продукте «Автоматический выключатель АП 50Б» производства ОАО «Дагэлектроавтомат» содержится каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту №68773 (заявка №2007126533 от 11.07.2007г.).

В силу пункта 1 статьи 14 Патентного закона РФ, действовавшего в спорный период, следует, что любое физическое или юридическое лицо, использующее запатентованные изобретения, полезную модель, промышленный образец с нарушением закона, считается нарушителем патента. Пунктом 2 статьи 14 Патентного закона РФ было предусмотрено, что по требованию патентообладателя нарушение патента должно быть прекращено.

В то же время Патентный закон РФ статьей 12 ограничивал права патентообладателя, закрепляя для третьих лиц право преждепользования.

Согласно статье 12 Патентного закона РФ любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

Право преждепользования возникает в силу самого факта создания и использования решения, без специального его подтверждения, при наличии условий, названных в статье 12 Патентного закона, что дает лицу право использовать запатентованный объект.

Оспаривая исковые требования, ответчик сослался на то, что ОАО «Дагэлектроавтомат» производит в своем варианте и реализует изделие АП 50Б с мая 2007г. согласно сертификату соответствия от 08.05.2007г., то есть до возникновения приоритета истца по патенту от 11.07.2007г., полученному им 03.12.2007г., а потому действия ответчика полностью согласуются с нормами статьи 12 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992г. №3517-1 (право преждепользования), действовавшего в период возникновения спорных отношений.

Оценив данные доводы в порядке статьи 71 АПК РФ в совокупности с иными имеющимися в материалах дела доказательствами, арбитражный суд области правомерно отклонил их по следующим основаниям.

Поскольку действия преждепользователя по использованию полезной модели являются нарушением прав патентообладателя, то бремя доказывания управомоченности его действий и их добросовестности возлагается на лицо, ссылающееся на наличие у него права преждепользования.

В качестве доказательства наличия у него права преждепользования ответчик сослался на то, что автоматические выключатели серии АП 50Б он начал производить с мая 2007г., подготовительные работы производились с 2006г.

В подтверждение данного факта ответчик представил в материалы дела приказ №05А от 24.01.06г. (т.2, л.д.46), трудовое соглашение (т.2, л.д.47), заявка на поставку продукции (т.2, л.д.35), товарная накладная №180 от 15.05.2007г. (т.2, л.д.36), сертификат соответствия (т.2, л.д.37), протокол сертификационных испытаний №211 от 27.04.2007г. (т.2, л.д.107-113).

Между тем, как правильно указа суд первой инстанции, установление более ранней даты использования тождественного решения, чем была установлена дата приоритета изобретения, не является достаточным условием для возникновения права преждепользования.

Арбитражный суд Курской области правомерно указал в обжалуемом решении, что право преждепользования в качестве основания ограничения исключительных прав и использования запатентованного объекта без санкции правообладателя возникает при одновременном соблюдении названных в статье 12 Патентного закона условий: во-первых, использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории России до даты приоритета патента; во-вторых, используемое тождественное решение должно быть создано независимо от его автора.

По смыслу статьи 12 Патентного закона право преждепользования – это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения объема такого использования.

Права преждепользователя ограничены тем объемом применения  запатентованного средства, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям. Следовательно, для установления права преждепользования существенное значение имеет вопрос об объеме использования ответчиком технического решения. Это означает, что преждепользователь не вправе использовать запатентованный объект в большем объеме по сравнению с тем, как этот объект использовался или намечался к использованию до даты приоритета заявки.

Под объемом использования понимается количество продукта, изделий, производимых с использованием запатентованного объекта или в отношении которых сделаны необходимые приготовления для их производства.

Поэтому в данном случае подлежит обязательному установлению объем использования тождественного решения, в отношении которого сохраняется право ответчика на его дальнейшее безвозмездное использование, поскольку использование сверх объема по смыслу пункта 1 статьи 14 Патентного закона является нарушением патента. При этом объем использования должен быть документально оформлен во избежание возможного расширения такого объема использования.

Кроме того, по смыслу статьи 12 Патентного закона РФ для доказательства наличия у ответчика права преждепользования ответчик должен доказать, что он разработал тождественное запатентованному техническое решение самостоятельно, то есть обладал знаниями об этом решении до даты приоритета заявки.

Патентный закон РФ содержит и еще одно требование, а именно: преждепользование до даты приоритета заявки должно быть «добросовестным», преждепользователь должен добросовестно использовать свое решение, либо добросовестно делать приготовления к такому использованию.

Таким образом, обоснован вывод суда первой инстанции о том, что преждепользователь должен сам придумать свое решение, а не заимствовать его у автора запатентованного объекта, и, кроме того, действовать добросовестно, то есть не знать о параллельной разработке, которая затем была запатентована.

При рассмотрении дела судом первой инстанции ответчик пояснял, что производственная линия по выпуску изделия АП 50Б была подготовлена на основании приказа №05А от 24.01.2006г. с возможностью производства продукции в объеме 30 000 штук в месяц, для выявления спроса и изучения рынка в первые месяцы начала производства продукция выпускалась в небольшом количестве по 100 штук в месяц, что подтверждается справкой об объемах производства.

Однако документы, на которые сослался ответчик в обоснование наличия у него права преждепользования, обоснованно не признаны судом первой инстанции надлежащим и достаточным доказательством наличия у ответчика такого права, исходя из следующего.

В соответствии со статьей 2 ФЗ РФ от 27.12.02г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

Согласно пункту 1 статьи 1 указанного Федерального закона, он регулирует отношения, возникающие при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации; разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг; оценке соответствия.

Исходя из смысла указанной статьи, сертификат соответствия подтверждает, что сертифицированная продукция соответствует обязательным требованиям, предъявляемым к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, и его основным предназначением является обеспечение безопасности, а не определение степени готовности производства.

Приказ №05 «А»  от 24.01.2006г. о начале подготовительных работ к освоению производства АП 50Б, а также трудовое соглашение от 16.12.2005г. нельзя признать в качестве доказательства наличия у ответчика права преждепользования, поскольку в указанных документах содержится лишь волеизъявление руководства ОАО «Дагэлектроавтомат» на освоение и начало производства автоматических выключателей серии АП 50Б.

Кроме того, указанные документы не содержат сведений, подтверждающих соблюдение условий, необходимых для наличия права преждепользования по смыслу статьи 12 Патентного закона РФ, а именно:

- отсутствует указание на то, что в соответствии с приказом №05 «А» от 24.01.2006г. и трудовым соглашением от 16.12.2005г. осуществлялась разработка именно технического решения, тождественного полезной модели по патенту №68773,

- отсутствует указание на то, что такая разработка конструкции автоматических выключателей серии АП 50Б осуществлялась независимо от автора полезной модели по патенту №68773;

- не содержится указание, в каком объеме планируется выпуск выключателей, и сделаны ли все необходимые приготовления к производству.

Исходя из изложенного, арбитражный суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что ответчик не представил доказательств того, что техническое решение, тождественное полезной модели по патенту №68773, было создано независимо от автора полезной модели, указанной в патенте №68773, что до даты приоритета ОАО «Дагэлектроавтомат» начало использовать разработанное им техническое решение или сделало все необходимые к этому приготовления, документально не подтвердил количество продукта, изделий, производимых с использованием запатентованного объекта или в отношении которых сделаны необходимые приготовления для их производства, а также добросовестность такого использования. Следовательно, ответчик не доказал наличие у ОАО «Дагэлектроавтомат» права преждепользования на полезную модель по патенту №68773.

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Патентного Закона РФ правообладатель патента вправе требовать от нарушителя прекращения нарушения патента, а также возмещения лицом, виновным в нарушении патента, причиненных убытков в соответствии с гражданским законодательством.

В силу статьи 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Исходя из нормы данной статьи, суд первой инстанции обоснованно отнес расходы на проведение судебной патентно-технической экспертизы в сумме 30 000 руб. на ответчика.

Требования истца о взыскании убытков на проведение экспертизы в ВОИР в сумме 5 000 рублей суд признал правомерно необоснованными, поскольку расходы произведены истцом в целях обеспечения своей доказательственной базы.

Кроме того, истец не предоставил доказательств, свидетельствующих о том, что он понес убытки (доказательств перечисления денежных средств в сумме 5 000 рублей), в связи с чем судом правомерно отказано в удовлетворении требований о взыскании с ответчика затрат на проведение экспертизы в ВОИР в сумме 5 000 руб. 00 коп.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о создании ответчиком тождественного решения независимо от истца и использовании данного решения