Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2015 по делу n А50-13431/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 17АП-17449/2014-ГК

г. Пермь

02 февраля 2015 года                                                    Дело № А50-13431/2014­­

Резолютивная часть постановления объявлена 28 января 2015 года

Постановление в полном объеме изготовлено 02 февраля 2015 года

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Григорьевой Н.П.,

судей  Балдина Р.А., Сусловой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мастель Я.И.,

при участии:

от истца, индивидуального предпринимателя Наличаева И.Б. – Туленинов А.Н., доверенность от 19.11.2013, Байкова Е.А., доверенность от 06.12.2012,

от ответчика муниципального казенного учреждения "Пермская городская служба спасения" – Мелешко Е.Г., доверенность от 23.03.2012,

от ответчика ООО Торговый Дом "Энергия-Технологии сбережения" – не явились,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы

истца, индивидуального предпринимателя Наличаева Ильи Борисовича,

ответчика ООО Торговый Дом "Энергия-Технологии сбережения"

на решение Арбитражного суда Пермского края

от 05 ноября 2014 года

по делу № А50-13431/2014,

принятое судьей Муталлиевой И.О.,

по иску индивидуального предпринимателя Наличаева Ильи Борисовича  (ОГРНИП 305770002812032, ИНН 771602997638)

к муниципальному казенному учреждению "Пермская городская служба спасения" (ОГРН 1025900915633, ИНН 5904082454), ООО Торговый Дом "Энергия-Технологии сбережения"  (ОГРН 1107451011007, ИНН 7451304981)

о защите исключительных прав на товарные знаки,

установил:

индивидуальный предприниматель Наличаев Илья Борисович (далее – истец, предприниматель Наличаев И.Б.), обратились в Арбитражный суд Пермского края с иском к муниципальному казенному учреждению "Пермская городская служба спасения" (далее – ответчик, МКУ ПГСС), ООО Торговый Дом "Энергия-Технологии сбережения" (далее – ответчик, ООО ТД ЭТС):

об изъятии у МКУ ПГСС аварийной осветительной установки «СВЕБАШ» в количестве 1 (одной) штуки и уничтожении за счет МКУ ПГСС;

запрещении ООО ТД ЭТС использовать любым способом товарный знак «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» по свидетельству РФ №359184 и товарный знак «SVEBA» по свидетельству РФ №336205, а также сходные с ними до степени смешения обозначения, в частности, словесное обозначение «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» для товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана вышеназванными товарными знаками;

взыскании с ООО ТД ЭТС  2 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» по свидетельству РФ №359184, 2 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «SVEBA» по свидетельству РФ №336205 (с учетом изменения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением суда первой инстанции от 30.09.2013 в удовлетворении иска к МКУ ПГСС отказано.

Иск к ООО ТД ЭТС удовлетворен в части требования о запрещении использовать любым способом товарный знак «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» по свидетельству РФ №359184 и товарный знак «SVEBA» по свидетельству РФ №336205,  а также сходные с ними до степени смешения обозначения, для товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана вышеназванными товарными знаками.

С ООО ТД ЭТС в пользу истца взыскано 40 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» по свидетельству РФ №359184, 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «SVEBA» по свидетельству РФ №336205, а также 4 480 руб. государственной пошлины. В остальной части требований к ООО ТД ЭТС отказано.

В апелляционной жалобе истец просит отменить решение суда, удовлетворить исковые требования полностью. Указывает на то, что отказывая в иске к ответчику МКУ ПГСС,  суд исходил из отсутствия на материальном носителе (товаре) изображений товарных знаков истца, либо сходных с ними до степени смешения. Вместе с тем, на одной из фотографий отчетливо видно, что на осветительную установку нанесена надпись «СВЕБАШ», поэтому требование к ответчику МКУ ПГСС также является обоснованным и подлежало удовлетворению.

Также выражает несогласие с размером взысканной судом с ООО ТД ЭТС компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Указывает на то, что суд не учел и не дал никакой оценки следующему: стоимость товара (94 000 руб.), наличие в материалах дела доказательств, подтверждающих реализацию ответчиком продукции и использованием обозначения «Световая башня» в период с октября 2010 по март 2011 года на сумму 5 926 689 руб. 49 коп., бухгалтерская справка, подтверждающая падение спроса на продукцию правообладателя и его лицензиата ООО «СВЕБА». Полагает, что допущенное ООО ТД ЭТС нарушение носило злостный и умышленный характер, представляют собой акт недобросовестной конкуренции. Взысканная судом компенсация не восстанавливает имущественное положение правообладателя.

Ответчик общество ТД ЭТС также обратилось с апелляционной жалобой, в которой выражает несогласие с решением суда первой инстанции в части удовлетворения требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных право на товарные знаки.  Указывает на то, что в период с 16.06.2008 по 21.09.2011 им законно использовалось наименование товара «Аварийная осветительная установка «СВЕБАШ», поскольку в этот период была предоставлена правовая охрана товарному знаку «СВЕБАШ» по свидетельству 385094, что исключает удовлетворение требований истца. Полагает, что действия ответчика, совершенные до признания недействительным решения Роспатента о предоставлении правовой охраны товарному знаку «СВЕБАШ», в том числе по использованию вышеуказанного обозначения в товаросопроводительной документации, и документации, связанной с введением поставленных по контракту товаров в гражданский оборот, являлись законными и не нарушали исключительных прав истца на товарные знаки.

Считает, что суд первой инстанции нарушил нормы процессуального права (ст. 49 АПК РФ), поскольку принял изменение истцом одновременно предмета и основания иска.

Также указывает на то, что взыскивая в пользу истца компенсацию за нарушение исключительных прав, суд не конкретизировал, путем размещения на какой конкретно товаросопроводительной документации общество нарушило права истца и за какой факт правонарушения к нему применяется ответственность.

Ответчик МКУ ПГСС представило отзыв на апелляционную жалобу истца, в котором полагает ее необоснованной.

В заседании суда апелляционной инстанции представители истца и ответчика МКУ ПГСС поддержали позиции, изложенные в апелляционной жалобе и отзыве, заявили ходатайства о приобщении к материалам дела фотографий спорной аварийной осветительной установки, приложенных к апелляционной жалобе и отзыву.

В удовлетворении ходатайств о приобщении фотографий отказано на основании ч. 2 ст. 268 АПК РФ, поскольку часть из представленных фотографий уже приобщена и имеется в материалах дела, а в отношении отсутствующих в материалах дела фотографий не обоснована и не доказана невозможность их представления суду первой инстанции причинами, не зависящими от истца и МКУ ПГСС.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, предприниматель Наличаев И.Б.  является обладателем исключительных прав на товарные знаки «СВЕТОВАЯ БАШНЯ», удостоверенный свидетельством № 359184 от 05.09.2008, «SVEBA», удостоверенный свидетельством № 336205 от 26.01.2006.  Товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении 11 класса КТМУ – устройства для освещения, в том числе для аварийного освещения.

Между предпринимателем Наличаевым И.Б. (лицензиар) и обществом «СВЕБА» (лицензиат) заключен лицензионный договор от 21.10.2008, по условиям которого (пункт 1.1) лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия настоящего договора за соразмерное вознаграждение исключительную лицензию на пользование товарным знаком, выполненным согласно свидетельству на товарный знак № 359184, в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

25.05.2011 ответчиком МКУ ПГСС на официальном сайте РФ для размещения информации о заказах www.zakupki.gov.ru было опубликовано извещение № 035630003521100002 о проведении запроса котировок на закупку аварийной осветительной установки «Световая башня» (или эквивалент).

01.06.2011 по результатам проведения запроса котировок составлен протокол № 035630003521100002-1 рассмотрения и оценки котировочных заявок, согласно которому победителем признано ООО ТД ЭТС.

10.06.2011 между ответчиками заключен муниципальный контракт № 10 на поставку аварийной осветительной установки со встроенной электростанцией «Световая башня» в количестве 1 шт. по цене 94 000 руб.  (п. 1.1, п. 3.1), в приложении № 2 от 10.06.2011 в наименовании товара указано «СВЕБАШ». В счете-фактуре № 34 от 14.06.2011 и товарной накладной № 34 от 14.06.2011 в графе наименование товара указано «АОУ «СВЕБАШ» ELG(Т5)600s2,2GХ».

21.06.2011 ответчиками составлен акт сдачи приемки продукции, в котором товар указан как «АОУ «СВЕБАШ» ELG(Т5)600s2,2GХ 1 шт.».

Из представленных ответчиком МКУ ПГСС в материалы дела фотографий следует, что на самом товаре, являвшемся предметом спорной поставки, имеется обозначение «электроагрегат бытовой «Вепрь».

Истец, ссылаясь на то, что не давал ответчикам разрешение на использование товарных знаков по свидетельствам № 359184, № 336205,  обратился в суд с настоящим иском.

На основании п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пп 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу п. 1 ст. 1229 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим кодексом.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (ч.  1 ст. 65 АПК РФ).

Из материалов дела: муниципального контракта № 10 от 10.06.2011 с приложением № 1 к нему, товарной накладной и счета-фактуры № 34 от 14.06.2011, акта сдачи продукции от 21.06.2011, котировочной заявки от 31.05.2011, конкурсной документации, сведений об исполнении контракта от 25.06.2011 следует, что в качестве наименования товара использовались обозначения  «Аварийная осветительная установка «Световая башня» и «СВЕБАШ».

В соответствии с п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Следовательно, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Проанализировав обозначения, зарегистрированные истцом в качестве товарных знаков по свидетельствам № 359184, № 336205, и спорные обозначения, использованные ответчиками, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о наличии между ними сходства до степени смешения.

В силу ч. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которые незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначения являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия   из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (ч. 2 ст. 1515 ГК РФ).

В силу ч. 4 ст.1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

На основании п.п. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья