Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2014 по делу n А71-6120/2013. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт

а также каталога продукции ответчика, применительно к рассматриваемому делу суд апелляционной инстанции находит достаточным свидетельством нахождения такого товара в гражданском обороте и его демонстрации с целью продвижения на рынке. 

То обстоятельство, что товарный чек на приобретенную истцами продукцию выдан не ответчиком, а иным лицом (продавцом), само по себе не является доказательством того, что реализованный продавцом товар не относится к ответчику. Доказательств, свидетельствующих о том, что производимый ЗАО «Сарапульская кондитерская фабрика» товар реализуется исключительно изготовителем и (или) в ограниченных точках продажи (например, специализированных магазинах), к которым ИП Николаев Р.Ю., ИП Кодпаков О.И., ИП Кожин А.В. не относятся, в материалах дела не имеется.

Кроме того, суд апелляционной инстанции отмечает, что отрицая факт принадлежности ЗАО «Сарапульская кондитерская фабрика» представленных истцами этикеток, оберток и каталога, ответчик  между тем о фальсификации названных доказательств и (или) назначении судебной экспертизы не заявил. Выводы суда первой инстанции о невозможности проверки заявления о фальсификации и проведении экспертизы основаны исключительно на пояснениях ответчика. Однако, как верно отмечено истцами, разрешение данного вопроса требует специальных познаний; доказательств того, что ответчиком предпринимались меры по разрешению вопроса о возможности проверки представленных истцом доказательств на предмет фальсификации и (или) их непринадлежности ответчику, также не представлено. Таким образом, выводы суда первой инстанции в данной части не основаны на материалах дела.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции, оценив в порядке ст.71 АПК РФ собранные по делу доказательства в их совокупности и взаимосвязи, приходит к выводу о доказанности факта принадлежности спорного товара (этикеток, оберток) вафли весовые «Земляничка» и карамель с начинками «Гусята»  именно ответчику.

Обстоятельства сходства по степени смешения использованных ответчиком обозначений кондитерской продукции (вафли «Змеляничка», карамель «Гусята») и принадлежащих истцам товарных знаков («Земляничка», «Гусятки») ответчиком не оспорены.

 Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Понятие сходства до степени смешения и критерии его определения установлены в Методических рекомендациях по проверке обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197).

Так, в разделе 3 Методических рекомендаций N 197 указано, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и других. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и так далее) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Принадлежащий ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" товарный знак «Земляничка» установлен в отношении товаров  30 класса МКТУ, к которым относятся в частности вафли. Зрительно и вербально идентичное обозначение «Земляничка» размещено ответчиком на товаре, относящемся к тому же классу товаров, а именно на вафлях. В этой связи, принимая во внимание полную  зрительную и слуховую тождественность примененного ответчиком обозначения с принадлежащим ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" товарным знаком в отношении товара, для индивидуализации которого товарный знак зарегистрирован, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о нарушении ответчиком в данной части требований ст. 1484 ГК РФ, выразившемся в   использовании  без разрешения правообладателя товарного знака истца.

Принадлежащий ОАО "Южуралкондитер" товарный знак "Гусятки" установлен в отношении товаров  30 класса МКТУ, к которым относятся в частности карамели. Обозначение «Гусята» размещено ответчиком на товаре, относящемся к тому же классу товаров, а именно на карамели. Оценив применительно к разделу 3 Методических рекомендаций N 197 вопрос о сходстве использованного ответчиком обозначения с принадлежащим истцу товарным знаком, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что обозначение карамель «Гусята» в целом, несмотря на отдельные отличия, ассоциируется с товарным знаком «Гусятки», установленным в отношении карамели, и создает вероятность смешения однородных товаров, производимых истцом и ответчиком. При этом суд апелляционной инстанции исходит из общего впечатления, слухового и зрительного сходства обозначений, наличия общего доминирующего элемента «гусят», идентичной смысловой нагрузки у слов «гусята» и «гусятки» (множественное число уменьшительно-ласкательной формы слова «гусь»), а также размещенного на обертке карамели изображения гусей. Таким образом, в данной части ответчиком допущено нарушение требований ч. 3 ст. 1484 ГК РФ, выразившемся в   использовании  без разрешения правообладателя сходного с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, допускающего вероятность смешения товаров.

В силу п. 1 ст. 1229 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В силу п. 4 ст. 1515 ГК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Пунктами 43.2 и 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного  абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515 или подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истцами заявлено о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. за незаконное использование товарного знака «Земляничка» и 5 000 000 руб. за незаконное использование товарного знака «Гусятки» соответственно.

Исследовав и оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, принимая во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, принимая во внимание отсутствие в материалах дела доказательств значительного объема правонарушения (объема партии произведенного товара) и (или) негативного влияния деятельности ответчика на репутацию истцов и возникновения в связи с этим убытков, исходя из принципов разумности, справедливости и соразмерности, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии оснований для снижения заявленной к взысканию компенсации до 50 000 руб. применительно к каждому товарному знаку. 

С учетом изложенного, решение суда первой инстанции подлежит отмене на основании п.3 ч.1 ст.270 АПК РФ (несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела). Исковые требования подлежат удовлетворению в части. 

В связи с частичным удовлетворением иска  понесенные истцами  судебные расходы относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований  (ч.1 ст.110 АПК РФ).

В связи с признанием апелляционной жалобы обоснованной, понесенные истцами расходы на оплату государственной пошлины на подачу апелляционной жалобы, относятся на ответчика (ч.1 ст.110 АПК РФ).  

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики  от 26 сентября 2014 года по делу №А71-6120/2013 отменить.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сарапульская кондитерская фабрика» в пользу закрытого акционерного общества «Сормовская кондитерская фабрика» 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, 480 (четыреста восемьдесят) рублей в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины по иску, 2 000 (две тысячи) рублей в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины по апелляционной жалобе. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сарапульская кондитерская фабрика» в пользу открытого акционерного общества «Южуралкондитер» 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, 480 (четыреста восемьдесят) рублей в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины по иску, 2 000 (две тысячи) рублей в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины по апелляционной жалобе. 

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Председательствующий

  Л.В. Дружинина

Судьи

Л.Ф. Виноградова

Н.А. Гребенкина