Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2009 по делу n А63-10815/2008. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда в части и принять новый с/а

ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ессентуки                                                                                    Дело №А63-10815/2008-С5-8

10 августа 2009 года

                                                 Резолютивная часть постановления объявлена 05.08.2009,

                                                 дата изготовления постановления в полном объеме 10.08.2009

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Параскевовой С.А.,

судей: Жукова Е.В., Винокуровой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шестаковой Н.А.

при участии в судебном заседании представителей:

от ответчика: Голубев Н.Н. – доверенность №53 от 16.09.2008,

рассмотрев апелляционные жалобы

ООО СП «Транслэнд» и ФГУП «Производственно-технический центр Федеральной службы исполнения наказаний России»

на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 30.03.2009 по делу №А63-10815/2008-С5-8 (судья Антошук Л.В.)

по иску  ФГУП «Производственно-технический центр Федеральной службы исполнения наказаний России» к ООО СП «Транслэнд»

о признании факта нарушения исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

ФГУП «Производственно-технический центр Федеральной службы исполнения наказаний России» является патентообладателем на промышленный образец «Пластина для номерного знака транспортного средства». Право ФГУП «Производственно-технический центр Федеральной службы исполнения наказаний России» приобретено на основании патента на промышленный образец №51374, выданного Роспатентом с приоритетом от 29.12.1999, зарегистрированного в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации 16.10.2002; приложения №1 к патенту на промышленный образец №51374 об изменении наименования патентообладателя, зарегистрированного в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации 27.09.2005; договора об уступке прав №169 юр/06 от 17.04.2006, заключенного между Федеральной службой исполнения наказаний и ФГУП «Производственно-технический центр Федеральной службы исполнения наказаний России»; приложения №2 к патенту на промышленный образец №51374 о новом патентообладателе ФГУП «Производственно-технический центр Федеральной службы исполнения наказаний России» на основании договора об уступке права №РД0011302 от 15.08.2006, зарегистрированного в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации 15.08.2006.

ООО СП «Транслэнд» осуществляет выпуск государственных регистрационных знаков на транспортные средства с 1993 года.

ФГУП «Производственно-технический центр Федеральной службы исполнения наказаний России» обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском ООО СП «Транслэнд» о признании факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на промышленный образец «Пластина для номерного знака транспортного средства», удостоверенных Патентом № 51374, выраженных в производстве, реализации, предложении к продаже без соответствующего разрешения правообладателя (лицензионного договора) государственных регистрационных знаков (Тип-1, Тип-2), изготовленных с использованием запатентованного объекта прав интеллектуальной собственности; обязании ответчика прекратить нарушение исключительных прав истца на промышленный образец «Пластина для номерного знака транспортного средства», удостоверенных Патентом №51374, выраженных в производстве, реализации, предложении к продаже без соответствующего разрешения правообладателя (лицензионного договора) государственных регистрационных знаков (Тип-1, Тип-2), изготовленных с использованием запатентованного объекта прав интеллектуальной собственности; об опубликовании в газете «Ставропольская правда» выписки из решения суда в целях защиты деловой репутации истца.

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 30.03.2009 в удовлетворении исковых требований отказано. Принимая решение, суд исходил из того, что материалами дела (экспертным заключением от 10.12.2008 ООО «Патентное агентство «ВЦПУ») подтверждается то, что ответчик использует объект, защищенный патентом №51374 без согласия патентообладателя. В тоже время, материалы дела свидетельствуют о том, что ответчик с 1993 года использует тождественное решение, созданное независимо от автора, а в соответствии со статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Не согласившись с решением Арбитражного суда Ставропольского края от 30.03.2009, ФГУП «Производственно-технический центр Федеральной службы исполнения наказаний России» подало апелляционную жалобу, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить заявленные исковые требования, считая, что суд первой инстанции не исследовал и не установил соответствие объемов использования ответчиком запатентованного объекта (производства и продажи номерных знаков) на дату приоритета (29.12.1999) и на дату обращения истца в суд (20.08.2008). Данное обстоятельство является обязательным условием для выводов о праве преждепользования.

В апелляционной жалобе ООО СП «Транслэнд» просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт, считая, что суд первой инстанции пришел к необоснованному выводу о том, что ответчик использует объект, защищенный патентом ответчика, поскольку объекты не идентичны. Судом первой инстанции не исследовалось имеющееся в материалах дела противоречие, на которое указывал ответчик, а именно, несовпадение существенного признака «светоотражения» отмеченного в патенте, и признака «световозвращение» имеющегося в продукции СП ООО «Транслэнд», что подтверждается заключением Координационного Центра «ПОЛИСЕРТ» при ИХН РАН. Физические явления «Светоотражение» и «Световозвращение» применительно к материалам применяемым в сфере организации деятельности транспортных средств носят специальный характер, существуют специальные требования к этим явлениям предметов, которые регламентируются соотвествующими ГОСТ, которые имеются в материалах дела, однако оценка этим документам судом первой инстанции не дана.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело по апелляционным жалобам, проверив правильность применения норм материального и процессуального права, учитывая  доводы, содержащиеся в апелляционных жалобах и возражениях относительно их, заслушав представителей сторон, приходит к выводу о том, что апелляционная жалоба ФГУП «Производственно-технический центр Федеральной службы исполнения наказаний России» подлежит удовлетворению частично, а решение суда подлежит отмене в части по следующим основаниям.

Согласно статье 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования промышленного образца. Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377). Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Согласно статье 10 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (действовавшего в период возникновения спорных правоотношений) патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, за исключением случаев, если такие действия в соответствии с настоящим Законом не являются нарушением исключительного права патентообладателя. Запатентованный промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца. В случае, если при использовании запатентованных изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте формулы других запатентованных изобретения или полезной модели, а при использовании запатентованного промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого запатентованного промышленного образца, другие запатентованные изобретение, полезная модель, промышленный образец также признаются использованными.

Экспертным заключением от 10.12.2008, проведенным ООО «Патентное агентство «ВЦПУ» в рамках рассмотрения настоящего дела установлено, что в представленной на экспертизу пластине для номерного знака транспортного средства, производимой ООО СП «Трансленд», содержатся все существенные признаки или их эквиваленты промышленного образца «Пластина для номерного знака транспортного средства», указанные в патенте №51374. Выводы указанной экспертизы ООО СП «Трансленд» надлежащими доказательствами не опровергнуты, а потому доводы о том, что образцы являются не идентичными, арбитражным апелляционным судом отклоняются.

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что материалами дела, в том числе и экспертным заключением, подтверждается использование ответчиком объекта защищенного патентом №51374 без согласия патентообладателя (истца). Данное обстоятельство свидетельствует о нарушении ООО СП «Трансленд» исключительных прав ФГУП «Производственно-технический центр ФСИН России» на промышленный образец «Пластина для номерного знака транспортного средства», удостоверенных патентом №51374  

Вместе с тем, суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, ограничился только указанием на наличие у ответчика права преждепользования.

Однако суд первой инстанции не учел, что истцом заявлено только требование о признании факта нарушения исключительных прав на промышленный образец, удостоверенных патентом. Указанный факт подтверждается материалами дела.

В свою очередь, ответчик при рассмотрении дела, как в суде первой, так и апелляционной инстанции в своих возражениях и апелляционной жалобе утверждает, что выпускаемые им с 1993 года изделия не содержат в себе всех существенных признаков промышленного образца истца.  

В пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» указано, что право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных статьей 12 Патентного закона Российской Федерации, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.

При этом, поскольку действия преждепользователя по использованию разработки являются нарушением прав патентообладателя, то бремя доказывания управомоченности его действий и их добросовестности возлагается на лицо, ссылающееся на наличие у него права преждепользования.

Ответчик отрицает факт изготовления тождественного изделия запатентованного истцом, указывая на то, что объекты не идентичны. За судебной защитой нарушенного права преждепользования ответчик в суд с отдельными требованиями не обращался, как и не указывал об этом в рамках рассматриваемого спора, что исключает установление такого факта по инициативе суда, поскольку суд не может выйти за пределы заявленных требований.

ООО СП «Транслэнд» не доказывало обстоятельств использования на территории Российской Федерации независимо созданного художественно-конструкторского решения тождественного запатентованному художественно-конструкторскому решению истца, а, следовательно, и не было обосновано наличие права преждепользования.

Таким образом, учитывая что, материалами дела подтверждается использование ответчиком объекта защищенного патентом №51374 без согласия патентообладателя (истца), а ответчиком не обоснованно и не обосновывалось наличие права преждепользования, требования истца о признании факта нарушения исключительных прав на промышленный образец, удостоверенных патентом и обязании прекратить нарушение исключительных являются обоснованными.

Что касается требования об опубликовании в газете «Ставропольская правда» выписки из решения суда в целях защиты деловой репутации истца, то в его удовлетворении судом первой инстанции обоснованно отказано, поскольку истец не представил надлежащих доказательств, свидетельствующих об умаления его деловой репутации изготовлением ответчиком регистрационных знаков.

  При таких обстоятельствах, решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении требований о признании факта нарушения исключительных прав на промышленный образец, удостоверенных патентом и обязании прекратить нарушение исключительных прав, удостоверенных патентом, следует отменить и принять по делу в указанной части новый судебный акт, которым заявленные требования удовлетворить.

На основании изложенного и руководствуясь статьями  266, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 30.03.2009 по делу №А63-10815/2008-С5-8 в части отказа в удовлетворении требований о признании факта нарушения ООО СП «Трансленд» исключительных прав Федерального государственного унитарного предприятия «Производственно-технический центр ФСИН России» на промышленный образец «Пластина для номерного знака транспортного средства», удостоверенных Патентом №51374 (выданным Роспатентом 16.10.2002 с приоритетом от 29.12.1999), выраженных в производстве, реализации, предложении к продаже без соответствующего разрешения правообладателя (лицензионного договора) государственных регистрационных знаков транспортных средств (Тип-1, Тип-2), изготовленных