Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2014 по делу n А63-13033/2013. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (статья 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба индивидуализирующих товар обозначения принадлежат одному и тому же производителю. Такая угроза зависит, во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых обозначений; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг. Понятия тождественности и сходства определяются в пункте 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила).

Пунктом 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением только, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 названных Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, а также с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах «а», «б», «в» названного пункта Правил.

В силу подпункта «г» пункта 14.4.2.2 Правил указанные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Сходство изобразительных и объемных обозначений согласно пункту 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Таким образом, при рассмотрении иска названной категории суд устанавливает, является ли обозначение, используемое ответчиком, тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком, права на который зарегистрированы за истцом.

В соответствии с п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 122 от 13 декабря 2007 года вопрос о сходстве до степени смешения обозначения является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Поскольку назначение экспертизы является правом арбитражного суда, которое он может реализовать в случае,  если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления таких процессуальных действий для правильного разрешения спора. В данном случае суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии необходимости в проведении экспертизы.

При этом суд апелляционной инстанции указывает на следующие обстоятельства.

В соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд назначает экспертизу для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний. В качестве предмета экспертизы выступают обстоятельства, имеющие значение для дела. Экспертиза подлежит назначению, если обстоятельства, подлежащие выяснению по делу, не могут быть установлены иными средствами доказывания. При доказывании обстоятельств по делу заключение эксперта не имеет преимущества перед другими доказательствами и в соответствии с пунктом 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценивается судом наряду с другими доказательствами по делу.

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2014 года N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" при обращении с ходатайством о проведении экспертизы заявитель должен указать личные данные экспертов, согласие экспертного учреждения на проведение экспертизы, стоимость и сроки ее проведения и оплатить стоимость экспертизы путем перечисления денежных средств на депозитный счет суда.

Не совершение указанных действий влечет отказ в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы.

Ответчик, обращаясь с ходатайством о назначении экспертизы, не оформил его надлежащим образом, не представил сведения об эксперте (-ах), которому суд может поручить проведение экспертизы по делу; о сроках проведения экспертизы; о стоимости экспертизы, как того требуют положения постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 66  от 20.12.2006  «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», действовавшего на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции. Подтверждающие указанные сведения документы к ходатайству также не приложены, в связи с чем, суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении заявленного ходатайства.

Суд первой инстанции в мотивировочной части решения сослался на Постановление  Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 66  от 20.12.2006 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе»  и отказал в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы.

На момент рассмотрения апелляционной жалобы и доводов, изложенных в апелляционной жалобе о незаконном отказе судом первой инстанции ходатайства о назначении экспертизы  действует  Постановление  Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 23 от 04.04.2014  «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», в котором указаны требования к заявлению о назначении экспертизы.

Вместе с тем, как на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции и рассмотрения апелляционной жалобы, заявление ООО «Элита – Минерал Групп» не соответствует требованиям, предъявляемым к заявлениям о назначении экспертизы.

В связи с этим, суд апелляционной инстанции считает, что доводы апелляционной жалобы общества о незаконном отказе судом первой инстанции в удовлетворении ходатайства о назначении по делу экспертизы подлежат отклонению как необоснованные.

В силу пункта 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При этом возражая против необоснованного отказа в назначении по делу судебной экспертизы, ответчиком данное ходатайство в суде апелляционной инстанции заявлено не было.

Исследовав в порядке ст. 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле материалы, суд первой инстанции, верно посчитал доказанными факты нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак.

Представленными истцом в материалы дела квитанциями, товарными накладными, чеками, оригинальной бутылкой (стекло) напитка «От Винта» Буратино в таре 0,5 литра, а также определением Южной оперативной таможни о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении ООО «Элита Минерал Групп» по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ от 20.02.2014 подтверждается факт изготовления и распространения ООО «Элита Минерал Групп» товара, маркированного товарным знаком «ОТ ВИНТА».

Факт незаконного использования товарного знака, также подтверждается представленной в материалы дела претензией в адрес ответчика о запрете использования ООО «Элита Минерал Групп» любым способом товарного знака «ОТ ВИНТА», а также предложение заключить лицензионный договор № 3 от ООО «Зам-Зан» от 27.11.2013, что также подтверждают отсутствие соглашения между сторонами о безвозмездном использовании ответчиком товарного знака, принадлежащего истцу.

Кроме того согласно пункту 1 статьи 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В пункте 50 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации                N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что в соответствии со статьями 1232, 1369, 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации договор об отчуждении патента, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, подлежат государственной регистрации в Роспатенте и без указанной регистрации считаются недействительными.

Из содержания частей 8, 9 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии, подлинные документы представляются в арбитражный суд в случае, если обстоятельства дела согласно федеральному закону или иному нормативному правовому акту подлежат подтверждению только такими документами, а также по требованию арбитражного суда, ссылка ответчика на письмо-согласие от 02.10.2012 является незаконной и необоснованной.

Поскольку ответчик не представил оригинал вышеуказанного письма, довод о том, что ООО «Элита Минерал Групп» использует товарный знак «ОТ ВИНТА» по свидетельству № 464312 на законных основаниях, а именно на основании письма-согласия, выданного истцом 02.10.2012, правомерно не принят судом (Данная правовая позиция согласуется с постановлением суда по интеллектуальным правам от 12.08.2014 по делу N А40-36041/2012).

При этом копия указанного письма-согласия, не может быть надлежащим доказательством поскольку данное письмо при отсутствии обязательной государственной регистрации не содержит указания на размер платежей за использование товарного знака, дату выдачи данного согласия, а также периода, на который оно распространяет свое действие, и носит односторонний характер, тогда как лицензионный договор или иной договор по распоряжению исключительным правом на товарный знак предполагает двухсторонне обязывающий характер.

Судом первой инстанции  также учтен тот факт, что ООО «Зам-Зан» не являлось участником ООО «Элита-Минерал Групп» и не вносило в качестве вклада в уставный капитал ООО «Зам-Зан» исключительное право на использование товарного знака «ОТ ВИНТА». Само по себе нахождение Новикова С.М. в штате ООО «Элита-Минерал Групп» в качестве коммерческого директора и одновременное занятие им должности генерального директора ООО «Зам-Зан» не может свидетельствовать об обратном.

При этом сложившееся толкование закона и практика требуют, чтобы согласие было выражено в форме позитивного волеизъявления, а простое молчание следует считать отказом от договора. Кроме того, при отсутствии доказательств встречного предоставления спорное письмо-согласие имеет признаки дарения, что не допустимо в отношениях между коммерческими организациями.

В ходе рассмотрения дела факт изготовления и распространения продукции с товарным знаком «ОТ ВИНТА» ответчиком не опровергнут. Согласно переписке между сторонами относительно вопроса использования ответчиком спорного товарного знака (письмо от 22.01.2014 № 16), генеральный директор ООО «Элита - Минерал Групп» Назаров В.И. подтвердил получение письма от ООО «Зам-Зан» с претензионным письмом и лицензионным договором и просил дать согласие на выпуск товара под наименованием «ОТ ВИНТА». Подтверждение согласия правообладателя товарного знака «ОТ ВИНТА» после 14.01.2014 ответчик в материалы дела не представил.

Судом первой инстанции установлено, что ответчик в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательства, свидетельствующие о предоставлении ему права на использование товарного знака «ОТ ВИНТА», правообладателем которого является ООО «Зам-Зан».

Применительно к данным нормам в пункте 22 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

В пункте 62 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 5/29 от 26.03.2009 также отмечено, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Однако доказательств, позволяющих установить факт злоупотребления истцом принадлежащими им правами, материалы дела не содержат (постановление ВАС РФ от 17.04.2012 по делу №16577/11).

Довод ООО «Элита-Минерал Групп» о злоупотреблении истцом правом в виде недобросовестного ограничения конкуренции, стремления к занятию доминирующего положения на рынке отклонен судом, так как исключительные права сами по себе являются допустимым законом ограничением конкуренции и легальной формой монополии (исключительного права), что соответствует правовой позиции, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 22.04.2004 № 171-О. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, запрещение законным правообладателем использования товарного знака другими лицами, направленное на реализацию статьи 44 (часть 1) Конституции Российской Федерации, ограничивает права хозяйствующих субъектов, закрепленные в статье 34 Конституции Российской Федерации в той мере, в какой согласно ее статье 55 (часть 3) это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц, является допустимой законом формой монополии