Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2012 по делу n А56-21873/2012. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

26 декабря 2012 года

Дело №А56-21873/2012

Резолютивная часть постановления объявлена     03 декабря 2012 года

Постановление изготовлено в полном объеме  26 декабря 2012 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Масенковой И.В.

судей  Герасимовой М.М., Марченко Л.Н.

при ведении протокола судебного заседания:  Орловым А.Н.

при участии: 

от истца: пр. Шалихова Д.А., дов. от 23.07.2012

от ответчика: пр. Гришко А.В., дов. от 03.12.2012 (от ЗАО «Компания «Симтекс»). От ООО «Симтекс Софт» - не явился, извещен

от 3-го лица: не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-19802/2012) ООО «Эдил-Импорт» на решение  Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.08.2012 по делу № А56-21873/2012 (судья Кожемякина Е.В.), принятое

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Эдил-Импорт»

к Закрытому акционерному обществу «Компания «Симтекс», ООО «Симтекс Софт»

3-е лицо: Закрытое акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр»

о защите права на товарный знак

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Эдил-Импорт» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Закрытому акционерному обществу «Компания «Симтекс» (далее – ответчик 1) и Обществу с ограниченной ответственностью «Симтекс Софт» (далее – ответчик 2) о запрещении ответчику 2 использования в наименовании домена обозначения holodilnik-tshok.ru, сходного до степени смешения с товарными знаками истца №№303134; 279170; 316458 и взыскании компенсации с ответчика 1 в размере 2000000,00 руб. и с ответчика 2 – 1000000,00 руб.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено Закрытое акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр».

Решением суда первой инстанции от 20.08.2012 в удовлетворении иска отказано. Суд пришел к выводу, что словесное обозначение, использованное в спорном доменном имени, не сходно до степени смешения со словесным обозначением, являющимся охраняемым элементом товарных знаков, права на которые зарегистрированы за истцом. Словесное обозначение «holodilnik» носит описательный характер, не является сильным элементом, в доменном имени «holodilnik-tshok.ru» сильным элементом является «tshok», поскольку оригинально и не носит описательного характера. В товарных знаках истца доминирующим является словесное обозначение «holodilnik».  Обозначение «холодильник» является общеупотребительным термином, в период регистрации спорного доменного имени, могло быть  использовано только в латинской транслитерации. ООО «Эдил-Импорт» может воспрепятствовать свободному использованию общеупотребимого слова «холодильник», что влечет ограничение конкуренции в предпринимательской деятельности в сети «Интернет».

На решение суда подана апелляционная жалоба ООО «Эдил-Импорт», в которой ответчик просит отменить его и принять новый судебный акт об удовлетворении требований «Эдил-Импорт». В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель ссылается на то, что в отзывах ответчиков не указано, к каким областям науки и техники относятся обозначения «xolodilnik»,  «holodilnik», «holodilnik.ru». Отличительная способность товарных знаков истца подтверждена решением экспертизы по заявке на регистрацию товарного знака и решением Роспатента, принятого по результатам рассмотрения Палатой по патентным спорам заявки на товарный знак. Сходство спорных обозначений с товарными знаками истца подтверждено заключением, составленным патентным поверенным Кудаковым А.Д., представленным в материалы дела. Словесный элемент «tshok» является сложнопроизносимым, не имеет логического значения и смысла, что не способствует его запоминанию потребителями. Элемент расположен в конце словосочетания и является подчиненным доминирующему слову «holodilnik», занимает малую часть пространства в обозначении, и не может быть признан «сильным». Судом не учтена сложившаяся практика регистрации и использования обозначений, являющихся общеупотребимыми. Лицу, в отношении которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите. Смешение обозначений выражается в том, что при формулировке запроса в соответствующей поисковой системе, предоставляются сведения как об информационных ресурсах истца, так и об информационных ресурсах, размещенных на спорном сайте. Иные участники соответствующего товарного рынка используют наименование «холодильник», не нарушая права  правообладателя товарных знаков. Спорное доменное имя позволяет потребителю осуществить доступ к информации о реализации не только холодильников, но и иной бытовой техники. Истцом используются принадлежащие ему товарные знаки для извлечения прибыли и создания репутации юридического лица в сети Интернет в сфере реализации определенного вида товаров, следовательно, использование ответчиками спорного доменного имени влечет нарушение прав истца и причинение ему убытков.

В отзыве на апелляционную жалобу ответчики возражали против ее удовлетворения, ссылаясь на то, что общеупотребительный характер обозначения «холодильник» является общеизвестным фактом. Заключение патентного поверенного Кудакова А.Д. не является надлежащим доказательством, поскольку указанное лицо в течение продолжительного времени являлось представителем истца и его аффилированных лиц. Суд вправе отказать лицу в защите права на товарный знак по основаниям статьи 10 ГК РФ. Товарный знак зарегистрирован истцом в отношении ряда услуг, что ограничивает деятельность лиц, осуществляющих розничную торговлю соответствующим товаром. Доказательств использования ответчиками спорного обозначения во взаимоотношениях с предпринимателями и организациями истцом не представлено. Истец, злоупотребляя исключительным правом, пытается ограничить конкуренцию на соответствующем рынке.

Истец в письменных пояснениях по доводам отзыва ответчиков, ссылается на оценку охраноспособности обозначения государственной экспертизой и регистрацию товарных знаков в отношении определенного вида товаров и услуг. Доказательств злоупотребления правом не имеется. Услуги 35 класса МКТУ также включают и розничную торговлю.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы. Представитель ответчика против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по мотивам, изложенным в отзыве. Третье лицо, извещенное надлежащим образом, в судебное заседание не явился. С учетом мнения представителей сторон, и в соответствии с положениями статьи 156 АПК РФ, дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц.

Заслушав объяснения представителей сторон, обеспечивших явку в судебное заседание, оценив доказательства, представленные в материалы дела, доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, выводы, изложенные в обжалуемом решении, апелляционный суд не усматривает оснований для его отмены или изменения.

В материалы дела представлены свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), выданные правообладателям ЗАО «НА СВОБОДЕ», ЗАО «Торговый дом «ЭДИЛ», замененными впоследствии на ООО «Эдил-Импорт», о регистрации товарных знаков:

- №279170, содержащего словесное обозначение «XOLODILNIK». Товарный знак зарегистрирован 25.11.2004 с приоритетом товарного знака 31.03.2004 в отношении товаров (услуг) 35 класса МКТУ: в том числе, сбыт товаров, в том числе с использованием компьютерной сети. Срок действия регистрации – до 31.03.2014;

- №303134, содержащего словесное обозначение «НOLODILNIK». Товарный знак зарегистрирован 20.03.2006 с приоритетом товарного знака 28.04.2003 в отношении товаров (услуг) 35 класса МКТУ: продвижение товаров через Интернет-магазин (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение товарами предпринимателей и организаций) через Интернет. Срок действия регистрации – до 28.04.2013;

- №316458, содержащего сочетание графического и словесного обозначений: «HOLODILNIK.RU» на фоне прямоугольника, в цветовом исполнении: белый, синий, голубой, оранжевый. Товарный знак зарегистрирован 13.11.2006 с приоритетом товарного знака 04.03.2005 в отношении товаров (услуг) 35 класса МКТУ: продвижение товаров через Интернет-магазин (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение товарами предпринимателей и организаций) через Интернет. Срок действия регистрации – до 04.03.2015.

Словесное обозначение «holodilnik» использовано ЗАО «Компания «Симтекс» в доменном имени: holodilnik-tshok.ru, администратором которого оно является. По сообщению ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» от 01.08.2011 №1044-С, указанное доменное имя впервые зарегистрировано в RU-CENTER 08.12.2005.

Согласно сообщению ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» от 29.03.2012 №669-С, администратором спорного доменного имени второго уровня является ООО «Симтекс Софт». Права администратора переданы последнему 21.10.2011.

Из представленных в материалы протоколов осмотра письменных доказательств от 20.04.2011 и от 16.03.2012 следует, что на интернет-сайте, расположенном на странице со спорным доменным именем, содержатся предложения по реализации бытовой техники, адресованные неограниченному кругу лиц под обозначением «сеть магазинов бытовой техники и электроники «Техношок».

Посчитав, что обозначение, использованное в спорном доменном имени, сходно до степени смешения с товарным знаком истца, последний обратился с рассматриваемым иском в суд.

Апелляционный суд считает верным вывод суда первой инстанции об отсутствии сходства до степени смешения между товарными знаками истца и спорным доменным именем.

С учетом того, что термин «холодильник» является общеупотребимым, и ассоциируется у потребителя, в первую очередь, с определенным видом товара, а не с деятельностью определенного юридического лица, существенное значение для идентификации приобретают иные, используемые совместно с указанным обозначением, элементы. Ответчиками спорный элемент используется в совокупности с обозначением, которое в русской транскрипции воспринимается как слово «шок», и является частью наименования сети магазинов, осуществляющих реализацию бытовой техники, информация о товарах которых и размещена на сайте со спорным доменным именем. Довод ответчика о трудопроизносимости термина «шок» ничем не обоснован, и не соответствует действительности. Таким образом, даже при обнаружении при запросе в сети Интернет по слову «холодильник» информации о товарах, как реализуемых истцом, так и предлагаемых на спорном сайте, опасности смешения действий истца и ответчиков в глазах потребителя не возникает, поскольку содержание сайта ответчиков в достаточной степени индивидуально, и эта индивидуальность отражается, также, в составной части спорного доменного наименования, отличающего его от обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков истца.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции сделал обоснованный вывод об отсутствии нарушения со стороны ответчиков исключительных прав истца, в том числе предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, равно как и нарушений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ.

Согласно части 5 статьи 71 АПК РФ, никакое доказательство не имеет для суда заранее установленной силы. Таким образом, заключение Кудакова А.Д. о сходстве спорного обозначения с товарными знаками истца от 14.09.2011, принимая во внимание факт его составления по обращению заинтересованной стороны, не может являться достаточным доказательством сходства спорных обозначений. Оценка спорного обозначения в целом Кудаковым А.Д. фактически не дана, была проанализирована лишь часть обозначения, созвучная с обозначением, использованным в товарном знаке истца, что не позволяет оценивать представленное заключение как объективную оценку спорного обозначения, которое воспринимается потребителем в целом, в том числе с учетом обозначения «tshok».

В подпункте 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

Подпунктом 14.4.2.2 Правил указано, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

- близость звуков, составляющих обозначения;

- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

- наличие совпадающих слогов и их расположение;

- число слогов в обозначениях;

- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

- близость состава гласных;

- близость состава согласных;

- характер совпадающих частей обозначений;

- вхождение одного обозначения в другое;

- ударение.

(б) Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

(в) Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

(г) Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до