Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2012 по делу n А56-65321/2011. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

19 июня 2012 года

Дело №А56-65321/2011

Резолютивная часть постановления объявлена  13 июня 2012 года

Постановление изготовлено в полном объеме  19 июня 2012 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Савицкой И.Г.,

судей Лопато И.Б., Семеновой А.Б.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Крыловой А.С.,

при участии: 

от истца: Московкина А.А. по доверенности от 08.02.2012, Ряховской Е.И. по доверенности от 30.01.2012;

от ответчика: Капорина А.В. по доверенности от 19.12.2011;

от третьего лица: Тамашева К.Р. по доверенности от 06.07.2011;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Лента» и общества с ограниченной ответственностью «Хладокомбинат № 1» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.03.2012 по делу № А56-65321/2011 (судья Яценко О.В.), принятое

по иску закрытого акционерного общества «Холод Славмо»

к обществу с ограниченной ответственностью «Лента»

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Хладокомбинат № 1»

о взыскании компенсации 

          установил:

закрытое акционерное общество «Холод Славмо» (далее - ЗАО «Холод Славмо», адрес:  185035, город Петрозаводск  Республики Карелия, улица Кирова, дом 35, ОГРН 1021000507340) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Лента» (далее - ООО «Лента», адрес:  197374, Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, ОГРН  1037832048605) о взыскании 200 000 руб. компенсации.     

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Хладокомбинат № 1» (далее - ООО «Хладокомбинат № 1», адрес: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 17, ОГРН 1097847020721).

Решением суда от 12.03.2012 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

В апелляционной жалобе ООО «Хладокомбинат № 1», ссылаясь на нарушение и неправильное применение судом норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит отменить решение суда от 12.03.2012, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска ЗАО «Холод Славмо».

В апелляционной жалобе ООО «Лента», ссылаясь на нарушение и неправильное применение судом норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, также просит отменить решение суда от 12.03.2012, оставив иск ЗАО «Холод Славмо» без удовлетворения.

ЗАО «Холод Славмо» представлен отзыв на апелляционную жалобу ООО «Хладокомбинат № 1», в котором оно просит оставить ее без удовлетворения, а решение суда без изменения, считая его законным.

В судебном заседании представители ООО «Хладокомбинат № 1» и ООО «Лента» доводы апелляционных жалоб поддержали, а представитель ЗАО «Холод Славмо» возражал против ее удовлетворения, в том числе по мотивам, изложенным в отзыве.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Из материалов дела следует, что ЗАО «Холод Славмо» является правообладателем товарных знаков:   изобразительный товарный знак по свидетельству № 422534, приоритет товарного знака от 14.07.2010, дата регистрации 13.11.2010, выдан в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе мороженое. Товарный знак представляет собой изображение в виде синих и желтых (золотистых) полос переменной ширины, вафельного рожка с шариком мороженого, покрытого шоколадной глазурью и размещенного между третьей и четвертой строками надписи изображения в виде окружности со срезанной нижней частью, в которой расположено стилизованное изображение белого медведя и надпись «ХОЛОД СЛАВМО», выполненные в темно-голубом и белом цветах. По центру в четыре строки выполнены следующие надписи: «Трубочка» - крупным рисованным жирным шрифтом красного цвета с контурной обводкой букв белого цвета; «сахарная», «в шоколадной глазури», «пломбир» - средним печатным шрифтом белого цвета с контурной обводкой букв красного цвета; изобразительный товарный знак по свидетельству № 428080, приоритет товарного знака от 11.02.2010, дата регистрации 19.01.2011, выдан в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе мороженое. Товарный знак представляет собой два совмещенных и расположенных последовательно сверху вниз одинаковых изображения, аналогичных товарному знаку № 422534, а также полосы белого и серого цвета с левой и правой сторон;  изобразительный товарный знак по свидетельству № 422533, приоритет товарного знака от 14.07.2010, дата регистрации 13.11.2010, выдан в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе мороженое. Товарный знак представляет собой изображение в виде синих и желтых (золотистых) полос переменной ширины, вафельного рожка с шариком мороженого, покрытого шоколадной глазурью и размещенного между третьей и четвертой строками надписи изображения в виде окружности со срезанной нижней частью, в которой расположено стилизованное изображение белого медведя и надпись «ХОЛОД СЛАВМО», выполненные в темно-голубом и белом цветах. По центру в четыре строки выполнены следующие надписи: «Трубочка» - крупным рисованным жирным шрифтом красного цвета с контурной обводкой букв белого цвета; «сахарная», «в шоколадной глазури», «крем-брюле» - средним печатным шрифтом белого цвета с контурной обводкой букв красного цвета.     

Полагая, что ООО «Лента» реализует мороженое, упаковка которого содержит изображение, схожее до степени смешения с товарными знаками истца, ЗАО «Холод Славмо» 22.11.2011 направило ответчику предарбитражное предупреждение с требованием о прекращении указанного нарушения и прекращении реализации названной продукции.     

Ссылаясь на невыполнение ответчиком данного требования и реализацию 23.11.2011 спорной продукции, ЗАО «Холод Славмо» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 200 000 руб. компенсации на основании пункта 3 статьи 1252 ГК РФ.   

Суд первой инстанции признал требования истца обоснованными и удовлетворил их в полном объеме. При этом суд указал, что сравнительный анализ товарных знаков, принадлежащих истцу, и обозначения, используемого на продаваемых ООО «Лента» товарах, позволяет сделать вывод об использовании ответчиком в отношении однородных товаров (мороженое) обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, права на которые принадлежат ЗАО «Холод Славмо», что означает возможность смешения у потребителей товарного знака истца и обозначений, размещенных на изделиях, продаваемых ответчиком, а следовательно, действия ответчика нарушают исключительные права истца на товарный знак, а значит, данные нарушения должны быть компенсированы.

Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб и отзыва истца, заслушав представителей сторон и третьего лица, суд апелляционной инстанции полагает, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.     

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.     

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:     

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;     

2) при выполнении работ, оказании услуг;     

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;     

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;     

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.     

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.     

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.     

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.     

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.  Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.     

Исковые требования ЗАО «Холод Славмо» основаны на факте нарушения исключительных прав на принадлежащие ему товарные знаки (свидетельства № 422534, 422533 и 428080); истец полагает, что данными товарными знаками защищена упаковка мороженого - «Трубочка сахарная», производства ЗАО «Холод Славмо» (патент №56754).

В обоснование досудебной претензии и исковых требований истец также сослался на результаты социологического опроса, проведенный ОАО «ВЦИОМ» 22.09.2010 из которого следует, что большинство опрошенных воспринимают продукцию ЗАО «Холод Славмо» «Трубочка сахарная» и продукцию ООО «Хладокомбинат №1» «Сахарная трубочка» как линейку одного производителя; решение УФАС по Санкт-Петербургу без даты по делу №К05-76/11 в соответствии с которым действия ООО «Хладокомбинат №1», выразившиеся во введении в заблуждение в отношении производителя мороженого «Сахарная трубочка пломбир», признаны нарушением пункта 2 части 1 статьи 14 ФЗ от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции сделал вывод о том, что ответчик, реализуя продукцию ООО «Хладокомбинат №1» нарушает исключительные права ЗАО «Холод Славмо» на указанные товарные знаки, в силу чего упаковка мороженого «Сахарная трубочка» производства ООО «Хладокомбинат №1» является контрафактной.

Однако с подобными выводами суда первой инстанции нельзя согласиться в силу следующих обстоятельств.         

17.11.2011 Палатой по патентным спорам ФБГУ «Федеральный институт промышленной собственности» рассмотрены совместные возражения ЗАО «Хладокомбинат №1», ООО «Хладокомбинат №1» и Компании Премиа Таллинна Кюльмхооне АС о прекращении правовой охраны товарных знаков (свидетельства № 422534, 422533, 428080), принадлежащих ЗАО «Холод Славмо».

Решениями Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 13.12.2011 частично удовлетворены возражения заявителей, из указанных товарных знаков исключена правовая охрана изображения мороженого на фоне чередующихся волнистых линий.

Таким образом, охраняемым элементом товарных знаков (свидетельства № 422534, № 422533 и 428080) является только словосочетание «Холод Славмо», которое ООО «Хладокомбинат №1» не использует на своей упаковке мороженого «Сахарная трубочка», что подтверждается материалами дела и не оспаривается истцом.

Патент на промышленный образец № 56754, принадлежащий ЗАО «Холод Славмо» (упаковка для мороженого «Трубочка сахарная в шоколадной глазури») 24.01.2011 решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 2003502018/49 признан недействительным в полном объеме. Основанием для отмены патента №56754 явилось его несоответствие условиям патентоспособности «новизна», «оригинальность».

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 16.12.2011 по делу №А40-33556/П-110-262 оставлены без изменения решение Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2011 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2011, согласно которым решение Роспатента о признании недействительным патента № 56754 признано законным и обоснованным.

Таким образом, упаковка мороженого «Трубочка сахарная в шоколадной глазури» ЗАО «Холод Славмо», зарегистрированная в Роспатенте как промышленный образец по патенту № 56754, не подлежит правовой охране.

В соответствии с частью 1 статьи 4 АПК РФ, статьей 11 Гражданского кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Судебной защите подлежат нарушенные или оспоренные гражданские права. Истец не доказал факт обладания правами, о нарушении которых утверждает, в то время как ответчик и третье лицо представили исчерпывающие доказательства правомерности использования